인용상표 "STARCRAFT"는 등록상표의 출원 당시 이미 국내의 일반 수요자들 사이에 저명한 상표로 인식되어 있었으며, 인용상표가 저명한 이상 등록상표의 출원·등록이 인용상표의 식별력을 약화시키는 결과를 가져오고, 그에 따라 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제12호 에 정한 등록무효 사유가 있다고 본 원심의 판단을 수긍한 사례

[1] 상표법 제7조 제1항 제12호

데이비드슨 앤드 어소시에이트스 인코포레이티드 (소송대리인 변리사 송재련 외 2인)

동양제과 주식회사 (소송대리인 변리사 서상욱 외 2인)

특허법원 2003. 2. 7. 선고 2002허1935 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

1. 원심은 그 채용 증거들을 종합하여, 원고의 상표인 "STARCRAFT"는 원고가 'BLIZZARD ENTERTAINMENT'라는 가상상호 아래 개발하여 1998년 초 미국 시장에 처음 출시한 전략시뮬레이션 컴퓨터게임 소프트웨어의 명칭임과 동시에 위 소프트웨어에 부착한 상표로서, 1998. 4. 주식회사 엘지소프트웨어가 원고의 상표가 부착된 위 소프트웨어(이하 '원고의 상표 제품'이라 한다)를 국내에 수입하여 배포하기 시작하였고, 1999. 1.부터는 주식회사 엘지소프트웨어에서 분가한 주식회사 한빛소프트가 원고의 상표 제품의 수입배포를 담당해 온 사실, 원고의 상표 제품은 학생 층 및 직장인들 사이에서 폭발적인 인기를 누려 출시된 지 40여 일만인 1998. 4. 말경 이미 기존 게임시장에서 흥행작으로 평가되는 분기점인 2만 개를 넘어서 4만 개가 판매되고, 이어서 1998. 5.까지 약 55만 개, 1999. 7.까지 약 90만 개가 판매되었으며, 위와 같은 정품 이외에도 그 수배에 달하는 불법복제품이 일반 수요자들에게 판매된 사실, 1998. 11. 말에는 전국에서 선발된 500여 명의 선수가 참여하는 두루넷배 스타크래프트 대회가, 1998. 12.에는 SBS배 스타크래프트 대회가 전국적 규모로 개최되었고, 전국의 피시방에서 개최하는 상금 수십만 원 대의 소규모 경영대회가 수시로 개최된 사실, 1999년경 이미 '스타크래프트 100배로 즐기기' 등 게임에 관한 서적과 '스타크래프트 챔피온쉽' 등 비디오가 출시되고, 월 평균 30만 부 이상 발행되는 게임관련 잡지에도 스타크래프트 게임이 자주 소개되었으며, 원고의 상표를 이용한 티셔츠, 단추, 스티커 등 캐릭터 시장이 활성화되었고, 나아가 인터넷게임교육원 등 스타크래프트 게임방법 등을 강의하는 학원이 등장하고, 컴퓨터 게임과 관련된 학과가 4년제 대학 1개 및 2년제 대학 2개에 개설되기에 이른 사실, 그런데 피고는 1999. 2. 25. 지정상품을 '건과자, 비스켓, 비의료용추잉검, 캔디, 아이스크림, 초콜릿, 식빵, 떡, 곡물소시지, 과자용향미료'로 하여 '오리온 스타크래프트'와 'ORION STARCRAFT'가 2단으로 병기된 이 사건 상표를 출원하여 2000. 2. 24. 등록된 사실 등 판시와 같은 사실을 인정하였다.

원심은 나아가, 원고의 상표 제품이 국내에 출시된 시점부터 이 사건 등록상표의 출원일까지가 단기간이라는 점은 있으나, 짧은 시간에 이루어진 원고의 상표 제품의 판매 경위와 규모, 원고의 상표 제품의 이용자 층의 특성과 규모, 원고의 상표 제품이 가져온 사회·경제적 및 문화적 파급효과의 성격과 그 범위 등을 종합적으로 고려할 때, 원고의 상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 1999. 2. 25.경 이미 컴퓨터게임 소프트웨어의 거래자나 일반 소비자들 사이에서 현저하게 알려진 저명상표라고 봄이 상당하고, 이 사건 등록상표와 원고의 상표는 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 유사한 상표에 해당하며, 한편 원고의 상표의 각 구성 요소인 'STAR'와 'CRAFT'는 사전상의 단어로서 빈번하게 쓰이는 용어이기는 하나 그 조합으로서의 'STARCRAFT'는 하나의 조어로서 거래계에서 그 사용례를 쉽게 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표의 표장은 원고의 상표를 모방한 것으로 추정되며, 원고의 상표와 유사한 이 사건 등록상표를 지정상품 중 어느 것에 사용하더라도 이는 저명상표로서의 원고의 상표가 가지는 양질감 등의 가치를 희석화하는 것이므로, 피고는 결국 저명상표인 원고의 상표를 모방하여 원고의 상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고의 상표의 가치를 희석화하여 그 상표권자인 원고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록상표를 출원·등록하여 사용하는 것이라고 보아야 할 것이어서, 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제12호 가 정한 등록무효사유가 있다고 판단하였다.

2. 관계 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 과자류와 컴퓨터프로그램의 수요자 층의 공유만을 들어 양 상품의 견련관계를 인정한 것은 적절하다고 할 수 없으나, 원고의 상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 이미 국내의 일반 수요자들 사이에 저명한 상표로 인식되어 있었으며, 원고의 상표가 저명한 이상 이 사건 등록상표의 출원, 등록이 원고의 상표의 식별력을 약화시키는 결과를 가져오고, 그에 따라 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 등록무효 사유가 있다고 본 원심의 사실인정과 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위반이나 심리미진 또는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 관한 법리 오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.