[1] 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호 는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표를 등록불가 사유로 하고 있고, 구 상표법 제6조 제2항 은 제1항 제3호 , 제5호 , 제6호 에 해당하는 표장에 대하여만 그 사용의 결과 수요자 간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하고 있을 뿐 제1항 제4호 에서 정하는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 규정하고 있지 아니하므로, 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우에는 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있다고 하더라도 그것이 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’ 등에 의하여 보호받음은 별론으로 하고 이를 상표법상의 상표로 등록받을 수 없을 뿐만 아니라, 설사 등록받았다 하더라도 그 등록상표권의 효력이 구 상표법 제51조 제3호 소정의 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표에 대하여 미친다고 할 수 없고, 나아가 현저한 지리적 명칭이 다른 문자와 결합되어 있다 하더라도 그 지리적 명칭 자체에 자타 상품의 식별력이 부여되는 요부가 된다고 할 수 없다. [2] 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법 제6조 제2항 은 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는 것에 대하여도 등록받을 수 있다고 규정하고 있으나, 개정 상표법 부칙 제4항은 개정 상표법 시행 전의 상표등록 출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정함으로써 그 소급 적용을 배제하고 있으므로, ‘개정 상표법 시행 전의 상표등록 출원에 의한 등록상표’와 ‘선출원에 의한 타인의 등록상표’ 사이의 동일·유사 여부를 판단할 때에는 위 개정 상표법의 규정을 적용할 수 없다.

[1] 구 상표법하에서 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표가 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는 경우, 이를 상표법상의 상표로 등록받을 수 있는지 여부(소극) 및 현저한 지리적 명칭이 다른 문자와 결합되어 있는 경우 지리적 명칭 자체가 자타상품의 식별력이 부여되는 요부가 될 수 있는지 여부(소극)

[2] ‘개정 상표법 시행 전의 상표등록 출원에 의한 등록상표’와 ‘선출원에 의한 타인의 등록상표’ 사이의 동일·유사 여부를 판단함에 있어서 개정 상표법의 규정을 적용할 수 있는지 여부(소극)

[3] 구 상표법 시행 당시에 출원된 등록상표 “ ”와 인용상표 “ ”의 유사 여부를 판단함에 있어서 인용상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 ‘CAMBRIDGE’ 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는지의 여부에 관계없이 식별력 있는 요부로 볼 수 없음에도 불구하고, ‘CAMBRIDGE’ 부분을 ‘사용에 의한 식별력 있는 요부’로 보아 양 상표에 공통으로 포함되어 있는 ‘CAMBRIDGE’ 부분이 동일하다는 이유만으로 양 상표의 표장이 유사하다고 판단한 원심판결을 파기한 사례

[1] 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호 , 제2항 [2] 상표법 부칙(2001. 2. 3.) 제4항 [3] 상표법 제7조 제1항 제7호

[1][2] 대법원 2006.1.26. 선고 2004후1175 판결

주식회사 캠브리지 (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 최공웅외 2인)

북경아경과기개발유한공사(경정 전 피고 : 주식회사 시피아이) (소송대리인 변리사 이수완외 4인)

특허법원 2003. 9. 19. 선고 2003허2263 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

1. 먼저 상고이유 제1점에 관하여 판단한다.

가. 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호 는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표를 등록불가 사유로 하고 있고, 구 상표법 제6조 제2항 은 제1항 제3호 , 제5호 , 제6호 에 해당하는 표장에 대하여만 그 사용의 결과 수요자 간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하고 있을 뿐 제1항 제4호 에서 정하는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 규정하고 있지 아니하므로, 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우에는 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있다고 하더라도 그것이 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’ 등에 의하여 보호받음은 별론으로 하고 이를 상표법상의 상표로 등록받을 수 없을 뿐만 아니라, 설사 등록받았다 하더라도 그 등록상표권의 효력이 구 상표법 제51조 제3호 소정의 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표에 대하여 미친다고 할 수 없고, 나아가 현저한 지리적 명칭이 다른 문자와 결합되어 있다 하더라도 그 지리적 명칭 자체에 자타 상품의 식별력이 부여되는 요부가 된다고 할 수 없다 ( 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후452 판결 참조). 한편 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법(이하 ‘개정 상표법’이라 한다) 제6조 제2항 은 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는 것에 대하여도 등록받을 수 있다고 규정하고 있으나, 개정 상표법 부칙 제4항은 개정 상표법 시행 전의 상표등록 출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정함으로써 그 소급 적용을 배제하고 있으므로, ‘개정 상표법 시행 전의 상표등록 출원에 의한 등록상표’와 ‘선출원에 의한 타인의 등록상표’ 사이의 동일·유사 여부를 판단함에 있어서는 위 개정 상표법의 규정을 적용할 수 없다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, ‘가죽신, 검도복’ 등을 지정상품으로 하고 “ ”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제518695호)는 2000. 7. 5. 출원되었으므로 이 사건 등록상표의 등록무효심판 및 그 심결취소소송에 대하여는 구 상표법의 규정에 의한다 할 것인바, 이 사건 등록상표와 대비되는 ‘예복, 신사복’ 등을 지정상품으로 하고 “ ”로 구성되고 개정 상표법 시행 전에 출원·등록된 원심판시의 인용상표 1(등록번호 제316493호)의 구성 중 ‘CAMBRIDGE’ 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당하므로, 이 사건 등록상표의 구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부를 판단함에 있어서는 인용상표 1의 구성 중 ‘CAMBRIDGE’ 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는지 여부에 관계없이 식별력 있는 요부로 되지 아니한다 할 것이다.

다. 그럼에도 불구하고, 원심은 인용상표 1의 구성 중 ‘CAMBRIDGE' 부분을 ‘식별력 있는 요부’로 본 나머지 양 상표에 ‘CAMBRIDGE' 부분이 공통으로 포함되어 있다는 이유로 양 상표의 표장이 유사하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 상표의 식별력 및 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

2. 결 론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박시환(재판장) 이강국 손지열(주심) 김용담