2005허5860 거절결정 ( 상 )

000 주식회사

화성시 팔탄면

대표이사 000

소송대리인 변리사 오승건

특허청장

소송수행자 이주열

2005. 9. 23 .

2005. 10. 28 .

1. 원고의 청구를 기각한다 .

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다 .

특허심판원이 2005. 6. 8. 2004원5132호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

1. 심결의 경위

가. 특허청은 원고가 출원한 아래 나 ( 1 ) 항의 이 사건 출원상표가 아래 나 ( 2 ) 항의 선출원상표와 표장과 지정상품이 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 이 사건 출원상표와 선출원상표는 그 호칭이 유사하고 지정상품도 유사하여 특허청의 등 록거절결정이 타당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다 .

나. 이 사건 출원상표와 선출원상표 ( 1 ) 이 사건 출원상표 ( 가 ) 출원일 : 2002. 9. 12. ( 나 ) 출원번호 : 2002 - 42149호 ( 다 ) 구성 ( 라 ) 지정상품 : 호흡기관용 약제, 중추신경계용 약제, 세포부활용 약제, 항생물질 제제, 화학요법제, 종양치료용 약제, 소염제, 외피용 약제, 감각기관용 약제, 말초신경계용 약제 ( 상표법시행규칙 제6조 제1항의 별표 1 상품류 구분 제5류 ) ( 2 ) 선출원상표 ( 가 ) 등록번호 : 제595577호 ( 나 ) 상표권자 : 씨제이 주식회사 ( 다 ) 출원일 / 등록일 : 2001. 12. 29. / 2004. 10. 11 . ( 라 ) 구성 : ( 마 ) 지정상품 : 항암치료보조제, 세포부활용 약제, 항암제, 생물학적제제, 신경안 정제, 말초신경계용 약제, 소염제, 의료용 진단제, 순환기관용 약제, 종양치료제용 약제 ( 상표법시행규칙 제6조 제1항의 별표 1 상품류 구분 제5류 )

【 증거 : 당사자 사이에 다툼이 없음 )

2. 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고의 주장 ( 1 ) 선출원상표는 고지혈증치료제의 의약품 성분명인 심바스타틴 ( SIMVASTATIN ) 에서 의약품 상품명의 관용적 접미어인 틴 ( TIN ) 을 생략한 상표여서, 고지혈증치료제와 관련된 지정상품에 사용될 경우에는 그 원재료 표시이고, 고지혈증치료제와 관련 없는 지정상품에 사용될 경우에는 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있으며, 한편 세계보 건기구에서는 특정인이 독점하여서는 아니 되는 의약물질 또는 의약성분을 국제적 비독점 명칭으로 지정하여 그 어간이 상표등록 되지 않도록 권고하고 있는데, 선출원상표는 국제적 비독점 명칭인 심바스타틴의 어간에 해당하여 어느 한 사람이 독점하는 것이 적절하지 않거나 상품의 출처표시로서 인식되지 않으므로, 상표법 제6조 제1항 제3, 7호, 제7조 제1항 제11호에 각 해당하여 상표법 제8조 제1항의 선출원상표로서의 지위를 인정할 수 없다 .

( 2 ) 선출원상표와 같이 그 지정상품과 관련하여 상품의 출처 표시로서 인식되지 않거나 그러한 인식이 미약한 상표는 그 등록무효 여부와 관계없이 다른 상표와의 유사 여부를 판단함에 있어서 그 유사범위를 좁게 보아야 하는데, 이 사건 출원상표와 선출원상표는 그 외관과 관념뿐만 아니라 마지막 음절의 중성이 달라 그 호칭도 다르고 , 양 상표의 지정상품이 전문의약품으로 그 수요자가 의사나 약사 등의 전문가이어서 양상표가 같은 지정상품에 사용된다고 하더라도 상품의 출처에 대한 오인 · 혼동의 염려가 없으며, 식품의약품안전청에서 선출원상표가 제조품목허가 및 약가등재고시를 받았음에도 이 사건 출원상표에 대하여 제조품목허가 및 약가등재고시를 내준 점에 비추어 보아도 이 사건 출원상표는 선출원상표와 유사하지 아니하다 .

나. 판단

( 1 ) 선출원상표가 상표법 제8조 제1항의 선출원상표로서의 지위를 상실하는지 여부 상표법 제8조 제3항에서는 같은 조 제1항의 선출원상표로서의 지위를 상실하는 경우에 관하여 ' 상표등록출원이 포기 · 취하 또는 무효가 된 때 또는 상표등록 거절결정이나 심결이 확정된 때에는 그 상표등록출원은 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서 처음부터 없었던 것으로 본다 ' 고 규정하고 있고, 원고 주장의 사유가 위 규정에 해당하지 않음은 명백하므로, 설령 선출원상표에 원고 주장의 등록무효사유가 있다고 하더라도 원고가 그 사유로 선출원상표에 대하여 등록무효심판을 청구하는 것은 별론으로 하고, 등록무효사유를 가지고 있다는 사정만으로 선출원상표가 상표법 제8조 제1 항의 선출원상표로서의 지위를 상실하는 것은 아니며, 한편 상표의 유사 여부는 동종 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인 · 혼동을 초래할 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하면 되고 ( 대법원 2003. 10, 10. 선고 2003후816 판결 참조 ), 선출원 상표에 등록무효사유가 있다고 하여 그 직관적 인식의 기준이 달라져 그 유사범위를 좁게 보아야 하는 것은 아니다 .

( 2 ) 이 사건 출원상표와 선출원상표의 유사 여부 이 사건 출원상표는 한글 ' 심바스트 ' 로 이루어진 상표이고, 선출원상표는 한글 ' 심바스타 ' 와 영문자 ' SIMVASTA ' 가 위, 아래로 결합된 상표인바, 양 상표가 그 외관에 있어서 시각상 특히 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 영문자의 유무와 일부 한글의 구성이 달라 서로 유사하지 아니하고, 관념에 있어서도 양 상표가 모두 아무런 뜻이 없는 조어로 된 상표여서 유사하지 아니하나, 그 호칭에 있어서는 이 사건 출원상표는 ' 심바스트로, 선출원상표는 ' 심바스타 ' 로 각 호칭될 것이어서, 4음절 중 앞의 3음절과 마지막 음절의 초성이 같고 마지막 음절의 중성만 달라 유사하게 호칭되어 양 상표는 전체적으로 유사하며, 그 지정상품도 같거나 같은 약제류로서 유사하다. 한편 양 상표의 지정상품의 수요자가 의사나 약사 등의 전문가라고 하더라도 이러한 자들이 일반인보다 청감능력이 더 뛰어나 양 상표를 호칭에 있어서 구별할 수 있는 것도 아니어서 양 상표의 지정상품의 수요자가 의사나 약사 등의 전문가라는 사정만으로는 양 상표가 상품의 출처에 관한 오인 · 혼동의 염려가 없다고 보기도 어렵고, 식품의약품안전청에서 유사한 이 사건 출원상표와 선출원상표, 모두에 대하여 제조품목허가와 약가등재고시를 내주었다고 하여 달리 볼 것도 아니다 .

다. 소결론

따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제8조 제1항에 해당하는 등록 거절사유가 있다 .

고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다 .

3. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

재판장 이성호

이회기

박정희