롯데제과 주식회사(소송대리인 유미특허법인 담당변리사 김진희)

오리온스낵인터내셔널 주식회사(소송대리인 법무법인 바른법률 담당변호사 김치중외 4인)

2005. 9. 8.

1. 특허심판원이 2005. 5. 23. 2004당1276호 사건에 대하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 이 사건 심결의 경위

가. 이 사건 등록상표의 내용

(1) 구성 :

(2) 등록번호 : 제170841호

(3) 출원일/등록일 : 1988. 2. 4./1989. 5. 29.(1999. 8. 16. 존속기간 갱신등록)

(4) 상표권자 : 원고

(5) 지정상품 : 건과자, 비스킷, 아이스크림, 웨이퍼스, 초코렛, 비의료용추잉껌, 캐러멜, 캔디, 식빵, 떡(상품류 구분 제30류)

나. 원고는 2004. 6. 18. 이 사건 등록상표가 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용되고 있지 아니하다는 이유로 상표등록취소심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2004당1276호 로 심리한 후 2005. 5. 23. 다음과 같은 이유로 피고가 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 국내에서 정당하게 사용하였다고 인정하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 심결의 요지

(1) 피고는 2002. 7. 12. “www.pocachip.co.kr”을 도메인네임으로 등록하고 인터넷 홈페이지를 개설한 후, 여기에서 “포카칩” 상품에 대한 광고 이벤트 등을 실시하는 등 홈페이지에서 다양한 형태로 광고하고 있는 “POCACHIP”은 상표법 제2조 제1항 제6호 다목 에 해당하는 상표의 사용이다.

(2) 피고는 2002. 2. 1. 해외의 Quizno's라는 업체에 감자칩을 공급하기 위한 제안서에서 브랜드의 하나로 “POCACHIP”을 사용하였고, 2002. 4. 2. 제품소개 자료에서도 “POCACHIP”을 사용하였다.

(3) 피고가 회사의 홍보와 함께 상품(대표브랜드)을 홍보하는 1999년부터 2003년도까지의 영문판 Annual Report를 작성하였는데, 각 해당 면에는 Snack류에 “pocachip”브랜드가 포함되어 있다.

(4) 실사용상표 “POCACHIP”은 “POCA”와 “CHIP”이 간격 없이 결합되어 있으나 “CHIP”은 사전에 의하면 “잘게 썰어서 기름에 뛰긴 요리”의 뜻을 가지고 있어 일반적으로 과자의 종류나 형태를 말하는 용어일 뿐만 아니라 지정상품 과자류에 수십 건이 등록되어 있어 식별력이 없다 할 것이므로, 실사용상표 “POCKACHIP” 중 “CHIP” 부분은 식별력이 없는 부가적 사용에 해당하여 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내의 사용이다.

[증거] 갑 제1, 2호증의 각 기재

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 피고의 인터넷 주소 등록일이 2002. 7. 12.로서 이 사건 심판청구일인 2004. 6. 18.보다 이전이라 할지라도 언제부터 어떠한 화면구성과 내용으로 홈페이지를 제작하여 운영하였는지 알 수 없고, 피고가 인터넷상에 홈페이지를 개설하여 운영하였다 하더라도 홈페이지 자체가 일반 수요자들 사이에서 널리 알려져 있는 것이 아니라면 이러한 홈페이지 내부에 상표를 표시하는 행위는 상표법상의 상표의 사용이라 할 수 없으며, 홈페이지의 ‘메뉴’에 표시된 표장 역시 상표법상의 상표의 사용이라 할 수 없다.

(2) 피고가 그 홈페이지에서 실제 사용한 표장은 “ ”, “ ”, “ ”, “ ” 및 “POCACHIP”과 “Everyday EVENT”가 세로 2단으로 구성된 것, “POCACHIP”과 “포카칩 TV-CF”가 세로 2단으로 구성된 것 등인데 반하여, 이 사건 등록상표는 ‘POCA’이므로 위 실사용상표는 이 사건 등록상표의 동일성 범위 내에서의 사용이 아니다.

(3) 피고가 Quizno's에 제공한 제품 공급제안서 및 제품 소개 자료는 피고가 실제 생산한 제품의 상표라 할 수 있는 한글 “포카칩”을 영어로 표기한 것일 뿐이고, 피고의 Annual Report는 기업의 영업과 재무활동의 성과에 대한 보고서로서 상품의 광고를 위한 매체라 할 수 없으므로, 여기서 “POCACHIP”이 사용되었다 하더라도 이를 상표로서의 사용이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내의 사용이 아니다.

나. 판단

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호 에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며( 대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 참조), 문자와 문자의 결합으로 이루어진 결합상표에 있어서 일부의 문자 부분이 상표의 전체적인 구성에 거의 영향을 미치지 않을 정도로 차지하는 비중이 매우 적은 부기적인 부분이거나 별도의 상표 표지로서 인식되지 않는다면 몰라도 그렇지 않은 이상 그 문자 부분을 생략한 실사용상표는 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없다.

(2) 갑 제4 내지 7호증, 을 제1 내지 6호증, 을 제10호증의 1 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 2002. 7. 12. “www.pocachip.co.kr”을 도메인네임으로 등록하고 그 주소의 인터넷 홈페이지를 개설한 후, 홈페이지의 초기화면에서 여자 모델이 “포카칩” 상품을 들고 있는 모습을 게재하는 등 광고 이벤트 등을 실시하고, 홈페이지의 메뉴를 “ ”와 같이 구성하여 각 메뉴를 클릭하면 “포카칩” 상품에 대한 사진 및 광고 등을 모아놓은 다른 사이트로 이동할 수 있게 해 놓은 사실, 초기화면의 우측에는 “POCACHIP”과 “Everyday EVENT”를 2단으로 구성하고 그 아래에 여자 모델이 “게임하면 포카칩 한 박스가 쏟아진다”라고 말하는 것처럼 꾸며 놓은 사실, 초기 화면 우측 아래에는 “POCACHIP”과 “포카칩 TV-CF”를 세로 2단으로 구성하고 그 아래에 여자 모델이 “포카칩” 과자를 들고 있는 화면과 함께 “떠오르는 CF계의 샛별, 이기용 그녀가 이번엔 포카칩에 빠졌다. 새로운 포카칩 광고 기대되죠”라고 꾸며놓은 사실을 인정할 수 있고, 피고가 해외의 Quizno's라는 업체에 감자칩을 공급하기 위하여 2002. 2. 1. 영문으로 작성한 제안서의 내용 중에는 피고 제품 브랜드의 하나로 “POCACHIP”을 사용한 사실, 피고가 1999년부터 2003년도까지 작성한 영문판 Annual Report의 내용 중에 Snack류에 “pocachip”브랜드가 포함되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위와 같는 형태로 사용한 피고의 실제사용표장이 이 사건 등록상표 “POCA”와 동일성 범위 내에 있는지 여부에 관하여 본다.

(3) 살피건대, 피고의 실제사용표장 중 “POCACHIP”은 이 사건 등록상표인 “POCA”에 “CHIP” 표시가 부가된 것임은 앞서 본 바와 같고, 변론 전체의 취지에 의하면 위 “CHIP”은 ‘(나무ㆍ돌 따위의) 한 토막, (과자류의) 얇은 한 조각, 반도체 소자’ 등의 의미를 갖는 영어단어이고, “잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리”라는 뜻으로 인식되어 그와 같은 과자류를 지정상품으로 하는 상표에 다수 사용된 사실이 인정되나, 조어로 구성되어 아무런 관념이 없는 이 사건 등록상표 “POCA”에 “CHIP”이라는 단어가 부가되어 국내의 거래자나 일반 수요자가 직감적으로 또는 암시적으로 그 상품의 성질을 알 수 있게 되고, 그 사용태양에 있어서도 “POCA”와 같은 “CHIP”이라는 4자의 알파벳이 같은 형태로 일련 불가분적으로 결합되어 있으며, 그 호칭에 있어서도 “포카”와 “칩”을 분리하지 않고 전체로 “포카칩”으로 호칭하고 있는 점, 피고는 순 한글로 된 “포카칩”이라는 별도의 상표를 등록하고 있는 점(원고가 제출한 참고자료 2 참조) 등으로 보아 “CHIP” 부분이 상표 표장에 있어서 아무런 의미가 없는 부가적 부분이라 할 수 없으므로, 피고가 위와 같은 표장을 사용한 사실이 있다 하여도 그러한 사용을 두고 이 사건 등록상표의 사용이라고는 할 수 없다.

(4) 그렇다면 피고가 홈페이지에서 “ ” 등의 방법으로 사용한 표장 역시 이 사건 등록상표의 동일성 범위 내에 들어가지 않는다 할 것이므로, 앞서 인정한 피고의 실사용표장이 이 사건 등록상표의 지정상품에 실제로 사용된 것으로 볼 수 있는지에 대하여는 살펴 볼 필요 없이 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하는 등록취소사유가 있다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.