[출원상표] 지정상품 : 상품류 구분 제25류 “가죽신, 단화, 부츠, 스웨터, 스포츠 셔츠, 스포츠용 스타킹, 아동복, 야구화, 에어로빅 반바지, 에어로빅 반바지, 에어로빅 반바지, 에어로빅 반바지, 에어로빅 반바지, 에어로빅 반바지, 와이셔츠, 우화(rain boots), 저지, 조깅 반바지, 조깅 셔츠, 축구 경기용 반바지, 축구 경기용 반바지, 축구 경기용 반바지, 축구 경기용 셔츠, 축구화, 트랙슈트, 풀오버(pullover)”, 제28류 “축구공”이다.

엄브로 인터내셔날 리미티드(소송대리인 변호사 황영주)

특허청장

2006. 10. 13.

1. 특허심판원이 2006. 4. 27. 2005원6422호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 심결의 경위 등

가. 사건 출원상표

① 출원일/출원번호 : 2004. 2. 27./제8829호

② 구성 : “ ”

③ 지정상품 : 상품류 구분 제25류 “가죽신, 단화, 부츠, 스웨터, 스포츠 셔츠, 스포츠용 스타킹, 아동복, 야구화, 에어로빅 반바지, 에어로빅 셔츠, 와이셔츠, 우화(rain boots), 저지, 조깅 반바지, 조깅 셔츠, 축구 경기용 반바지, 축구 경기용 셔츠, 축구화, 트랙슈트, 풀오버(pullover)”, 제28류 “축구공”

가. 이 사건 심결의 경위

원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은, ‘이 사건 출원상표는 도형이 마름모형으로서 그 구성이 간단하고 흔히 있는 표시로 된 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제6호 에 해당한다.’라는 이유로 같은 법 제23조 에 의하여 거절결정하였다. 이에 원고가 거절결정 불복심판을 청구하자, 특허심판원 이를 2005원6422호 로 심리한 후, 2006. 4. 27. ‘이 사건 출원상표의 표장은 간단하고 흔히 있는 표시로 구성된 것이고, 원고가 제출한 증거만으로는 그 지정상품에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다.’라는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고 주장의 요지

(1) 주위적 주장

이 사건 출원상표의 표장은, 단순한 다이아몬드 또는 마름모 도형 2개의 결합이 아니라, 일정한 면적을 갖는 검고 두꺼운 마름모 또는 다이아몬드 도형 2개와 하얀 다이아몬드 또는 마름모 도형 2개가 규칙적으로 배열되어, 4개의 다이아몬드 또는 마름모 도형이 전체적으로 이 사건 출원상표의 중앙으로 일반수요자들의 시선을 집중시키도록 구성된 것으로서, 그 독특한 조형미를 느끼게 하는 상표이며, 국내에서 원고 이외에 이를 사용하는 곳이 없으므로, 간단하고 흔한 표장이라 할 수 없다.

(2) 예비적 주장

원고는 1924년경 영국에서 “UMBRO” 사업을 진행한 이래 이 사건 출원상표를 세계 90여 개 나라에서 축구와 관련된 상품에 널리 사용되고 있으며, 국내에서도 프로축구팀인 전북 현대모터스를 후원하기도 하고, 인터파크 등 여러 인터넷 쇼핑몰을 통하여 지정상품을 판매하여 왔으며, 이 사건 출원상표에 대한 기사가 각종 신문에 실렸으며, 이 사건 출원상표가 부착된 상품이 광고되는 등으로, 이 사건 출원상표는 그 출원일 이전에 사용되어 등록여부 결정시에는 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로 등록되어야 한다.

(3) 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

가. 상표법 제6조 제1항 제6호 에 해당하는지 여부

상표법 제6조 제1항 제6호 는 ‘간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 상표’를 상표등록대상에서 제외하고 있으므로, 우선 이 사건 출원상표가 이에 해당하는 상표인지에 관하여 살펴본다.

이 사건 출원상표 표장의 구성을 살펴보면, “ ”와 같이 납작한 마름모 또는 옆으로 누운 다이아몬드 모양 안에 작은 크기의 같은 모양이 하나 더 배치된 것이다.

일반적으로 “◇”와 같은 마름모 또는 “ ”와 같은 다이아몬드 모양은 간단하고 흔히 있는 표시로 볼 수 있다.

그러나 이 사건 출원상표의 표장은, ① 상·하의 폭이 좁은 납작한 마름모 또는 다이아몬드가 옆으로 누운 모양을 취하고 있어 일반적으로 흔히 쓰이는 마름모 또는 다이아몬드의 모양과는 다르고, ② “ ”와 같이 마름모 모양이 얇은 이중의 선으로 구성된 것이 아니라, 일정한 폭을 지닌 검은 띠로 마름모를 형성하고 2개의 마름모 띠의 면적이 전체 마름모 면적의 1/2을 넘게 차지할 정도이어서, 두 개의 검은 띠만으로 4개의 마름모를 형성한 것과 같게 되어, 2개의 선으로 구성된 마름모에 비하여 시선을 가운데로 집중시키는 효과가 훨씬 크다. 이 사건 표장의 이러한 특징에 비추어 보면 그 구성이 간단한 것이라고 단정하기는 어렵다.

또한, 가사 이 사건 출원상표 표장의 구성이 간단한 것이라고 하더라도 흔히 사용되고 있다는 점에 관하여 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 출원상표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표라 할 수 없다.

가. 소결론

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제6호 에 해당한다고 볼 수 없으므로 나아가 원고의 예비적 주장에 관하여 살펴볼 필요 없이 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용한다.

판사 황한식(재판장) 강경태 한동수