2005허8951 거절결정 ( 상 )

쉐링 코포레이션 ( Schering Coporation )

미국 뉴저지주 07033 케늘워어스시 개롭핑 힐 로드 2000

( 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ, 07033, U. S. A )

대표자 조엘 비네르 ( Joel Wiener )

소송대리인 변호사 황영주

특허청장

소송수행자 배신섭

2006. 3. 8 .

2006. 4. 5 .

1. 특허심판원이 2005. 8. 25. 2004원5847호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다 .

주문과 같다 .

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고는 2003. 6. 24. 아래 나항 기재 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청은 이 사건 출원상표가 아래 다항 기재 선등록상표와 그 표장과 지정상품이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 2004. 11. 9. 거절결정을 하였다 .

특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여, 이 사건 출원상표는 “ 엘로콤 ” 으로 호칭될 것이므로 선등록상표 “ 엘레콤 ” 과 청감이 유사하여 유사한 표장에 해당되고, 양 상표는 모두 각종 약제를 지정상품으로 하고 있어 그 지정상품도 유사하므로 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다 .

나. 이 사건 출원상표 ( 1 ) 출원일 / 출원번호 : 2003. 6. 24. / 제2003 - 28474호 ( 2 ) 구성 : ELOCOM ( 3 ) 지정상품 : 별지와 같다 .

다. 선등록상표( 1 ) 출원일 / 등록일 / 등록갱신일 / 등록번호 : 1993. 12. 11. / 1995. 4. 6. / 2005. 3. 30. / 제311012호 ( 2 ) 구성 : 엘레콤 ( 3 ) 지정상품 : 인공감미료, 유기할로겐화물 ( 상품류 구분 제1류 ), 비타민제, 아미노 산제, 대사성약제, 중추신경계용 약제, 말초신경계용 약제, 감각기관용 약제, 포도당주 사액, 약재용 사향 ( 상품류 구분 제5류 )

[ 인정근거 : 다툼 없는 사실 ]

2. 심결의 적법 여부

가. 이 사건 출원상표는 영문자로 구성된 표장이고, 선등록상표는 한글로 구성된 표장으로서 양 표장은 모두 특별한 의미를 가지고 있지 아니하므로 그 관념을 대비할 수 없고, 그 외관도 다르다. 한편 선등록상표 엘레콤은 “ 엘레콤 ” 으로 호칭될 것이고 , 이 사건 출원상표 ELOCOM은 “ 엘로콤 ” 또는 “ 에로콤 ”, “ 엘로컴 ”, “ 에로컴 ” 등으로 다양하게 호칭될 수 있을 것인데, 이 사건 출원상표가 그 중 어느 것으로 호칭될 것인지에 관하여 살펴본다 .

상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다 ( 대법원 2005. 11. 10 . 선고 2004후2093 판결 참조 ) 고 할 것이다 .

나. 우선 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품을 비교하여 보면, 선등록상표의 지정상품 중 “ 비타민제, 아미노산제, 대사성약제, 중추신경계용 약제, 말초신경계용 약제, 감각기관용 약제, 포도당주사액, 약재용 사향 ” 은 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일하거나 유사하고, 선등록상표의 지정상품 중 “ 유기할로겐화물 ” 은 그 개념이 명확치 않으나 “ 할로겐화 ” 란 “ 화합물 ( 화합물로는 무기화합물과 유기화합물의 어느 경우라도 무방하나 일반적으로 유기화합물인 경우를 말한다 ) 속에 할로겐 원자를 넣는 반응 ( 할로겐의 종류에 따라 불소화, 염소화, 브롬화, 요오드화 등이라고 한다 ) ” 을 말하므로 위 “ 유기할로겐화물 ” 에 이 사건 출원상표의 지정상품 중 “ 의약용 요오드화물, 의약용 요오드화알칼리 ” 가 속한다고 볼 수 있어 선등록상표의 지정상품은 “ 유기할로겐화물 ” 중 의약품이 아닌 것과 “ 인공감미료 ” 를 제외하고는 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일하거나 유사하다고 할 수 있고, 선등록상표의 지정상품 중 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 지정상품은 모두 의약품에 해당한다 .

다. 약사법 제50조 내지 제52조, 그 시행규칙 제80조에 의하면, 의약품의 용기나 포장 ( 외부포장도 포함 ) 에는 원칙적으로 그 명칭을 기재하여야 하고, 그 명칭은 수출용 의약품 외에는 한글로 기재하되, 한글과 같은 크기의 한자 또는 외국어를 함께 기재할 수 있도록 되어 있고, 갑 제3호증 내지 제253호증의 3의 각 기재 또는 사진영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 의약품 제조업체들은 의약품에 한글명칭만 표기하는 것이 아니라 외국어 명칭을 함께 표기하는 경우가 많고, 의약품의 상표를 출원함에 있어서도 외국어로 된 표장뿐만 아니라 그 외국어표장의 한글음역표장을 각각 상표출원하고 있으며, 원고도 이 사건 출원상표의 출원일에 그 한글음역표장 “ 에로콤 ” 함께 출원하여 상표등록 ( 등록번호 : 제599774호 ) 을 받은 사실, 1994년경부터 원고의 대한민국 내 계열회사인 쉐링푸라우코리아 주식회사가 “ 에로신 ” 이라는 상표 ( 원고가 1989년경 “ ELOCYN " 과 그 한글음역표장 “ 에로신 ” 을 대한민국에 상표출원하여 그 다음해에 각각 상표등록됨 ) 로 연고, 로션 등을 제조, 판매하다가, 2000년경부터는 원고로부터 이를 수입하여 판매하기 시작하였고, 2003. 5. 14. 경부터 제품명을 “ 에로콤 / ELOCOM " 으로 변경하여 수입, 판매하고 있는 사실을 인정할 수 있다 .

위에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 지정상품 중 선등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 지정상품은 모두 의약품으로서 위 약사법령의 규정에 의하여 그 명칭이 한글로 표시되어야 하는 점, 의약품제조업체들이 외국어로 구성된 상표와 그 한글 음역상표를 함께 출원하여 의약품의 명칭으로 한글상표와 외국어상표를 함께 표기하는 경우가 많은 점, 원고가 이 사건 출원상표의 한글음역상표를 등록받아 현재 생산, 판매하고 있는 의약품인 연고에 이 사건 출원상표와 위 한글음역상표 “ 에로콤 ” 함께 표기하고 있는 점, 현재 시판되는 “ 에로콤 ” 연고의 변경 전 명칭으로 “ 에로신과 “ ELOCYN " 을 상표등록 받아 사용한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 선등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 지정상품에는 그 명칭으로 이 사건 출원상표 ELOCOM만이 아니라 한글음역상표 “ 에로콤 ” 이 함께 표기될 것으로 보이고, 이 사건 출원상표는 “ 엘로콤 ” 과 “ 에로콤 ” 어느 것으로도 읽혀질 수 있으므로 지정상품에 이 사건 출원상표와 위 한글음역상표가 함께 표기된 경우에 일반 거래자 및 수요자들은 상품에 표기된 한글표장을 보고 “ 에로콤 ” 으로 호칭하는 것이 보통이지, 구태여 영문표장을 보고 병기된 한글표장 외의 다른 명칭으로 호칭할 것으로 보이지는 아

니한다 .

라. 위와 같이 이 사건 출원상표가 “ 에로콤 ” 으로 호칭되는 경우에 선등록상표와 그 청감이 달라 양 상표는 서로 구분되므로 유사한 상표로 볼 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7조에 해당한다고 할 수 없으므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하다 .

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 이기택 ,

판사 우라옥

판사 노갑식

이 사건 출원상표의 지정상품의 표시

농산물이유식, 유당 ( 乳糖 ), 축산물이유식, 유아용 분유, 수산물이유식, 코르티코스테로이

드제 ( corticosteroid preparation ), 의료용 호르몬, 가축병치료제, 감각기관용 약제, 감홍

( 甘 ), 강장제, 개용 구충제, 건부병균용 ( 乾腐病菌用 ) 살균제, 경구용 피임약제, 고무를

바른 타페타연고, 괄태충구제제 ( 驅除劑 ), 구강소독제, 구강청량제, 구충제, 굴라드수 ( 水 ) ,

기관지확장제, 기생충구제제 ( 驅除劑 ), 기생충구제제용 카르볼리늄, 눈세척제, 담배잎을

사용하지 않는 의료용 권연, 대구간유, 대사성약제, 도찰제 ( 塗擦劑 ), 독약, 동물용 약제 ,

동상용 약제, 디기탈린 ( Digitalin ), 마약제, 마취제, 말초신경계용 약제, 말파리구제용 ( 關

除用 ) 유, 멘톨 ( Menthol ), 면역조절제, 모기향, 물리적 장해 치료용 약제, 밀의 흑수병

( 黑穗病 ) 치료제, 반창고제거용제, 발한치료제, 방부제, 방충제, 방충향, 배설촉진제, 백

분병치료제, 백신, 변비완화용 약제, 부인용 한방약, 비뇨생식기용 약제, 비듬치료제, 비

인체용 방취제, 비타민제, 사람 및 동물용 미량원소제제, 산소욕용 산소, 살균제, 살비

제, 살조제 ( 殺藻劑 ), 살충제, 생물학적 제제, 생약, 선번 ( Sunburn ) 치료용 연고, 선번

( Sunburn ) 치료용 의약제, 세균독 ( 毒 ), 세균배양용 배지 ( 培地 ), 세포부활용 약제, 소염제 ,

소화기관용 약제, 수렴제, 수은 연고, 수의과용 그리스, 수의과용 아미노산, 수의과용 효

소, 수의과용 효소제, 순환기관용 약제, 스멜링솔트, 스테로이드, 스트리키닌, 습포제 ,

신경안정제, 아코니틴, 아편제, 안과용 약제, 알레르기용 약제, 약쑥, 약용 설폰아미드 ,

약용 캔디, 약용 캡슐, 약제제형제조용 조성물, 얄라파, 양모제, 어지럼증치료용 환제 ,

엘릭서약제, 염치료용 환제, 오포델도크, 완하제 ( 緩下劑 ), 외피용 약제, 월경순환조절정

제, 위생용 소독제, 유열예방제, 유충구제제 ( 驅除劑 ), 의료욕용 약제, 의료용 가스, 의료

용 거머리, 의료용 거전발삼, 의료용 건조제, 의료용 고약, 의료용 과산화수소, 의료용

광천수, 의료용 구강세정액, 의료용 그리스, 의료용 글리세린, 의료용 기나피 ( 皮 ), 의료

용 나트륨염, 의료용 대추액, 의료용 대황근 ( 大黃根 ), 의료용 동위원소, 의료용 디아스타

제, 의료용 딜오일 ( Dill oil ), 의료용 레시틴, 의료용 목욕염류, 의료용 및 수의과용 세균

제제, 의료용 및 수의과용 화학시약, 의료용 바셀린, 의료용 발삼제제, 의료용방사선조

영 ( 造影 ) 물질, 의료용 방사성물질, 의료용 방향제, 의료용 사료첨가제, 의료용 사르사파

릴라 ( Sarsaparilla ), 의료용 세정제, 의료용 식욕감퇴제, 의료용 식이요법제, 의료용 아미

노산, 의료용 아일랜드이끼, 의료용 알부민조제제, 의료용 알카로이드, 의료용 앙고스투

라껍질, 의료용 연초, 의료용 염류, 의료용 영양첨가제, 의료용 자황, 의료용 장뇌 ( 腦 ) ,

의료용 장뇌유 ( 腦油 ), 의료용 젤라틴, 의료용 진단제, 의료용 차, 의료용 체중감량차 ,

의료용 추잉검, 의료용 칼륨염, 의료용 콘듀랑고수피 ( 樹皮 ), 의료용 콰시아, 의료용 퀘브

라초수피 ( 樹皮 ), 의료용 퀴놀린, 의료용 키니네, 의료용 팅크제, 의료용 포도당, 의료용

포마드, 의료용 피마자유, 의료용 허브탕제, 의료용 혈액, 의료용 회향, 의료용 효소, 의

료용 효소제, 의료용 훈증소독제, 의약용 감초, 의약용 겐티아나, 의약용 과이어콜, 의

약용 동상연고, 의약용 로션제, 의약용 류풀린, 의약용 마그네시아, 의약용 맥각 ( 麥角 ) ,

의약용 맥아, 의약용 맹그로브수피 ( 樹皮 ), 의약용 멜리사수 ( 水 ), 의약용 모발성장촉진제 ,

의약용 목탄, 의약용 몰식자산, 의약용 미로 발란수피 ( 樹皮 ), 의약용 민트, 의약용 부식

제, 의약용 브롬, 의약용 비스무트아질산, 의약용 비스무트제제, 의약용 석회제제, 의약

용 셀룰로즈에스테르, 의약용 셀룰로즈에테르, 의약용 소화제, 의약용 수화 ( 水化 ) 클로랄 ,

의약용 시럽, 의약용 아마인, 의약용 아마인분, 의약용 아몬드유, 의약용 알데히드, 의

약용 알콜, 의약용 약초, 의약용어분 ( 魚粉 ), 의약용 에스테르, 의약용 에테르, 의약용 연

고, 의약용 오일, 의약용 요오드, 의약용 요오드화물, 의약용 요오드화알칼리, 의약용

우유효소, 의약용 유칼립톨, 의약용 유칼립투스, 의약용 유황화 ( 疏黃華 ), 의약용 전제 ( 煎

劑 ), 의약용 중탄산 ( 重炭酸 ) 소다, 의약용 진흙, 의약용 초산알루미늄, 의약용 초산염, 의

약용 침제 ( 浸劑 ), 의약용 카슈, 의약용 콜로디온, 의약용 크레오소트, 의약용 타르타르 ,

의약용 테레빈, 의약용 테레빈유, 의약용 티몰, 의약용 페놀, 의약용 펙틴 ( Pectin ), 의약

용 펩신, 의약용 펩톤, 의약용 포름알데히드, 의약용 홉추출물, 의약용 효소, 이명치료

용 환제, 인공수정용 정액, 인삼캡슐, 임신진단시약, 자양강장변질제, 장기 ( 臟器 ) 추출액

요법제, 접착고약, 정제 제조용 첨가제, 제초제, 제충국 분말, 조제용제, 조혈제, 종양치

료용 약제, 좌제, 중추신경계용 약제, 중추치료용 약제, 쥐약, 진단용 아이소토프표지물

질, 진단용 약제, 진정제, 진통제, 질세정제, 천식용 차, 체중감량용 의료제제, 최면제 ,

치료용 아이소토프표지물질, 치아발생촉진제, 치유욕용 ( 治癒浴用 ) 해수, 치질용제, 치질

치료제, 칸타리드스분말, 코카인, 콘택트렌즈세척제, 콘택트렌즈용 용액, 큐라레, 탕약

제, 토양살균제, 티눈고, 티눈치료약, 파리 구제제 ( 驅除劑 ), 포도나무병치료제, 포도나무뿌

리진디처치제, 피부경결 ( 硬結 ) 치료제, 피부보호용 약제, 항뇨산제제, 항문용 약제, 항생

물질제제, 항은화식물제제, 해열제, 해충구제제 ( 驅除劑 ), 헤모글로빈, 혈당강하제, 혈액용

제, 혈장, 혈청, 혈청요법용 약제, 호흡기관용 약제, 화상치료제, 화학세정용 소독제, 화

학요법제, 화학적 피임약, 화학적 장해치료용 약제, 히드라스티닌, 히드라스틴, HBS항

체측정시약, 약재용 사향, 두통용 펜슬, 류마티즘방지반지, 류마티즘방지팔찌, 심전계 전

극용 화학전도체, 약이 채워진 구급상자, 의료용 팔찌, 지혈용 펜슬, 가제, 반창고, 발가

락 염증용 패드, 생리대, 생리대용 벨트, 생리용 냅킨, 생리용 니커즈, 생리용 타월, 생

리탐폰, 소독면, 수유용 ( 授乳用 ) 패드, 실금환자용 기저귀, 실금환자용 팬티 또는 흡수

재, 안대 ( 限帶 ), 오불라토, 외과 및 정형외과용 뼈접합제, 외과용 붕대, 외과수술 이식용

리빙티슈, 외상용 스펀지, 위생팬티, 의료용 고무, 의료용 면포, 의료용 유지, 의료용접

착밴드, 의료용 탄성밴드, 의약용 로션처리티슈, 의치용 도자기재, 이대 ( 耳帶 ), 치과용

고무, 치과용 래커, 치과용 시멘트, 치과용 아말감, 치과용 유향수지, 치의용 몰딩왁스 ,

탈지면 ( 화장용은 제외한다 ), 파리 잡이용 점착제, 파리 잡이용 종이, 방충지, 의료용 미생

물 ( 효모는 제외한다 ) [ 상품류 구분 제5류 ]