2019 나2047941 표장사용 금지청구

주식회사 A

서울

대표이사

소송대리인 변호사 김대규

B 주식회사

광주

대표이사

소송대리인법무법인 양헌(담당변호사 김홍정, 이혜린)

서울동부지방법원 2019.9.26.선고 2018가합109033 판결

2020.5.14.

2020.6. 18.

1. 이 법원 에서 변경된 청구를 포함하여 제 1심판결을 다음과 같이변경한다. 원고 의 청구 를 기각한다.

2. 소송 총비용 은 원고가 부담한다.

제 1 심판결 을 취소 한다.

피고 는 자신 이 생산하는 상품, 그 포장용기 및 선전광고물 에 별지4 목록 기재와 같은

방법 으로 표장 을 표시하여서는 아니 된다.

피고 는 별지 5 목록 기재 표장을 골프공 또는 골프공 의 포장, 라벨, 선전광고물 및 카

달 로그 에 사용 해서는아니 된다.

( 원고 는 별지 1 목록기재 표장의 사용금지 등 을 구하다가 이 법원에 이르러 위와 같이

청구 취지 를 변경 하면서 항소취지도 변경하였다.)

1. 기초 사실

가. 원고 는 골프 용품 생산 및 판매를 목적으로 하는 회사이고, 피고는 골프공 생산 및 판매 를 목적 으로하는 회사이다.

나. 원고 는 자신 이생산하는 골프공과 관련하여 아래와 같이자신의 상호와 'vivid'라는 단어 를 결합한 상표를 출원하여 등록받았다. 1 ) 출원일 / 등록일/ 등록번호:2013.2.15./ 2014.2. 14./ 제******호 2 ) 지정 상품 : 제 28류(골프공 등 18건) 3 ) 상표 : VolvikVivid

다. 원고 는 2016.3.경 무광택 형광색 골프공(이하'이 사건 제품'이라 한다)을 출시하고 , 이를 ' VIVID '시리즈라고 명명하였다. 원고는 별지2 사진과 같이 이 사건 제품 포장 박스 중앙 에 자신의 상호를 큰 글씨로 표기하고 그 아래에 중간 크기 글씨 로' VIVID ' 라고 표기 하였다.

라. 피고 는 자신 이생산하는 골프공과 관련하여 아래와 같이 자신의 상호 중 일부 와' vivid ' 라는 단어 를 결합한 상표를 출원하여 등록받았다. 1 ) 출원일 / 등록일 등록번호:2016. 12.20./ 2018.5.24. 제****호 2 ) 지정 상품 : 제 28류(골프공 등 20건) 3 ) 상표 : xperonvivid

마. 피고 는 2018.3.경 무광택 형광색 골프공 을 출시하였다. 피고는 별지3 사진과 같이 위 무광택 형광색골프공 포장박스 오른쪽 상단에 자신의 상호를 작은 글씨로 표기하고 박스 중앙 에 ' VIVID'를 큰 글씨로 표기하였다.

[ 인정 근거 ] 갑 제 5 , 6,7호증, 을가 제33호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 들의 주장

가. 원고 의 주장1 ) 원고 가 생산 한무광택 형광색 골프공 에 대한 정식 등록상표는 "Volvik Vivid" 이나 , ' Volvik ' 부분 은원고의 상호를 그대로 붙인 것에 불과한바, 실제 시장에서는 위 무광택 형광색 골프 공을 가리켜 'VIVID BALL','비비드 공'이라는 명칭으로 유통되고 있다. 즉 대소 문자 , 글자체 및 글자 크기를 불문하고 영어 단어 'VIVID'(이하 '이 사건 표장 ' 이라 한다 ) 는 원고의 상호 'Volvik'과 분리되어 독자적으로 이 사건 제품을 식별하는 상품 표지 이다. 이 사건 제품의 매출액, 판매량, 국내 시장점유율, 홍보비용, 광고·선전의 강도 를 고려 하면 , 이 사건 표장은 독자적인 식별력을 가지고 국내 일반 수요자 또는 거래자 들 에게 널리 알려져 주지성을 획득하였다. 2 ) 피고 의 등록 상표 중 'vivid' 부분은 분리관찰·인식이 가능한 요부인데, 이는 이 사건 표장 과 동일 하다. 즉 피고는 이 사건 표장과 동일한 표장을 사용하여 이 사건 제품 과 같은 종류 의 상품을 판매하였다. 3 ) 피고 의 행위 는국내 에 널리 인식된 원고의 이 사건 표장과 동일한 표장을 사용한 상품 을 판매 하여원고 의 상품과 혼동하게 하는 행위로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 에 관한 법률 제2조 제 1항 (가)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다. 4 ) 따라서 피고 는 이 사건 표장을 청구취지 기재와 같이 골프공 또는 골프공 의 포장 , 라벨 , 선전 광고 물 및 카탈로그에 사용해서는 아니 된다.

나. 피고 의 주장

피고 는 자신 의 등록상표를 정당하게 사용한 것이고 이는 부정경쟁행위가 아니다.

원고 가 자신 의 상품표지라고 주장하는 이 사건 표장은 '선명한, 생생한'이라는 뜻을 가진 형용사 로 중학교 또는 고등학교 수준의 쉬운 영어단어이며, 다양한 업계에 걸쳐 다수 에 의해 흔히 사용되는 단어이고, 원고 및 피고가 생산한 골프공 제품과 관련하여 골프 공 의 색상 , 성질 ,특징을 직접적으로 표시하는 역할을 하는 것에 불과하다.

따라서 이 사건표장 이 원고가 생산한 제품임을 표시하는 독자적인 식별력을 갖추었다 거나 주지성 을 획득하였다고 볼 수 없다.

3. 이 사건 표장 의 주지성 획득 여부

가. 판단 에 필요한법리 부정 경쟁 방지 및영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목에서 타인의 상품 임을 표시 한 표지 가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래 범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 기준 이 되고 , 단순한문자나 숫자 의 결합으로 이루어졌거나 상품의 성질을 표시한 것에 불과 하여 식별력이 없거나 미약한 상표 또는 상품표지가 사용된 결과 국내 에 널리 인식 되기 에 이른 경우에는 원래 독점시킬 수 없는 표지에 권리를 부여하는 것이므로 그 기준 을 엄격 하게해석 적용하여야 한다(대법원 2008.9. 11. 선고 2007도10562 판결 ).

나. 구체적 판단

1 ) 원고 는 자신 의등록상표 "Volvik Vivid"가 아니라 이 사건 표장, 즉 대소문자, 글자체 , 글자 크기 를불문하고 'VIVID'라는 영어 단어 자체가 자신의 상품표지라고 주장 한다. 따라서 이하에서는 원고가 주장하는 이 사건 표장, 즉 'VIVID'라는 영어단어가 원고 의 상품 표지로서 주지성을 획득하였는지 여부에 관하여 살펴본다.

2 ) 살피 건대 , 갑제8,9,13, 14, 26,36호증(각 가지번호 포함)의 각 기재와 변론 전체 의 취지 를 종합 하면, 원고는 2016.3.경부터 이 사건 변론 종결일 현재까지 약 4년 2 개월 동안 별지 2 사진과 같이'VIVID'라는 영어 단어를 포장박스 등에 사용하여 이 사건 제품 을 생산 해온사실, 이 사건 제품의 국내 판매량은 2016년 약 ***만 개, 2017년 약 만 개 , 2018 년상반기 약 **만 개인 사실, 이 사건 제품의 국내외 매출 합계액은 2016 년 약 *** 억원, 2017년 약 ***억 원, 2018년 상반기 약 ***억 원인 사실, 원고는 이 사건 제품 을포함한 자사제품의 국내 광고선전비로 2016년 약 **억 원, 2017년 약 ** 억 원 을 지출한 사실, 원고가 여론조사기관에 의뢰하여 최근 5년간 골프경험자를 대상 으로 시행한 설문조사에서는 'VIVID 골프공'을 알고 있다고 응답한 비율 은 89.3 % 이고 , 이 중68% 가 VIVID 골프공이 원고 제품으로 알고 있다고 응답하였고 21.1 % 가 피고 제품 으로 알고 있다고 응답하였으며 10.5%가 ○○○○ 주식회사 제품 이

라고 응답 한 사실 을인정할 수 있다.

3 ) 그러나 위 기초사실에서 알 수 있거나, 앞서 든 증거들 과 갑 제5, 16, 33, 34 호증 , 을가 제 18 내지33호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 표장 ( VIVID ) 은 원고 의 상품표지로서 독자적인 주지성을 획득하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거 가 없다.

① 이 사건 표장은 '선명한, 생생한'이라는 뜻 을 가진 중학교 또는 고등학교 수준의 형용사 로서 쉬운영어 단어이며, 패션 관련 업계에서 색상의 선명함을 강조할 목적으로 흔히 사용 되는단어이다. 따라서 칼라 골프공과 관련하여 'VIVID'라는 영어 단어가 사용 되는 경우 에도 소비자들은 이를 원고의 독점적 상품표지로 인식하기보다는 '선명한 색상 의 골프 공 '임을 표시한 것으로 이해할 가능성이 높다. 원고 스스로도 골프 에서 일반적 으로 사용되는 흰색 공과 대비되는 선명한 형광색 공이라는 이 사건 제품 의특징 을 강조 할 목적으로 자신의 상호와 이 사건 표장을 결합한 상표를 등록하였다고 설명 하고 있다. 이 사건 제품을 소개하는 언론 보도나 원고의 입간판 등 홍보물을 보더라도 ' 생생 하고 선명한 색상이 돋보이는 비비드', '비비드의 생생한 컬러', '화려한 컬러로 높은 시안 성 ' 과같은 문구를 사용하고 있다. 이처럼 상품의 특징을 표시한 것에 불과 하여 식별력 이없거나 미약한 상품표지를 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제 2 조 제 1 항 (가)목에서 말하는 타인의 상품표지로 인정하는 것은 원래 독점시킬 수 없는 표지 에 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석 적용하여야 한다.

② 이 사건 변론 종결일 현재까지 원고가 이 사건 표장을 사용한 기간은 약 4 년 2 개월 로 길 다고 보기 어렵고, 특히 피고가 'VIVID'라는 영어 단어가 포함된 자신의 등록 상표 를 사용 하기전까지 원고가 단독으로 이 사건 표장을 사용한 기간은 약 2년 에 불과 하다.

③ 이 사건 제품의 포장박스는 이 사건 표장보다 원고의 상호가 더 강조되는 형태 를 띠고 있다. 이사건 제품 표면에도 원고의 상호가 전면에 크게 부각되어 있고, 이 사건 표장 은 공 옆면에 작은 글씨로 표기되어 있다. 4 원고 는 ' VIVID'가 주지성을 획득하였음을 뒷받침하는 증거로 이 사건 제품 의 매출 , 판매 개수 , 광고비, 언론보도 등에 관한 자료를 제출하고 있으나, 이 사건 제품, 포장 , 광고 , 언론 보도 등에서 'VIVID'는 원고의 대표 표장으로서 상당한 인지도를 갖고 있던 ' Volvik ' 과 함께 사용되는 경우 가 대부분인 것으로보여(옆 사진 참조 ) , 이러한 제품 , 포장, 광고, 언론보도 등 을 접한 수요자들이 'VIVID'를 위 대표 표장 ' Volvik'과 는 별 개인 원고 회사 의 서브 브랜드(sub-brand)로서 인식 하거나 ' Volvik Vivid'의 요부로서 인식하고 있었다고 단정하기 어렵고, 이와 같은 인식 이 어렵다고 보는 이상 'VIVID'가 주지성을 취득했다고 보는 것은 더욱 어렵다고 평가할 수밖에없다. 16 원고 가 여론조사기관에 의뢰한 설문조사(갑 제36호증의 1, 2)에는 골프공, 상품 포장 등에 ' VIVID'가 표시되었을 경우 'VIVID'가 상표(브랜드)로 인식되는지, 보통. 관용 명칭 으로 인식 되는지, 골프공 의 효능·용도 등 의 성질을 표시·강조한 것으로 인식 되는지 에 대한 질문이 포함되어 있지 않다. 그런데 'VIVID'가 골프공 에 사용되었을 때 식별 표지 로서 갖는 본질적인 한계(위 ① 항), VIVID가 골프공, 골프의류, 캐디백 등 골프 용품 에 다수 사용되고 있는 거래실정[을가 제20,22, 23호증(각 가지번호 포함)] 등 을 감안 하면 , 위 설문조사는 위와 같은 질문을 포함하지 않음으로써 'VIVID'가 원고의 상품 표지 로서 주지성을 획득하였는지 여부를 판단함에 있어 근본적인 한계를 가질 수밖에 없다. 따라서위 설문조사 결과는 'VIVID'가 원고의 상품표지로서 주지성을 획득 하였음 을 뒷받침 하는 증거로 삼기에 부족하다.

다. 종합

따라서 이 사건표장 이 주지성을 획득했다고 보기 어려운 이상, 이를 전제로 하는 원고 의 이 사건 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고 의이 사건 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 원고가 이 법원에서 청구 취지 를 변경 하였으므로 이 법원에서 변경된 청구를 포함하여 제1심판결을 위와 같이 변경 하기 로 하여 ,주문과 같이판결한다.

재판장 판사 김형두

판사 박원철

판사 윤주탁