특허법원 2008.6.26.선고 2007허6928 판결 | 리걸엔진

가. 원고의 특허발명( 1 ) 명칭 : [ R - ( R *, R * ) ] - 2 - ( 4 - 플루오로페닐 ) - 베타, 델타 - 디히드록시 - 5 - ( 1 - 메틸에틸 ) - 3 - 페닐 - 4 - [ ( 페닐아미노 ) 카르보닐 ] - 1H - 피롤 - 1 - 헵탄산, 그의 락톤형 및 염 ( 2 ) 우선권주장일 ( 우선권주장국 ) / 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1989. 7. 21. ( 미국 ) 1990. 7. 20. / 1998. 9. 26. / 제167101호 ( 3 ) 청구범위 : 별지 1 기재와 같다 { 이하 원고의 특허발명을 ' 이 사건 특허발명을 이

라고 하고, 이 사건 특허발명의 각 청구항을 청구항 0 발명과 같은 방식으로 줄여 쓴다. 그리고 이 사건 특허발명의 청구항에 기재된 “ [ R - ( R *, R * ) ] - 2 - ( 4 - 플루오로페닐 ) - 3, 6 - 디히드록시 - 5 - ( 1 - 메틸에틸 ) - 3 - 페닐 - 4 - [ ( 페닐아미노 ) - 카르보닐 ] - 1H - 피롤 - 1 - 헵탄산 ” 을 ' R - 트란스 헵탄산 ' 이라고 하고, “ ( 2R - 트란스 ) - 5 - ( 4플루오로페닐 ) - 2 - ( 1 - 메틸에틸 ) - N, 4 - 디페닐 - 1 - [ 2 - ( 테트라히드로 - 4 - 히드록시 - 6옥소 - 2H - 피란 - 2 - 일 ) 에틸 ] - 1H - 피롤 - 3 - 카르복스아미드 ” 를 ' R - 트란스 카르복스 아미드 ' 라고 한다 .

나. 비교대상발명

비교대상발명은 1987. 5. 29. 대한민국에서 출원번호 1987 - 5372호로 특허 출원되고 1987. 12. 21. 공개된 “ 콜레스테롤 합성 억제제인 트란스 - 6 - [ 2 - ( 3 - 또는 4 - 카복스아 미도 - 치환피롤 - 1 - 일 ) 알킬 ] - 4 - 하이드록시피란 - 2 - 온 " 으로서 ( 갑 제6호증 ), 그 주요 내용은 별지 2 기재와 같다 .

다. 이 사건 심결 및 소송수계의 경위 ( 1 ) 특허심판원에, 분할 전 씨제이 주식회사는 2004. 10. 6. 에 2004당2142호로, 피고 동아제약 주식회사는 2005. 3. 28. 에 2005당659호로, 피고 보령제약 주식회사는 2006. 8. 17. 에 2006당2126호로, 피고 신풍제약 주식회사는 2006. 9. 1. 에 2006당2264 호로, 피고 경동제약 주식회사는 2007. 3. 7. 에 2007당553호로, 이 사건 특허발명이 신규성 또는 진보성이 없거나 명세서 기재불비에 해당한다는 이유 등을 들어 그 등록이 모두 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 그리고 피고 주식회사 대웅제약은 위 2004당2142호에 당사자참가를 하였다 . ( 2 ) 특허심판원은 위 사건들을 병합하여 심리한 후 2007. 7. 27. 이 사건 특허발명 중 청구항 1, 2, 3 발명은 신규성 및 진보성이 없고, 청구항 4 내지 10 발명은 진보성이 없으며, 청구항 11 발명은 진보성이 없을 뿐만 아니라 발명의 상세한 설명에서 의약의 용도발명으로서 약리효과가 뒷받침되지 않아 기재불비에 해당하므로, 그 등록이 모두 무효로 되어야 한다는 이유로, 분할 전 씨제이 주식회사 및 피고 2 내지 6의 심판청구를 받아들이는 심결을 하였다 .

( 3 ) 한편, 분할 전 씨제이 주식회사는 이 사건 소 제기 이후인 2007. 9. 1. 투자사 업부문을 제외한 제조사업부문 일체를 분할하여 같은 달 4. 씨제이제일제당 주식회사를 설립하였는바, 그 분할계획서에 의하면 분할 전 씨제이 주식회사의 이 사건 특허 내지 그 소송과 관련된 권리 의무는 모두 씨제이제일제당 주식회사에 속하게 되었다 .

이에 따라 씨제이제일제당 주식회사는 2008. 1. 28. 이 법원에 소송절차 수계신청을 하여, 분할 전 씨제이 주식회사의 지위를 수계하였다 .

2. 이 사건 특허발명의 등록이 무효로 되어야 하는지 여부의 판단

가. 청구항 1, 2, 3 발명 ( 1 ) 당사자들 주장의 요지와 쟁점

피고들 및 피고 1 내지 5 또는 피고 1의 보조참가인들 ( 이하 이들을 합쳐서 ' 피고측 ’ 이라 한다 ) 은 청구항 1, 2, 3 발명이 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있어 신규성이 없거나 또는 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다 .

고 주장한다. 이에 반하여 원고는 청구항 1, 2, 3 발명이 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있지 않으므로 신규성이 있고, 그 효과가 비교대상발명으로부터 용이하게 예측할 수 없는 탁월한 것이어서 진보성 또한 있다고 주장한다. 따라서 이 부분 쟁점은 이들 청구항이 신규성 또는 진보성이 없어서 그 등록이 무효로 되어야 하는지 여부에 있다 .

( 2 ) 청구항 1, 2, 3 발명이 신규성이 있는지 여부의 판단 ( 가 ) 청구항 1, 2, 3 발명의 내용 및 대상 물질

청구항 1 발명은 R - 트란스 헵탄산과 R - 트란스 카르복스아미드 및 그의 제약상 허용되는 염류에 대한 물질 발명이고, 청구항 2 발명은 청구항 1 발명 중 R - 트란스 헵탄산에 대한 물질 발명이며, 청구항 3 발명은 청구항 1 발명 중 R - 트란스 카르복 스아미드에 대한 물질 발명이다. 이하에서는 이들 물질 중 먼저 R - 트란스 카르복스아미드 및 R - 트란스 헵탄산이 비교대상발명에 개시되어 있는지 여부를 살펴본다 . ( 나 ) R - 트란스 카르복스아미드가 비교대상발명에 개시되어 있는지 여부 1 ) 가 ) 비교대상발명은 그것이 제공하고 있는 밑에 기재된 구조식 I 화합물의 콜레스테롤 생합성 억제 능력을 CSI 및 COR 스크린의 두 가지 방법으로 측정한 실험 결과를 제시하고 있는데 ( 갑 제6호증, 12면 밑에서 7행 ~ 14면 ), 그 실험결과를 기재한 표1 ( 갑 제6호증, 14면 ) 에서 화합물 1의 치환기 { X가 - CH₂CH -, R1이, R2가 O, R3가 - CONH. 10, R4가 - CH ( CH3 ) 2 } 를 구조식 에 대입하면 그 화합물의 구조식은 아래 기재와 같이 되어 * 로 표시한 부분은 비대칭 탄소인 4번, 6번 탄소 부분을 나타내고, 4번 탄소에 OH가 결합한 모양을 쐐기 형태로 표시한 것은 락톤기 평면을 기준으로 a 위치로 ( 지면 앞쪽으로 ) 결합되어 있음을 나타내며, 6번 탄소에 결합한 모양을 점선 형태로 표시한 것은 락톤기 평면을 기준으로 3 위치로 ( 지면 뒤쪽으로 ) 결합되어 있음을 나타낸다 }, 청구항 1 발명의 R - 트란스 카르복스아미드와 입체구조를 포함한 화학구조가 완전히 동일한 화합물이 됨은 당사자들 사이에 다툼이 없다 .

R R - - 트란스 트란스 1

- 카르복스아미드 구조식 I 구조식 I에 표 1 중 화합물 1의 치환기를 대입한 경우의 구조식 따라서 비교대상발명에서는 자신이 제공하고 있는 구조식 I의 다양한 치환기 중에서 특히 R - 트란스 카르복스아미드를 특정하여 콜레스테롤 생합성 억제 능력의 측정 결과를 기재하고 있으므로, R - 트란스 카르복스아미드는 비교대상발명에 이미 명확하고 구체적으로 개시되어 있다고 할 것이다 .

나 ) 이에 대하여 원고는, 비교대상발명에서는 그 발명의 화합물이 시스 라세미체 ( 이성질체가 50 : 50의 비율로 혼합되어 있는 물질 ) 가 제외되고 트란스 라세미체만으로 이루어졌다는 것을 표시할 마땅한 방법이 없어, 이 기술분야에서 흔히 쓰이는 표시 방법대로 트란스 라세미체만을 표시하기 위해 그 중의 하나인 R - 트란스 이성질체 형태의 화학식을 기재한 것일 뿐이므로, 비교대상발명의 표 1에 R - 트란스 카르복스아미드 형태로 기재된 화학식은 트란스 카르복스아미드의 라세미체 전체를 표시하는 것이어서, 비교대상발명에는 R - 트란스 카르복스아미드가 개시되어 있는 것으로 볼 수 없다고 주장한다 .

그러므로 보건대, 위 화합물에서 시스 라세미체가 제외된 트란스 라세미체만을 표시함에 있어서는, 입체구조를 나타내지 않는 구조식을 기재한 후 ‘ 상기 구조식은 R - 트란스, S - 트란스의 라세미체를 의미한다 ' 라는 취지의 단서를 다는 방법 { 기재례 : 구조식은 트란스 라세미체를 의미함 ) }, 또는 구태여 하나의 구조식으로 표시하지 않고 R - 트란스와 S - 트란스 두 가지 형태의 구조식을 함께 기재하는 방법 세기에 ( 기재례 : . 갑 감 제5호증 제5호증, , 6면 6면 기계래 기재례 참조 참조 ) ) 등 등 그 그 기 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 일반적으로 어렵지 않게 생각해 낼 수 있는 적당한 방법이 있을 것으로 보인다. 그리고 갑 제33, 34호증의 각 기재만으로는 트란스 라세미체를 표시하기 위해 R - 트란스 이성질체 형태의 구조식을 기재하는 것이 이 기술분야에서 흔히 쓰이는 표시 방법이라는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다 .

게다가, 비교대상발명의 명세서 어디에도 트란스 카르복스아미드의 라세미체 자체만을 발명의 대상으로 하고 R - 트란스 카르복스아미드를 제외한다는 기재가 없으므로, 명백히 R - 트란스 카르복스아미드 형태로 기재된 화학식을 그 화학식과 정확히 일치하는 물질인 R - 트란스 카르복스아미드는 제외하고 오로지 트란스 카르복스아미드의 라세미체 형태의 물질만을 표시하는 것으로 해석할 수는 없다고 할 것이다 .

따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다 .

2 ) 나아가, 비교대상발명은 그 출원명세서에서, ‘ 구조식 I 화합물은 두 개의 비대칭 탄소 중심을 가져 4개의 이성체가 생길 수 있는데, 두 개의 가능한 이성체는 R시스 - 이성체와 S - 시스 - 이성체이고, 나머지 두 개의 가능한 이성체는 R - 트란스 - 이성체와 S - 트란스 - 이성체라고 하면서 각각의 이성질체를 구체적, 개별적으로 나열한 후, 그 중 트란스 - 형태만을 고려한다고 기재하고 있다 ( 갑 제6호증, 3면 4행, 6면 2행 ~ 5행 ). 위 기재에 의하면, 비교대상발명은 R - 트란스 - 이성체와 S - 트란스 - 이성체가 라세미체가 아닌 각각의 이성질체 형태로 생길 수 있다는 사실을 인식하고 있음을 인정할 수 있다 . 3 ) 비교대상발명은 또한, 그 출원명세서에서 구조식 1의 화합물을 생성하는 과정에 대해 기재하면서, ‘ 두 개의 이성체 생성물을 당업계에 공지된 크로마토그라피 기술에 의해 분리하고, 필요하면 계속해서 재결정화에 의해 더 정제한다 ' 고 기재하고 있다 ( 갑 제6호증, 9면 11행 ~ 13행 ). 따라서 비교대상발명의 명세서에 비록 구조식 I의 트란스 라세미체 형태의 화합물에 대한 구체적인 제조방법만 기재되어 있고 더 나아가 R - 트란스 이성질체 형태의 화합물에 대한 구체적인 분리 방법까지는 기재되어 있지 않다고 하더라도, 위와 같이 이성질체의 분리 및 정제에 대한 일반적인 방법이 이미 기재되어 있어, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 위 기재된 이성질체의 분리 및 정제 방법을 구체적인 제조방법이 기재되어 있는 구조식 I의 트란스 라세미체 형태의 화합물에 적용하여 R - 트란스 이성질체 형태의 화합물을 어렵지 않게 제조할 수 있을 것이므로, 비교대상발명에 R - 트란스 이성질체 형태의 화합물의 제조방법 역시 나타나 있는 것으로 볼 수 있다 .

4 ) 비교대상발명에서는 메발로노락톤 유도체를 포함하는 종래기술의 콜레스테 롤 생합성 억제제로 ‘ 컴팩틴 ( compactin ) ' 및 치환된 4 - 하이드록시테트라하이드로피란 - 2 - 온 ’ 등을 소개하고 있는데 ( 갑 제6호증, 2면 6행 ~ 10행, 15 행 ~ 17행 ), 갑 제8, 10호증의 기재에 의하면 위 ‘ 컴팩틴 ’ 과 ‘ 치환된 4 - 하이드록시테트라하이드로 피란 - 2 - 온 ' 은 그 입체구조가 ' R - 트란스 ’ 형태의 화합물인 사실을 인정할 수 있다. 이와 같이 비교대상발 명이 종래기술의 콜레스테롤 생합성 억제제로 그 입체구조가 ' R - 트란스 ’ 형태의 화합물인 ‘ 컴팩틴 ’ 과 ‘ 치환된 4 - 하이드록시테트라하이드로피란 - 2 - 온 ' 등을 소개한 후, ‘ 본 발명에 따라, 3 - 하이드록시 - 3 - 메틸글루타릴 코엔자임 A 환원효소 ( HMG - CoA 환원효소 )

를 억제하는 능력이 있어 콜레스테롤 생합성을 효과적으로 억제하는 혹종의 트란스

- 6 - [ 2 ( 3 - 또는 4 - 카복스아미도 치환피롤 - 1 - 일 ) 알킬 ] - 4 - 하이드록시피란 - 2 - 온 및 이로부터 유도되는 상응하는 개환된 하이드록시 - 산이 제공되는데, 특히 광범위한 면에서 본 발명은 구조식 1의 화합물을 제공한다 ' 라고 기재하면서 ( 갑 제6호증, 2면 밑에서 2행 ~ 3면 4행 ), 앞서 본 바와 같이 구조식 I의 절대적 위치 배열을 ' R - 트란스 ’ 형태로 기재한 점으로 미루어 볼 때, 비교대상발명은 종래기술에서 확인된 ' R - 트란스 ’ 형태의 입체구조를 갖되 메발로노락톤 이외의 부분은 다양한 치환기를 갖는 피롤환이 도입된 화합물을 콜레스테롤 생합성 억제제로 제공하고자 하는 발명의 의도가 있었음을 추론할 수 있다 .

5 ) 한편, 이 사건 특허발명의 명세서에는 ' 본 발명에 의한 화합물 및 특히 식 ( I ) 의 화합물은 ( R - 트란스 헵탄산을 의미한다 ; 갑 제5호증, 3면, 2행 ~ 3행 ) 본 명세서에 참고문헌으로 인용한 미합중국 특허 제4, 681, 893호 { 비교대상발명의 미국 대응 특허인데 여기서 인용되고 있는 부분의 내용은 비교대상발명 중 이에 대응하는 부분에 기재된 내용과 같다 ( 갑 제6호증, 14면 표 1 ; 갑 제7호증, 5면 ~ 6면 Table 1 참조 ) } 에 개시된 CSI 스크린에서 볼 수 있는 바와 같이 콜레스테롤 생합성을 억제한다 ' 라고 기재되어 있다 ( 갑 제5호증, 8면 5행 ~ 7행 ). 이 사건 특허발명이 R - 트란스 카르복스아미드 또는 R - 트란스 헵탄산과 같은 R - 트란스 이성질체 형태를 발명의 대상으로 하고 있음에도 불구하고, 위와 같이 비교대상발명과 동일한 내용의 미국 대응 특허상의 효과를 그 효과상의 양적 차이 없이 트란스 카르복스아미드 또는 트란스 헵탄산 그대로 원용하고 있는 것은 이 사건 특허발명의 발명자인 원고 역시 그 출원 당시에 비교대상발명의 명세서로부터 그것이 R - 트란스 형태의 이성질체 자체에 관한 것이라고 인식하였음을 보여주는 것이다 .

6 ) 위에서 본 바와 같은 점들을 종합적으로 고려할 때, R - 트란스 카르복스아 미드는 비교대상발명에 이미 구체적으로 개시되어 있다고 할 것이다 . ( 다 ) R - 트란스 헵탄산이 비교대상발명에 개시되어 있는지 여부

비교대상발명은 구조식 I 화합물의 락톤환이 개환하는 것으로부터 유도된 하이드록시산을 구체적인 발명의 대상으로 인식하고 있다 ( 갑 제6호증, 4면 3행 ~ 5행 ) .

그런데 구조식 I 화합물의 락톤환의 일종인 R - 트란스 카르복스아미드가 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있는 것은 앞에서 본 바와 같고, 위 R - 트란스 카르복스아미드가 개환한 하이드록시산이 바로 R - 트란스 헵탄산이므로 아래 그림의 기재와 같이 R트란스 카르복스아미드의 락톤환은 NaOH 등에 의하여 락톤환의 1번과 2번 사이의 결합이 ) 헵탄산의 구조를 취하게 된다 }, 비교대상발명에는 R - 트란스 카르복스아미드뿐만 아니라 그것이 개환한 하이드록시산인 R - 트란스 헵탄산 역시 구체적으로 개시되어 있다고 할 것이다 .

( 라 ) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 비교대상발명에서는 트란스 카르복스아미드 또는 트란스 헵탄산의 라세미체에서 R - 트란스 카르복스아미드 또는 R - 트란스 헵탄산 형태의 이성질체를 분리하여 그 용도 내지 약리활성을 확인한 바 없으므로, 이들 R - 트란스 이성질체 형태의 물질들이 비교대상발명에 개시되지 않았다고 주장한다 .

그러나 출원발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 선행기술은 발명의 구성이 개시된 것이면 족하고, 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있어 기술 구성 전체가 명확하게 표현되지 않은 것이라 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있는 범위 내에서는 대비 대상이 될 수 있는 것이다 ( 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결 참조 ). 따라서 원고의 주장과 같이 설사 비교대상발명에서 R - 트란스 이성질체를 실제 분리한 바가 없다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 비교대상발명에 R - 트란스 카르복스아미드 또는 R - 트란스 헵탄산 이성질체가 구체적으로 개시되어 있는 이상 , 위와 같은 사정으로 비교대상발명이 기재불비나 미완성발명 등을 이유로 특허를 받지 못하는 사유가 될 수 있는 점은 별론으로 하고, 위 물질들이 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있지 않다고 할 사유로 될 수는 없다. 또한, 청구항 1, 2, 3 발명은 R - 트란스 카르복스아미드 또는 R - 트란스 헵탄산 이성질체 등의 물질 발명인데, 이러한 물질 발명이 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 하기 위해서는 비교대상발명에 그 물질의 구성이 기재되어 있으면 충분하고, 더 나아가 그 물질의 용도나 물리화학적 성질까지 반드시 확인되어야 할 필요는 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없 ( 3 ) 소결론

앞서 본 바와 같이 비교대상발명에는 R - 트란스 카르복스아미드 및 R - 트란스 헵탄산이 구체적으로 개시되어 있어 이에 대한 물질발명은 신규성이 없어 특허를 받을 수 없으므로, 청구항 1, 2, 3 발명이 진보성이 있는지 여부에 관하여는 따질 필요도 없이, R - 트란스 헵탄산의 물질 발명인 청구항 2 발명 및 R - 트란스 카르복스아미드의 물질발명인 청구항 3 발명은 그 등록이 모두 무효로 되어야 하고, 위 물질들을 발명의 일부로 하는 청구항 1 발명은 그의 제약상 허용되는 염류가 특허를 받을 수 있는지 여부에 대해서 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다 .

나. 청구항 4 내지 9 발명 ( 1 ) 당사자들 주장의 요지와 쟁점

피고측은 청구항 4 발명이 비교대상발명에 의해 신규성 또는 진보성이 없다고 주장함에 반하여, 원고는 청구항 4 발명이 신규성뿐만 아니라 진보성도 있다고 주장한다 .

그리고 피고측은 청구항 5 내지 9 발명이 비교대상발명에 의해 진보성이 없다 .

고 주장함에 반하여, 원고는 이들 발명이 진보성이 있다고 주장한다 .

따라서 이 부분 쟁점은 청구항 4 발명의 경우에는 신규성 또는 진보성이 없어서 그 등록이 무효로 되어야 하는지 여부에 있고, 청구항 5 내지 9 발명의 경우에는 진보성이 없어서 이들 발명의 등록이 무효로 되어야 하는지 여부에 있다 . ( 2 ) 청구항 4 내지 9 발명이 진보성이 있는지 여부의 판단 ( 가 ) 청구항 4 내지 9 발명의 성격 및 염 화합물의 진보성 판단 기준

청구항 4 내지 9 발명은 앞서 본 바와 같이 비교대상발명에 개시되어 있는 공지의 화학물질인 R - 트란스 헵탄산의 일나트륨염, 일칼륨염, 헤미칼슘염, N - 메틸글루 카민염, 헤미마그네슘염, 헤미아연염 등의 염 화합물에 대한 발명들이다 .

그런데 약물 제조시 약학적으로 허용 가능한 다양한 염의 형태 즉 염 화합물로 만드는 것은 그 기술분야에서 주지 관용적으로 사용되는 기술에 속하는 것이므로 , 공지의 화학물질을 단순한 염의 형태로 한 염 화합물의 발명은 화학물질 발명과 약리학적 용도가 동일하고 염 화합물의 기본이 되는 물질이 공지의 물질과 동일한 경우에는 공지의 화학물질 발명으로부터 진보성이 없는 것으로 보아야 할 것이고, 예외적으로 화학물질을 염으로 만드는 것에 기술적인 곤란성이 있거나, 공지의 화학물질에 비하여 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 작용효과가 있는 경우에만 진보성이 인정된다고 할 것이다 .

( 나 ) 구체적인 판단

1 ) 우선, 청구항 4 내지 9 발명의 염의 종류들이 비교대상발명에 개시된 것들인지 여부를 본다. 비교대상발명에는 제약학적으로 허용 가능한 금속염으로 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 알루미늄, 철 및 아연 이온으로 형성된 염을 제시하고 있고, 제약학적으로 허용 가능한 아민염으로 카복실산과 염을 형성할 수 있을 정도로 충분히 강한 유기질소 염기 및 암모니아와의 염을 제시하고 있다 ( 갑 제6호증 11면 밑에서 4행 ~ 12면 2행 ). 그런데 청구항 4, 5, 6, 8, 9 발명의 일나트륨염, 일칼륨염, 헤미칼슘염, 헤미마그네슘염, 헤미아연염은 비교대상발명에서 제시된 금속염 중 나트륨, 칼륨, 칼슘 , 마그네슘, 아연 이온으로 형성된 염에 해당하고, 청구항 7 발명의 N - 메틸글루카민염은 그 구조 ( ) 에서 아민 ( - NH - ) 을 포함하므로 비교대상발명에서 제시된 아민염 중의 하나에 해당하는 것이다. 따라서 청구항 4 내지 9 발명의 염의 종류들은 이미 비교대상발명에서 개시된 것들이다 .

2 ) 다음으로, 청구항 4 내지 9 발명의 염 화합물을 제조함에 있어서 기술적인 곤란성이 있는지 여부를 본다. 위 염 화합물의 제조와 관련하여 명세서에는 ' 본 발명의 제약학상 허용되는 염은 일반적으로 유리산 또는 락톤, 바람직하게는 락톤을 적당한 염기와 함께 수용매 또는 수성 알콜 용매 또는 기타 적당한 용매에 용해시키고, 용액을 증발시켜 염을 단리하거나, 또는 유리산 또는 락톤, 바람직하게는 락톤을 유기 용매 중에서 염기와 반응시켜 염을 직접 분리하거나 용액을 농축시켜 얻을 수 있는 것이다 ’라거나 ( 갑 제5호증, 3면 밑에서 5행 ~ 밑에서 1행 ), ' 본 발명의 범위에 속하는 적절한 제약상 허용되는 염은 수산화나트륨, 수산화칼륨, 수산화칼슘, 수산화마그네슘, 수산화아 연 등과 같은 염기 또는 N - 메틸글루카민 등과 같은 유기 아민 등으로부터 유도된 것들이다 ' 라고 하여 ( 갑 제5호증, 4면 2행 ~ 6행 ), 염 화합물의 제조와 관련한 일반적인 사항을 기재하고 있을 뿐 별다른 특이한 사항을 기재하고 있지 않다. 다만, 실시례 10 , 11에 청구항 4 발명의 나트륨염, 청구항 6 발명의 헤미칼슘염 및 청구항 7 발명의 N메틸글루카민염의 제조방법에 대한 구체적인 기재가 있기는 하지만 ( 갑 제5호증, 22면 밑에서 1행 ~ 25면 밑에서 2행 ), ‘ 실시례 10, 11에서 적절하게 선택한 방법과 유사한 방법으로 제조할 수 있는 다른 염으로는 식 ( I ) 의 화합물의 칼륨염, 헤미마그네슘염, 헤미 아연염 또는 1 - 데옥시 - 2 - ( 메틸아미노 ) - D - 글루시톨 착화합물 등을 들 수 있다 ' 라는 기재 ( 갑 제5호증 25면 밑에서 1행 ~ 26면 2행 ) 에서 보듯이, 위 실시례 10, 11의 제조방법은 적절하게 선택된 방법들에 불과하여 그 염 화합물들의 제조에 있어서 별다른 기술적인 곤란성이 있는 것으로 보이지는 않는다. 따라서 청구항 4 내지 9 발명의 염 화합물의 제조에 기술적인 곤란성이 있다고 할 수 없다 .

3 ) 마지막으로, 청구항 4 내지 9 발명의 염 화합물이 R - 트란스 헵탄산에 비하여 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 작용효과가 있는지 여부를 본다. 이 사건 특허발명의 명세서에서는 청구항 4 내지 9 발명의 염 화합물의 작용효과와 관련하여 ' 실제로, 염 형태로 사용하는 것이나 산 또는 락톤형으로 사용하는 것은 마찬가지이다 ' 고 기재하고 ( 갑 제5호증, 4면 1 ~ 2행 ), ' 일반적으로 식 ( I ) 및 ( II ) 의 화합물과 그의 제약상 허용되는 염은 본 명세서에서 기재된 바와 같은 용도의 활성에 있어서 동등하다 ' 고 기재하고 있으므로 ( 갑 제5호증 11면 밑에서 7행 ~ 6행 ), 청구항 4 내지 9 발명의 염 화합물은 R - 트란스 헵탄산과 그 작용효과에 있어서 별다른 차이가 없음을 인정할 수 있다 .

다만, 청구항 6 발명의 헤미칼슘염과 관련하여 이 사건 특허발명의 명세서에는 ' 본 발명의 가장 바람직한 실시태양은 R - 트란스 헵탄산, 헤미칼슘염이다 ' 는 기재가 있기는 하나 ( 갑 제5호증, 4면 12행 ~ 14행 ), 이를 청구항 6 발명의 헤미칼슘염이 R - 트란스 헵탄 산보다 현저한 작용효과가 있다는 기재로 볼 수는 없다. 결국, 청구항 4 내지 9 발명의 염 화합물은 모두 R - 트란스 헵탄산에 비하여 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 작용효과가 있다고 할 수 없다 .

( 3 ) 소결론

청구항 4 내지 9 발명은 앞서 본 바와 같이 비교대상발명에 공지된 화합물인R - 트란스 헵탄산의 염에 대한 발명들이나, 그 제조방법에 있어서 기술적인 곤란성이 없고 작용효과에 있어서도 그 기본이 되는 물질인 R - 트란스 헵탄산과 동일하므로, 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다. 따라서 청구항 4 발명의 경우에는 신규성이 없는지 여부에 관하여는 더 따져볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 하고, 청구항 5 내지 9 발명 역시 그 등록이 모두 무효로 되어야 한다 .

다. 청구항 10 발명 ( 1 ) 당사자들 주장의 요지와 쟁점

피고측은 청구항 10 발명이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 명세서의 기재불비이거나 또는 비교대상발명에 의해 진보성이 없다고 주장함에 반하여, 원고는 청구항 10 발명이 명세서 기재불비도 아니고 진보성도 있다고 주장하므로, 이 부분 쟁점은 청구항 10 발명이 명세서 기재불비이거나 또는 진보성이 없어서 그 등록이 무효로 되어야 하는지 여부에 있다 .

( 2 ) 진보성이 있는지 여부의 판단

청구항 10 발명은 “ R - 트란스 헵탄산과 1 - 데옥시 - 1 - ( 메틸아미노 ) - D - 글루시톨의 혼합물에 관한 발명이다. 그런데 R - 트란스 헵탄산 자체는 비교대상발명에 이미 개시되어 있는 물질임은 앞서 본 바와 같고, 1 - 데옥시 - 1 - ( 메틸아미노 ) - D - 글루시톨을 위 R트란스 헵탄산과 혼합하여 혼합물을 만드는 경우 R - 트란스 헵탄산 자체에 비하여 작용효과에 있어서 어떠한 특별한 차이가 있는지에 관하여 이 사건 특허발명의 명세서에 아무런 기재가 없어 그 효과상의 차이를 인정할 수 없으므로, 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다 .

( 3 ) 소결론

따라서 청구항 10 발명은 명세서의 기재불비에 해당하는지 여부에 대해서는 나아가 더 따져볼 필요 없이, 진보성이 없으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다 .

라. 청구항 11 발명 ( 1 ) 당사자들 주장의 요지와 쟁점

피고측은 청구항 11 발명이 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있어 신규성이 없거나, 또는 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없거나, 또는 발명의 상세한 설명에서 의약의 용도발명으로서 약리효과가 뒷받침되지 않아 기재불비에 해당한다고 주장한다. 이에 반하여 원고는 청구항 11 발명이 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있지 않으므로 신규성이 있고, 그 효과가 비교대상발명으로부터 용이하게 예측할 수 없는 탁월한 것이어서 진보성이 있으며, 발명의 상세한 설명에서 의약의 용도발명으로서 약리효과가 충분히 뒷받침되므로 기재불비에 해당하지 않는다 .

고 주장한다. 따라서 이 부분 쟁점은 청구항 11 발명이 신규성 또는 진보성이 없거나 명세서의 기재불비에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하는지 여부에 있다 . ( 2 ) 신규성이 있는지 여부의 판단 ( 가 ) 판단기준

화학분야의 발명에서 라세미체가 공지된 경우 부제탄소의 개수에 따라 일정한 숫자의 이성질체가 존재한다는 것은 널리 알려져 있으므로, 특정 이성질체의 용도에 관한 발명은, 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있는데 ( 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결 참조 ), 위 두 요건 중 첫째의 요건이 용도발명으로서의 신규성이 있는지 여부에 관한 판단기준이라고 할 것이다 .

( 나 ) 구체적인 판단

1 ) 청구항 11 발명의 내용

청구항 11 발명은 ‘ 제1항의 화합물의 혈중 콜레스테롤 저하 유효량과 제약상 허용되는 담체로 이루어진 과콜레스테롤혈증 치료용 제약 조성물을 청구하는 의약용도발명으로, 유효성분은 ‘ 제1항 화합물, 즉, R - 트란스 헵탄산과 R - 트란스 카르복스아 미드 및 그의 제약상 허용되는 염류이며 의약용도는 ' 과콜레스테롤혈증 치료 ' 이다 . 2 ) R - 트란스 헵탄산과 R - 트란스 카르복스아미드의 용도가 비교대상발명에 개시되어 있는지 여부가 ) R - 트란스 헵탄산과 R - 트란스 카르복스아미드가 개시되어 있는지 여부 앞서 본 바와 같이, 비교대상발명은 R - 트란스 카르복스아미드를 특정하여 콜레스테롤 생합성 억제 능력의 측정결과를 기재하고 있고, 트란스 라세미체 형태가 아닌 R - 트란스 및 S - 트란스 이성질체 각각의 형태로 구조식 I의 화합물이 생길 수 있다는 사실을 인식하고 있으며, R - 트란스 이성질체 형태의 화합물의 제조방법 역시 나타나 있고, 그 종래기술의 기재로 볼 때 R - 트란스 형태의 입체구조를 가진 화합물을 콜레스테롤 생합성 억제제로 제공하고자 하는 발명의 의도가 있었음을 추론할 수 있으며, 이 사건 특허발명의 명세서의 기재는 원고 자신도 비교대상발명의 명세서로부터 그것이 R - 트란스 형태의 이성질체 자체에 관한 것이라고 인식하였음을 보여주고 있으므로, 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때, 비교대상발명에 R - 트란스 카르복스아미드가 구체적으로 개시되어 있다고 할 것이고, 또한 비교대상발명이 위와 같이 개시된 R트란스 카르복스아미드가 개환한 하이드록시산인 R - 트란스 헵탄산을 구체적인 발명의 대상으로 삼고 있으므로, R - 트란스 헵탄산 역시 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 것이다 .

나 ) 용도가 개시되어 있는지 여부

앞서 본 바와 같이 R - 트란스 카르복스아미드를 구체적으로 개시하고 있고 이에 따라 결과적으로 R - 트란스 헵탄산 역시 구체적으로 개시함으로써 R - 트란스 카르복스아미드와 R - 트란스 헵탄산을 구체적인 발명의 대상으로 인식하고 있는 발명인 비교대상발명에는 ' 본 발명은 제약학적으로 허용 가능한 담체와 결합하여 전술한 것처럼 혈중 콜레스테롤 또는 지방을 낮출 수 있는 본 발명 화합물의 유효량으로 구성되는 혈중 콜레스테롤 또는 지방을 낮추는 치료제로서 유용한 제약학적 조성물을 제공한다 ' 라고 기재되어 있고 ( 갑 제6호증, 5면 5행 ~ 8행 ), 또한 앞서 본 바와 같이 특히 R트란스 카르복스아미드의 콜레스테롤 생합성 억제 능력과 관련하여서는 CSI 스크린과 COR 스크린의 두 가지 방법으로 측정한 구체적인 실험결과가 기재되어 있으므로 ( 갑 제6호증, 12면 밑에서 7행 ~ 14면 ), 이로써 위 비교대상발명은 R - 트란스 헵탄산과 R - 트란스 카르복스아미드의 ' 과콜레스테롤혈증 치료 ' 라는 의약용도 역시 구체적으로 개시하고 있다고 할 것이다 .

3 ) 원고의 주장에 대한 판단가 ) 원고는, 비교대상발명에서는 트란스 라세미체에서 R - 트란스 이성질체를 분리하여 그 용도 내지 약리활성을 확인한 바가 없고, 그에 따라 비교대상발명의 표 1에 기재된 수치도 실제로는 위 이성질체가 아닌 트란스 라세미체에 의한 실험으로부터 나온 값이므로, 비교대상발명에는 청구항 11 발명의 대상물질 및 용도가 개시된 것이 아니라고 주장한다 .

살피건대, 출원 발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 선행기술은 발명의 구성이 개시된 것이면 족하고 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있어 기술 구성 전체가 명확하게 표현되지 않은 것이라 하더라도 일정 범위 내에서는 대비 대상이 될 수 있는 것임은 앞서 본 바와 같으므로, 의약 용도발명에 있어서는 구성요소라 할 수 있는 유효성분인 특정물질과 그의 의약용도가 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있으면 특정물질의 용도발명은 공지된 것으로 봐야 하고, 이에 더 나아가 물질의 용도를 확인할 수 있는 객관적인 실험 데이터까지 있어야만 물질의 용도발명이 공지되었다고 할 것은 아니다. 그런데 원고의 주장과 같이 설사 비교대상발명에서 R - 트란스 이성질체를 실제 분리하여 그 약리활성을 확인한 바가 없고, 그에 따라

비교대상발명의 표 1에 기재된 수치도 실제로는 위 이성질체가 아닌 트란스 라세미체에 의한 실험으로부터 나온 값이라고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 비교대상발명에 특정물질인 ' R - 트란스 헵탄산 또는 R - 트란스 카르복스아미드 이성질체 ' 와 그 이성질체의 의약용도인 ' 과콜레스테롤혈증 치료 ' 가 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있는 이상, 원고 주장과 같은 사정은 청구항 11 발명의 용도발명이 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있지 않다고 할 사유가 될 수는 없다. 그러므로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다 .

나 ) 원고는 또한, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 것처럼 R - 트란스 이성질체를 실제로 분리하여 그 용도 내지 약리활성을 확인해 본 결과 비교대상발명에 개시되어 있는 트란스 라세미체에 비하여 콜레스테롤 생합성을 억제함에 있어서 현저한 효과가 있으므로, 청구항 11 발명은 특허를 받을 수 있다고 주장한다 .

그러나 청구항 11 발명이 현저한 효과를 가지는지 여부는 위 발명이 진보성이 있는지 여부와 관련하여 살펴볼 문제이므로, 위 발명의 신규성 여부를 살피는 이 부분에서는 위 문제에 대하여 더 나아가 따져 볼 필요가 없다 . 4 ) 소결론

결국, 청구항 11 발명 중 ' R - 트란스 헵탄산과 R - 트란스 카르복스아미드의 혈중 콜레스테롤 저하 유효량과 제약상 허용되는 담체로 이루어진 과콜레스테롤혈증 치료용 제약 조성물 ' 이라는 용도발명 부분은, 그 구성요소라 할 수 있는 유효성분인 특정물질, 즉 ' R - 트란스 헵탄산 및 R - 트란스 카르복스아미드 ’ 와 그 의약용도, 즉 ' 과콜레 스테롤혈증 치료가 비교대상발명에 모두 개시되어 있어 신규성이 없으므로 특허를 받을 수 없다. 따라서 이 부분의 용도발명을 발명의 일부로 하는 청구항 11 발명은 진보성이 없어 특허를 받을 수 없는지 여부 또는 그의 제약상 허용되는 염류의 용도발명이 특허를 받을 수 없는지 여부 등에 대해서 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다 .

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다 .