[1] 상대방의 상표가 등록상표인 경우 그 등록상표가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인심판청구의 적부(소극) 및 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부와 소송요건의 존부를 판단하는 기준 시점

[2] 심결 후 (가)호 표장 " "와 동일성 범위 내에 있는 상표

" "가 등록된 경우, (가)호 표장이 등록상표 " "의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이 부적법하게 되어 (가)호 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 심결의 취소를 구할 이익 또한 없어졌다고 한 사례

[1] 상표권의 권리범위확인은 등록된 상표를 중심으로 어떠한 미등록상표가 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 상대방의 상표 내용이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 상대방의 등록이 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것임에도 그에 의하지 아니하고 곧 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되므로 상대방의 등록상표가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구는 부적법하고, 한편, 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼아 심결이 부적법하다는 이유로 이를 취소할 수는 없으나, 취소소송 자체를 구할 이익이 있는지 여부 등 소송요건의 존부는 원칙적으로 사실심의 변론종결시를 기준으로 하여 판단하되 사실심 변론종결시 이후 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우 그러한 사정도 고려하여 판단할 수 있다.

[2] 심결 후 (가)호 표장 " "와 동일성 범위 내에 있는 상표

" "가 등록된 경우, (가)호 표장이 등록상표 " "의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이 부적법하게 되어 (가)호 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 심결의 취소를 구할 이익 또한 없어졌다고 한 사례.

[1] 상표법 제75조 , 행정소송법 제27조 [행정소송재판일반] [2] 상표법 제75조

[1] 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결(공1992하, 3302) 대법원 2001. 5. 8. 선고 98후1921 판결 대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211 판결

주식회사 유니코스 (소송대리인 한양특허법인 담당변리사 김연수 외 1인)

주식회사 태평양 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김영철 외 4인)

2003. 12. 18.

1. 이 사건 소를 각하한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 7. 1. 2002당3009호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

갑1, 2호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 등록서비스표

(1) 등록번호 : 제129799호

(2) 출원일/등록일 : 1985. 9. 4./1986. 9. 2. (1997. 2. 18. 갱신등록)

(3) 표장

(4) 등록권리자 : 피고

(5) 지정서비스업 : 칫솔갑, 칫솔, 치약, 클랜저, 가정용석유계합성세제, 샴푸, 세액, 약용비누, 가루비누, 화장비누 { 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 의 [별표1] 상품류구분 제13류}

나. (가)호 표장

(1) 표장 :

(2) 사용 상품 : 토너, 에멀젼, 영양크림, 에센스, 아이크림

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 (가)호 표장은 'SP△'만에 의하여 '스파'로 호칭될 수 있어 이 사건 등록상표의 한 요부인 'SPA'와 칭호, 관념에서 동일하고, 그 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당3009호로 심리하여, 2003. 7. 1. 아래 라.항 기재와 같은 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

이 사건 등록상표는 도형 부분과 문자 부분으로 분리되어 관찰될 수 있고 문자 부분에 의하여 '스파'로 호칭 및 관념될 수 있으며, (가)호 표장 역시 'Relax' 부분과 'SP△' 부분으로 분리되어 관찰될 수 있을 뿐만 아니라 그 중 'SP△' 부분의 '△'이 'A'로 인식되어 위 부분은 '스파'로 호칭되고 관념될 수 있으므로, 양 상표는 그 호칭 및 관념이 동일한 상표이고, 'SPA'가 이 사건 등록상표의 지정상품의 성질을 보통으로 표시하는 표장이거나 현저한 지리적 명칭으로 된 상표라 할 수 없다. 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품과 (가)호 상표의 사용상품은 그 용도, 품질, 형상, 수요자, 판매장소 등이 동일하여 유사한 상품이다. 따라서 (가)호 표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장

가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지

(1) (가)호 표장과 동일성이 있는 상표인 " "(이하 '소외 등록상표'라 한다)가 2003. 10. 31. 등록되어 피고의 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없게 되었으므로, 이 사건 소는 부적법하여 각하되어야 한다.

(2) (가)호 표장은 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

① 이 사건 등록상표의 'SPA'는 일반거래계에서 '온천수' 또는 '온천수, 광천수를 통한 마사지 효과'라는 뜻으로 널리 알려져 있으므로 지정상품인 '화장비누' 등과 관련하여 원재료의 성분, 효능 등을 보통으로 표시하는 표장일 뿐만 아니라 온천으로 유명한 벨기에 국가의 세계적인 휴양지를 나타내는 현저한 지리적 명칭으로 일반인들에게 널리 인식되어 있는 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제4호 에 의하여 식별력이 없는 부분이고, 따라서 이 사건 등록상표의 'SPA'와 (가)호 표장의 'SP△'를 비교하여 양 상표의 유사 여부를 결정할 수 없다.

② (가)호 표장의 'SP△'는 'SPA'로 인식될 수 없고, 가사 그렇게 인식된다 하더라도 위 가.항에서 본 바와 같이 'SPA'는 현저한 지리적 명칭이고 그 사용상품의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이므로 상표법 제51조 제2호 , 제3호 에 의하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니한다.

③ (가)호 표장은 'Relax'와 'SP△'로 분리되어 인식되기보다는 그 전체로서 '릴랙스에스피' 또는 '릴랙스파'로 호칭, 관념될 것이므로, 나무모양의 도형과 'SPA' 및 '스파'라는 문자의 결합상표인 이 사건 등록상표와 유사하다고 할 수 없다.

④ 이 사건 등록상표의 지정상품과 (가)호 표장의 사용상품은 그 형상, 용도, 판매부문, 수요자의 범위 등이 상이하여 서로 유사하지 아니하다.

나. 피고의 주장

(1) 소외 등록상표는 사각형의 도형 안에 첫 글자만 대문자이고 나머지인 소문자인 'Relaxsp△'가 들어 있는 형태의 상표로서 (가)호 표장과 동일하지 아니할 뿐만 아니라 곧 무효가 될 상표이고, 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 소외 등록상표가 이 사건 심결시 이후에 등록되었다는 점을 들어 이 사건 소가 부적법하게 되었다 할 수 없다.

(2) 이 사건 등록상표는 도형과 문자부분으로 분리될 수 있고 문자부분의 'SPA'가 지정상품의 성분, 효능 등을 보통으로 표시하는 표장이거나 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장이라 할 수 없으며, (가)호 표장은 'Relax'와 'SP△'로 분리되고 'SP△'는 'SPA'로 인식될 수 있어 이 사건 등록상표와 (가)호 표장은 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품과 (가)호 표장의 사용상품 또한 유사하므로, (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

3. 이 사건 소의 적법 여부에 관한 판단

가. 판단 기준

상표권의 권리범위확인은 등록된 상표를 중심으로 어떠한 미등록상표가 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 상대방의 상표 내용이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 상대방의 등록이 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것임에도 그에 의하지 아니하고 곧 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되므로 상대방의 등록상표가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구는 부적법하다( 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결 등 참조). 한편, 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼아 심결이 부적법하다는 이유로 이를 취소할 수는 없으나( 대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211 판결 등 참조), 취소소송 자체를 구할 이익이 있는지 여부 등 소송요건의 존부는 원칙적으로 사실심의 변론종결시를 기준으로 하여 판단하되 사실심 변론종결시 이후 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우 그러한 사정도 고려하여 소의 이익이 없다고 보는 것이 대법원 판례의 일반적인 경향이라 할 것이다( 대법원 1999. 6. 8. 선고 99다17401, 17418 판결 , 대법원 2001. 5. 8. 선고 98후1921 판결 등 참조).

나. 인정 사실

갑42호증, 갑43호증의 1 내지 3, 갑44 내지 46호증의 각 기재에 의하면, 소외 등록상표가 이 사건 심결의 심결시 이후인 2003. 11. 19. 한국화장품 주식회사를 상표권자로, 지정상품을 상표법시행규칙 제6조 제1항 의 [별표 1] 상품류 구분 제3류인 '나리싱크림, 립스틱, 마스카라, 마스크팩, 바디안에센스, 스킨밀크, 스킨프레시너, 아이라이너, 아이섀도, 콤팩트용고형분'으로 하여 등록된 사실 및 같은 달 28. 위 상표에 대한 상표권이 원고에게 이전·등록된 사실을 인정할 수 있다.

다. 판 단

그러므로 살피건대, 소외 등록상표는 사각형의 도형과 문자가 결합된 상표이고, 문자 부분인 'Relaxsp△'는 첫 글자만 대문자이고 나머지는 모두 소문자이며 전혀 띄어쓰기가 되어 있지 않다는 점에서 (가)호 표장과 차이가 있으나, 사각형의 도형은 식별력이 없는 윤곽에 불과하고 문자크기가 변경되거나 띄어쓰기를 하지 않았다는 점만으로 상표의 칭호나 관념이 변경된다고 할 수 없으므로, 양 상표는 거래사회의 통념상 동일한 상표로 보아야 할 것이다.

그렇다면, (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 실질에 있어서 소외 등록상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인청구에 해당하여 확인의 이익이 없다 할 것인바, 이 사건 심결의 심결 당시에는 소외 등록상표가 등록되어 있지 않았으므로 심결 이후에 소외 등록상표가 등록된 점을 들어 이 사건 권리범위확인심판청구를 각하하지 아니한 이 사건 심결이 위법하다고 할 수는 없으나, 이 사건 소송의 변론종결시 및 그 이후의 사실 및 권리상태를 기준으로 할 때 (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 부적법하게 되었다 할 것이고, 따라서 이 사건 소를 통하여 (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 이 사건 심결의 당부를 구할 이익 또한 없어졌다고 봄이 타당하므로, 결국 이 사건 소는 부적법하다 할 것이다(한편, 피고는 소외 상표가 곧 무효가 될 상표이므로 이 사건 심판청구가 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판이 될 수 없다는 취지로 주장하나, 등록된 상표에 관하여는 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것이므로, 위 주장은 그 자체로 이유 없다).

4. 결 론

그러므로 이 사건 소를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.