특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명의 특정 정도와 확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않은 경우 특허심판원이 취해야 할 조치 및 확인대상발명의 특정 여부가 특허심판의 적법요건으로서 직권조사 사항인지 여부(적극)

특허법 제135조 , 제140조 , 제141조

대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 (공2005상, 868)

원고 (소송대리인 변리사 표승준 외 1인)

피고 (소송대리인 변리사 박진수 외 1인)

특허법원 2011. 12. 16. 선고 2011허5670 판결

원심판결을 파기한다. 특허심판원이 2011. 5. 20. 2010당3081호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 소송총비용은 원고가 부담한다.

직권으로 판단한다.

1. 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다( 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결 등 참조). 한편 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이다. 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것이다 ( 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).

2. 원심은 원고가 적극적으로 권리범위확인을 구하는 확인대상발명이 명칭을 “그물망으로 사용되는 그물”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)과 대비할 수 있을 만큼 적법하게 특정되었다는 전제에서, 이 사건 제1항 발명 중 원심 판시 구성 1의 ‘미싱기계에 의한 박음질’은 구체적인 바느질의 형태를 한정함이 없이 널리 미싱기계에 의해 박는 방식을 의미한다고 봄이 상당하므로, 이에 대응하는 확인대상발명의 원심 판시 구성 ⓐ, ⓑ의 ‘미싱기계에 의한 오버로크 봉제’는 이 사건 제1항 발명 구성 1의 ‘미싱기계에 의한 박음질’에 포함된다고 할 것이고, 또한 확인대상발명의 원심 판시 구성 ⓒ는 이 사건 제1항 발명의 원심 판시 구성 2와 동일하므로, 결국 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

3. 그러나 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 구성 1에는 “그물의 상하면에는 제1, 2로프가 미싱기계에 의해 각각 박음질로 부착되되”라고 되어 있는바, 여기에서 “박음질”의 사전적 의미는 좁게는 ‘바느질의 하나로서 실을 곱걸어서 튼튼하게 꿰매는 것’이지만, 넓게는 ‘재봉틀로 박는 일’을 뜻한다. 그런데 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이와 관련하여 ‘통상의 미싱기계는 로프가 비교적 단단하고, 로프의 두께가 있어 박음질 과정에서 파손이 초래되므로 본 발명의 그물구조를 형성하기 위해 미싱기계(130)의 일부를 용도에 맞게 설계 변경하였다’, ‘납로프(120)의 부착 또한 미싱기계(130)에 의해서 박음질하게 되는데, 이때에는 납(122)과 미싱기계(130)의 바늘이 서로 부딪히지 않도록 주의해서 납(122)을 감싸는 외피 부분만을 박음질하는 것이다’, ‘본 발명의 그물은 그물(100)의 상하면에 제1, 2로프(110a)(110b)가 미싱기계(130)에 의해서 튼튼하게 박음질되므로 유지보수비용이 절약된다’고 기재되어 있고, 도면 제6도, 제7도에는 미싱기계에 의해 로프와 그물이 서로 맞닿은 부분에 상하 일자 또는 지그재그로 연결된 형상으로 실이 꿰매어진 형태가 도시되어 있음을 알 수 있으므로, 이러한 여러 사정을 참작하면 이 사건 제1항 발명 구성 1에서의 ‘미싱기계에 의한 박음질’은 ‘미싱기계의 바늘이 로프와 그물을 상하로 관통하면서 꿰매는 방식’을 의미한다고 봄이 상당하다.

한편 이는 확인대상발명 구성 ⓐ, ⓑ의 ‘미싱기계에 의해 오버로크 봉제’되는 구성과 대응되는바, 확인대상발명의 위 구성에 관한 설명서에는 그 구체적인 구성에 대하여 아무런 기재를 하지 아니하고 있다. 그런데 오버로크는 흔히 ‘옷감의 가장자리를 휘감아서 바느질 하는 방법’을 의미하지만, 오버로크 방식이라고 하여 반드시 실이 그물과 로프를 함께 완전히 감싸는 형태로만 결합된다고 볼 수는 없고, 그물의 끝단과 로프가 맞닿은 부분을 따라 미싱기계의 바늘이 로프를 관통하면서 오버로크가 이루어질 수도 있을 뿐만 아니라, 용례에 따라서는 미싱기계에 의해 로프와 그물이 상하 지그재그로 연결된 형상으로 박음질이 이루어지는 것을 오버로크로 지칭하는 경우도 있다고 보인다. 만약 확인대상발명에서의 오버로크 방식이 실이 그물과 로프를 함께 완전히 감싸는 형태로 결합되는 경우를 지칭하는 것이라면, 이 사건 제1항 발명 구성 1의 ‘미싱기계에 의한 박음질’ 방식과는 결합 형태는 물론 결합력과 바늘 파손의 염려 등 그 작용효과에도 차이가 있어 서로 동일하거나 균등한 구성이라고 할 수 없는 반면에, 그 나머지의 경우들을 지칭하는 것이라면 구성 1과 동일하거나 균등한 구성이라고 볼 여지가 있으므로, 결국 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수는 없다.

그렇다면 특허심판원으로서는 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 본안으로 나아가 심결(2011. 5. 20.자 2010당3081호) 에 이른 잘못이 있다 할 것이며, 원심으로서는 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 이를 직권으로 조사하여 밝혀보았어야 할 것임에도 이를 간과하고 본안에 관하여 판단한 것은 특허발명의 권리범위와 권리범위확인심판에서의 확인대상발명의 특정에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 할 것이다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하되, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분할 뿐만 아니라, 확인대상발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에서는 보정할 수 없는 것이므로 이 법원이 직접 판결하기로 하여, 특허심판원이 2011. 5. 20. 2010당3081호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제99조 를 적용하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.