[1] 1. 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되고, 그에 따라 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 하는바, 이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 한편 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하기는 하나, 상표법 제57조 제1항 에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다. [2] 선글라스 수입판매업을 영위하던 갑이 등록상표 “ ”를 부착한 안경테, 선글라스, 안경집, 안경닦이 수건을 제조하여 시세이도 아메니티 굿즈 주식회사에게 전량 매도한다는 내용의 거래기본계약이 체결된 바 있다고 하여 이를 달리 볼 것은 아니다.

선글라스 수입판매업을 영위하는 갑이 선글라스 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “ ”의 통상사용권자 을 주식회사로부터 등록상표가 부착된 선글라스 제품을 수입하여 등록상표를 표시한 그대로 유통시킨 사안에서, 등록상표는 통상사용권자인 을 회사에 의하여 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘선글라스’에 정당하게 사용되었다고 한 사례

상표법 제57조 제1항 , 제73조 제1항 제3호

원고 (소송대리인 변리사 오종일)

가부시키가이샤 시세이도 (소송대리인 변호사 이회기 외 3인)

특허법원 2011. 12. 16. 선고 2011허8877 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유를 판단한다.

1. 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되고, 그에 따라 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 하는바( 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 참조), 이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 한편 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하기는 하나( 대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 참조), 상표법 제57조 제1항 에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다( 대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결 참조).

2. 원심판결 이유에 의하면, ① 씨앤씨엔터프라이즈라는 상호로 선글라스 수입판매업을 영위하던 소외인은 2007. 4. 21.경 및 2008. 3. 12.경 일본국 회사인 아오야마안경 주식회사(이하 ‘아오야마안경’이라 한다)로부터 지정상품을 ‘선글라스’ 등으로 하는 피고의 이 사건 등록상표 “ ”(상표 등록번호: 생략)가 부착된 선글라스를 수입한 후 2007. 10. 5.경 ‘아이비전’이라는 안경 소매업체 등에 이를 그대로 판매한 사실, ② 아오야마안경이 독일, 한국, 미국, 중국 등에 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스, 안경제품 등을 판매하는 것에 대하여 피고가 아무런 문제제기를 하지 않고 있는 사실, ③ 피고의 자회사인 주식회사 시세이도 아메니티 굿즈도 ‘아오야마안경이 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품에 관한 라이선스를 가지고 있으며 일본을 제외한 35개국에 판매할 권한이 있다’고 확인하여 준 사실, ④ 아오야마안경이 위 회사에게 ‘한국에서의 SHISEIDO 2009년분 안경·선글라스 등에 관한 판매보고서’를 송부한 사실 등을 알 수 있다.

위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 아오야마안경은 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품 등의 한국 내 판매와 관련하여 정당한 통상사용권자에 해당한다 할 것이고, 피고와 아오야먀안경 사이에 ‘아오야마안경이 이 사건 등록상표를 부착한 안경테, 선글라스, 안경집, 안경닦이 수건을 제조하여 시세이도쇼파즈 주식회사에게 전량 매도한다’라는 내용의 거래기본계약이 체결된 바 있다고 하여 이를 달리 볼 것은 아니다.

그렇다면 소외인이 아오야마안경으로부터 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품을 수입하여 등록상표를 표시한 그대로 국내의 안경 소매업체에게 양도하는 방법으로 이를 유통시킴으로써 국내의 거래자나 수요자에게는 이 사건 등록상표가 그 상표를 표시한 통상사용권자인 아오야마안경의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되었다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 그 상표를 표시한 통상사용권자인 아오야마안경에 의하여 국내에서 그 지정상품 중 하나인 ‘선글라스’에 정당하게 사용되었다고 보아야 한다.

원심이 소외인이 통상사용권자인 아오야마안경으로부터 상표사용권을 설정받았으므로 통상사용권자에 해당하고 이 사건 등록상표가 통상사용권자인 소외인에 의해 사용되었다고 판단한 부분은 잘못이지만, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 그 통상사용권자인 아오야마안경에 의하여 사용되었다고 보는 이상, 원심의 위 잘못은 판결 결과에 영향이 없으므로, 이 점에 관한 상고이유는 받아들이지 아니한다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박일환(재판장) 신영철 민일영(주심) 박보영