원고 (소송대리인 변리사 김중효)

가부시키가이샤 다마스 (소송대리인 특허법인 아주양헌 담당변리사 김혜인)

2009. 12. 23.

1. 특허심판원이 2009. 3. 16. 2008당2416호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제691722호 상표의 지정상품 가운데 “골프화, 농구화, 등산화, 럭비화, 복싱화, 야구화, 운동화, 육상경기용화, 체조화, 축구화, 하키화, 핸드볼화, 승마바지, 승마화, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 트랙슈트, 각반, 운동용 스타킹” 이외의 것에 관한 부분을 취소한다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용 중 80%는 피고가, 나머지는 원고가 각 부담한다.

특허심판원이 2009. 3. 16. 2008당2416호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

가. 심결의 경위

피고는 2008. 8. 14. 원고를 상대로 특허심판원에 아래 나 기재의 이 사건 등록상표에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008당2416호 로 심리한 다음, 이 사건 등록상표는 아래 다 가재의 비교대상상표와의 관계에서 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 8. 4./2006. 12. 29./제691722호

(2) 표장 :

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 “가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화(화), 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용 샌달, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는 샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존(Blouson), 사리(Saris), 사파리, 슈트, 스목(Smocks), 스커트, 슬랙스(Slacks), 신사복, 아노락(Anorak - 운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블(Chasuables), 청바지, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 토가(Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 파카(Parkas), 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라(Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대(Collarprotectors), 칼라커프스, 케미솔(Camisoles), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), T셔츠, 각반(각반), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머프(Muffs), 목도리, 반다나(Bandana), 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아(Boas), 비전기식 보온용 발싸개, 숄, 숄더랩(Shoulder wraps), 수녀용 머리수건, 수대(수대), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용 손수건(Pocket squares), 에스콧타이(Ascots), 에이프런, 운동용 스타킹, 유아용 직물제기저귀, 의류용 호주머니, 타이츠(Tights), 퍼러린(Pelerines), 관(관), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙(Sun visors), 베레모, 사교관(사교관), 의류용 후드, 터번, 톱햇(Top hat), 방수피복, 가터(Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용 멜빵, 혁대”

다. 비교대상상표

(1) 표장 : (비교대상상표 1), (비교대상상표 2), (비교대상상표 3),

(2) 사용상품 : 탁구공, 탁구배트(탁구라켓), 탁구배트케이스, 탁구러버, 탁구대, 탁구네트 등의 탁구용품, 스포츠의류, 가방, 신발

(3) 사용지역 : 일본

(4) 사용자 : 피고

[인정근거] 다툼 없음

2. 쟁점

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 비교대상상표와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부인바, 구체적으로 ① 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 일본의 수요자들 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있었는지 여부, ② 이 사건 등록상표가 비교대상상표와 동일 또는 유사한지 여부 및 ③ 원고가 부당한 이익을 얻으려 하거나 피고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였는지 여부이다.

3. 쟁점에 대한 판단

가. 비교대상상표의 일본 내에서 주지 여부

(1) 인정사실

을 1 내지 27호증(해당 가지번호 포함)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음 각 사실이 인정된다.

(가) 피고는 1950. 12. 일본에서 창립된 탁구용품 종합 메이커로서 1951. 5. 21. 일본특허청에 비교대상상표 1의 도형 부분에 관하여 지정상품을 “탁구용품, 야구용품, 정구용품”으로 하여 상표등록을 받아 사용하였고, 1991년부터는 비교대상상표 2도 사용하였다. 피고는 초기에는 위 각 상표들이 부착된 탁구라켓, 러버 등 탁구용품을 판매하였는데, 1990년대 초 무렵부터는 탁구복, 탁구화, 양말, 가방 등 탁구 관련 액세서리 제품에도 위 각 상표들을 부착하여 판매하였다.

비교대상상표 1의 도형 부분은 일본특허청 발행의 유명상표집과 우리나라의 특허청이 1986년에 발행한 등록외국유명상표집에 각각 유명상표로 등재된 바 있다.

(나) 피고는 2002. 1. 일본의 경제 주간지인 “니케이 비즈니스”에 “작은 우수 기업을 배워라 - 알려진 점유율 NO.1 기업”이라는 제목 아래 일본의 76개 우수 기업 중 하나로 선정되어 탁구용품을 제조하는 “작은 톱 기업”으로 소개되었다. 또한, 2004. 7. 일본에서 발행된 “온리원 기업은 여기가 다르다 - 성장하는 17개의 유니크한 사고와 행동”이라는 책자에는 “탁구에 목숨을 걸고 탁구화 함께 진화하는 버터플라이/다마스”라는 제목 아래 첫 번째 기업으로 피고가 소개되었다. 그리고 일본의 경제 잡지인 “실업(실업)의 일본” 2000년 10월호는 “올림픽에서 활약하는 일본 기업”에 관하여 보도하면서, “탁구용품 메이커인 다마스는 버터플라이 브랜드의 탁구라켓과 러버로 세계점유율의 약 50%를 차지하는 톱 메이커이다. ··· 공령휘 선수를 필두로, 국내외 유력 선수 약 50명이 다마스의 계약 선수로 버터플라이 라켓과 러버로 시드니에 임한다.”라고 소개하였다. 한편, 2004년 12월 일본에서 발행된 “이 회사는 왜 쾌진격이 계속되는가 - 10년 이상 높은 성장을 실현하고 있는 22개사의 특징 -”이라는 책자에는 피고의 회사는 라켓, 러버와 같은 탁구용품이 세계 톱메이커이며, 세계 100개국 이상에서 애용되고 있는 내용, 올림픽이나 세계 선수권에서의 용구점유율은 약 60%라는 내용, 피고의 매출액이 1993년 32억엔, 1998년 33억엔, 2003년 46억엔이라는 내용 등이 기재되어 있다.

(다) 도쿄상공리서치의 기업정보에 의하면, 피고의 매출액은 2002년 약 38억엔, 2003년 약 45억엔, 2004년 약 49억엔, 2005년 약 52억엔에 이르렀다.

(2) 판단

위 인정사실에 의하면, 비교대상상표 1, 2는 이 사건 등록상표가 출원된 2005. 8. 4. 무렵에는 일본의 일반 수요자나 거래자들 사이에서 적어도 탁구용품에 관하여는 특정인의 상표라고 현저하게 인식되었다고 할 것이다(다만, 비교대상상표 3은 피고가 제조, 판매한 일부 탁구용품에 사용된 사실은 인정되나, 피고가 제출한 증거만으로는 국내 또는 국외에서 특정인의 상표로서 주지성을 획득하였다고 인정하기 어렵다).

나. 이 사건 등록상표와 비교대상상표 1, 2의 동일 또는 유사 여부

둘 이상의 문자들의 조합 또는 문자와 도형으로 이루어진 결합상표는 전체 상표에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다( 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008후101 판결 ).

이 사건 등록상표는 ‘나비’의 의미를 가진 ‘BUTTERFLY'와 그 한글 음역인 ’버터플라이‘가 상하병기된 것인데, 양자의 호칭과 관념이 같으므로 그 중 하나인 ‘BUTTERFLY'만으로 거래에 놓일 수 있다. 비교대상상표 1, 2는 모두 도형과 문자 ’Butterfly'가 결합된 것인바 그 결합이 불가분적이라고 할 수 없으므로 문자 부분만으로 거래에 놓일 수 있는데, 이 경우 이 사건 등록상표와 비교대상상표들의 요부는 호칭과 관념이 동일하다.

따라서 이 사건 등록상표과 비교대상상표 1, 2는 외관이 다소 다르지만 전체적으로 유사한 상표에 해당한다.

다. 원고의 부정한 목적 여부

(1) 판단 기준

상표법 제7조 제1항 제12호 는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하고 또는 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않으려는 취지인바, 여기에서 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 제3자의 상표의 동일·유사성의 정도, 제3자와 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 제3자가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 특정인의 상표의 지정상품의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

(2) 판단

(가) 인정사실

앞에서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실이 인정된다.

1) 피고는 1992. 10. 5. 비교대상상표 1, 2에 관하여 각 지정상품을 “탁구용공, 탁구용배트, 탁구용배트케이스, 탁구대, 탁구용네트”로 하여 상표등록을 출원하여 1993. 10. 21. 등록받았고, 2001년 무렵부터 주식회사 신남무역 및 버터플라이코리아를 통하여 비교대상상표 1, 2가 부착된 제품을 우리나라에 수출, 판매하였다.

2) 원고는 1989. 11. 10. 버터플라이스포츠라는 상호로 사업자등록을 마친 후 그 무렵부터 운동복 등의 제품을 생산, 판매하였는데, 1992. 1. 29. 상표를, 1996. 1. 25. 상표를, 1997. 5. 21. 상표를 각 출원하여 등록받았다. 그러나 위 각 상표의 등록은 피고의 등록무효심판청구에 따라 수요자를 기만할 염려가 있다는 이유로 청바지를 제외한 모든 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표의 출원 전에 모두 무효로 되었다.

(나) 부정한 목적 여부

‘Butterfly'는 나비를 뜻하는 비교적 쉬운 영어 단어이나 적어도 탁구용품에 관한 한 이를 포함하는 비교대상상표 1, 2가 일본에서 주지성을 획득한 점, 이 사건 등록상표는 비교대상상표 1, 2와 요부의 호칭과 관념이 같아 유사성의 정도가 큰 점, 탁구용품과 탁구 이외의 운동용품은 거래자와 수요자가 중복되는 경우가 많고 유통경로도 대체로 일치하여 경제적으로 밀접한 견련관계가 인정되는 점, 원고는 피고와의 분쟁 경위에 비추어 이 사건 등록상표의 출원 당시 비교대상상표 1, 2의 존재를 충분히 인식하고 있었을 뿐 아니라 ’Butterfly'를 요부로 포함하는 상표를 운동용품에 사용하는 경우 피고의 상품으로 오인될 수 있어 수요자를 기만할 염려가 있음을 알고 있었다고 보이는 점 등을 고려하면, 비록 이 사건 등록상표의 지정상품에 탁구용품이 포함되어 있지 않다고 하더라도, 원고가 이 사건 등록상표를 출원함에 있어서 지정상품에 “골프화, 농구화, 등산화, 럭비화, 복싱화, 야구화, 운동화, 육상경기용화, 체조화, 축구화, 하키화, 핸드볼화, 승마바지, 승마화, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 트랙슈트, 각반, 운동용 스타킹” 등의 운동용품을 포함한 것은 피고의 일본 내 주지상표인 비교대상상표 1, 2를 모방하여 비교대상상표 1, 2에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적으로 한 것이라고 인정된다.

다만, 위 운동용품 이외의 지정상품은 탁구용품과 생산자, 용도, 판매장소 및 수요자가 달라 경제적으로 밀접한 견련관계가 있다고 할 수 없으므로 이를 지정상품에 포함하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 하여 원고에게 부정한 목적이 있었다고 볼 수 없다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “골프화, 농구화, 등산화, 럭비화, 복싱화, 야구화, 운동화, 육상경기용화, 체조화, 축구화, 하키화, 핸드볼화, 승마바지, 승마화, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 트랙슈트, 각반, 운동용 스타킹”에 관한 부분은 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 등록이 무효로 되어야 하는바, 이 사건 심결은 그 중 위 지정상품에 관한 부분은 위와 결론을 같이하여 적법하나 나머지 부분은 위와 결론을 달리하여 위법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구 중 위 지정상품 이외의 지정상품에 관한 부분은 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각한다.