명칭을 “일련번호 추출기능을 가진 유가증권 계수장치 및 그 방법”으로 하는 특허발명은 비교대상발명 1, 2, 3과 기술분야가 동일하고 목적이 공통되며, 특허발명의 구성 가운데서 비교대상발명 1의 광학식 센서와 자기식 센서에 의한 권종인식단계를 비교대상발명 2의 이미지 센서에 의하여 취득된 전체 이미지 데이터를 이용하는 권종인식단계로 치환한 후 그 단계에서 취득한 전체 이미지 데이터로부터 일련번호 이미지를 추출하는 것에 의하여, 특허발명의 제3-5단계는 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 사항이라 할 것이고, 특허발명에서 기대되는 효과 역시 비교대상발명 1, 2, 3을 결합한 것으로부터 충분히 예측할 수 있는 정도이다. 따라서 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

“일련번호 추출기능을 가진 유가증권 계수장치 및 그 방법”을 명칭으로 하는 특허발명의 진보성을 부정한 사례

특허법 제29조 제2항

대법원 2007.9.6. 선고 2005후3284 판결 (공2007하, 1582)

주식회사 에스비엠(소송대리인 변리사 김삼수외 2인)

주식회사 씨텍 (소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 이영필외 2인)

특허법원 2007. 11. 8. 선고 2007허3110 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

상고이유를 판단한다.

1. 기록에 비추어 살피건대, 명칭을 “일련번호 추출기능을 가진 유가증권 계수장치 및 그 방법”으로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 제489550호)은 비교대상발명 1, 2, 3과 기술분야가 동일하고 목적이 공통되며, 이 사건 특허발명의 구성 가운데서 이 사건 제1항 발명의 원심판시 제3-5단계의 구성 이외의 나머지 구성은 비교대상발명 1, 2, 3에 의하여 공지되어 있고, 원심판시 제3-5단계의 구성에 대해 보더라도, 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 당해 기술분야의 기본적 과제 등에 비추어 용이하게 비교대상발명 1, 2의 결합 또는 조합에 이를 수 있다고 인정할 수 있으며, 나아가 이 사건 특허발명의 출원 당시의 기술수준과 비교대상발명 1, 2의 기술내용 등을 고려하여 보면, 비교대상발명 1의 광학식 센서와 자기식 센서에 의한 권종인식단계를 비교대상발명 2의 이미지 센서에 의하여 취득된 전체 이미지 데이터를 이용하는 권종인식단계로 치환한 후 그 단계에서 취득한 전체 이미지 데이터로부터 일련번호 이미지를 추출하는 것에 의하여, 원심판시 제3-5단계는 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 사항이라 할 것이고, 이 사건 특허발명에서 기대되는 효과 역시 비교대상발명 1, 2, 3을 결합한 것으로부터 충분히 예측할 수 있는 정도이다. 따라서 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 할 것이다.

2. 그럼에도, 원심판시 제3-5단계의 구성에 대한 구성의 곤란성과 이로 인한 효과의 현저성이 있음을 전제로 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항인 이 사건 제3, 4, 5항 발명, 그리고 이 사건 제1항 발명을 장치의 발명으로 표현한 이 사건 제6항 발명 및 그 종속항인 이 사건 제7, 9, 10항 발명은 비교대상발명 1, 2, 3에 비하여 진보성이 인정된다는 취지로 판단한 원심에는, 이 사건 특허발명의 출원 당시의 기술수준과 이 사건 특허발명 내지 비교대상발명들의 기술내용 등을 잘못 이해함으로써 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하게 하기 위하여 사건을 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김영란(재판장) 김황식 이홍훈(주심)