[1] 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 정한 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하기 위한 요건 및 그 판단 기준 시기(=등록상표의 등록결정일)

[2] 선사용상표 1 “ ”, 선사용상표 2 “ ”, 선사용상표3 “ ”은 등록상표 “ ”과 그 표장 및 사용상품들이 동일·유사하여 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 정한 ‘수요자기만상표’에 해당한다고 한 사례

[1] 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(기존의 상표)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 이에 못지 아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며, 그 판단 기준시는 등록상표의 등록결정일이다.

[2] 선사용상표 1 “ ”, 선사용상표 2 “ ”, 선사용상표3 “ ”은, 등록상표의 등록결정일 당시 국내의 일반 거래에 있어서 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 등록상표 “ ”과 그 표장 및 사용상품들이 동일·유사하여 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 정한 ‘수요자기만상표’에 해당한다고 한 사례.

[1] 상표법 제7조 제1항 제11호 [2] 상표법 제7조 제1항 제11호

[1] 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 (공2004상, 656) 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 (공2006하, 1567) 대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 (공2007하, 1193)

주식회사 로엔케이 (소송대리인 변호사 서영철)

피고 (소송대리인 변호사 정현해)

2009. 11. 6.

1. 특허심판원이 2009. 5. 22. 2008당1739호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

가. 피고의 등록상표

(1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : 2006. 7. 12. / 2007. 6. 25. / 2007. 8. 17. / 제721243호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 전자시계, 가죽제 시계줄, 골프시계, 쾌종시계(괘종시계의 오기로 보임), 디지털시계, 벽걸이시계, 벽시계, 손목시계줄, 스포츠시계, 시계덮개, 시계무브먼트, 시계문자판, 시계밴드, 시계밴드 및 줄, 시계버클(상품류 구분 제14류, 이하 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라 한다).

나. 선사용상표

(1) 구성

(가) 선사용상표 1 :

(나) 선사용상표 2 :

(다) 선사용상표 3 :

(2) 사용상품 : 전자시계, 팔목시계 등

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9 내지 12호 에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판청구를 하였는데, 특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9 내지 12호 에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 등록상표가 수요자기만상표에 해당하는지 여부

가. 법리

등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(기존의 상표)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 이에 못지 아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며( 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 참조), 그 판단기준시는 등록상표의 등록결정일이다.

나. 표장과 지정상품이 동일·유사한지 여부

이 사건 등록상표는 돌고래를 뜻하는 영단어 ‘DOLPHIN’과 그 한글음역인 ‘돌핀’이 아래위로 병기되어 구성된 표장이고, 선사용상표들은 영단어 ‘DOLPHIN’으로 또는 그 한글음역인 ‘돌핀’으로 구성되거나 영단어 ‘DOLPHIN’ 아래에 도안화된 돌고래 그림을 배치하여 구성된 표장이므로, 이들 상표는 그 호칭과 관념이 같고 일부 외관이 비슷하여 유사한 표장에 해당한다.

이 사건 등록상표의 지정상품은 시계류 및 그 부품이나 액세서리에 해당하는 것들로서 선사용상표들의 사용상품인 전자시계, 팔목시계 등과 동일하거나 유사한 상품에 해당한다.

다. 선사용상표들이 알려진 정도

(1) 인정되는 사실관계

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제3 내지 67호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

(가) 주식회사 한독은 1982년경 브랜드 공모를 통하여 ‘돌핀’과 ‘DOLPHIN’을 브랜드로 선정한 이후 1984년경부터 이를 선사용상표 제품에 사용하기 시작한 이래 1993. 9. 20. 선사용상표 1을 상표로 등록받기에 이르렀고(다만 존속기간갱신등록을 하지 않아 2003. 9. 21. 존속기간만료로 소멸됨), 1996년 3월경 우리자동차판매 주식회사(1997년경 대우자동차판매 주식회사로 상호가 변경됨)에 합병되었는데, 1999년경 대우자동차판매 주식회사는 그 시계사업부를 원고에게 매각하였고(매각 당시 원고의 상호는 주식회사 비티아이였다가 그 후 현재의 상호로 변경됨), 원고는 그때부터 지금까지 선사용상표 제품을 제조판매하고 있다.

(나) 주식회사 한독은 1988년 5월경 3개의 TV광고물을 제작하여 그 무렵 선사용상표 제품을 광고한 것을 비롯하여, 1992. 1. 1.경 공중파 방송을 통하여 선사용상표 제품을 광고하였고, 원고가 2001년 2월경부터 2001. 4. 30.경까지 SBS TV의 여러 프로그램에서 65회 가량 선사용상표 제품을 자막광고의 방식으로 광고하였으며, 2002. 10. 1.경부터 2008. 9. 30.까지 MBC 라디오의 ‘별이 빛나는 밤에’라는 프로그램에, 2005. 4. 1.부터 2008. 9. 30.까지 KBS 라디오의 ‘메이비 볼륨을 높여요’라는 프로그램에 선사용상표 제품 협찬광고를 하였다.

(다) 원고는 월간지 ‘Watch ＆ Jewelry’에 2003년 12월경부터 2004년 6월경까지 6회가량 선사용상표 제품을 광고한 것을 비롯하여 월간지 ‘몽비쥬(monbijou)’에 2003년 4월경부터 2008년 5월경까지, 월간지 ‘상품시장’에 2005년 5월경부터 2009년 7월경까지, 월간지 ‘기프트 서울’에 2007년 2월경부터 2009년 6월경까지 매월 선사용상표 제품을 광고하였다.

(라) 월간지 ‘시계(2002년 12월경 명칭이 위 Watch ＆ Jewelry로 변경됨)’ 1996년 11월호에는 “우리자동차판매 주식회사가 1985년부터(당시에는 주식회사 한독) 플라스틱 디지털시계를 미국에 수출함으로써 플라스틱 시계기술의 노하우를 축적하여 국내 시계시장에 저가의 플라스틱시계 시장을 형성하고, 플라스틱 시계의 선두회사로서 플라스틱 시계에 있어서 다양한 디자인을 개발하였다”는 취지의 기사와 함께 선사용상표 제품 사진이 실리기도 하였다.

(마) 주식회사 한독의 선사용상표 제품을 포함한 연도별 총매출액은 1991년도에 약 703억원, 1992년에 약 384억원, 1993년에 약 143억원, 1994년에 약 148억원, 1995년에 약 158억원에 이르렀고, 1995년의 경우 전자손목시계의 제조판매액이 전체 매출액의 98%를 차지하였다.

(바) 원고가 2004. 1. 1.부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵인 2007. 6. 30.까지 제조판매한 선사용상표 제품의 수량은 약 25만개로서 그 매출액은 약 45억원 정도이다.

(사) 인터넷 포털사이트인 네이버(www.naver.com)에서 ‘돌핀시계’를 검색어로 하여 검색할 경우 1,400여건의 자료가 검색되는데, 검색된 자료에 “돌핀시계는 가볍고 군대에서 쓰기 좋다”, “돌핀시계는 싸고 내구성이 좋다”, “돌핀시계는 한국명품이다”, “돌핀시계는 군용 시계의 최강자다”, “돌핀시계는 막 쓰기 좋고 튼튼해 험한 환경에 잘 견디는 시계로 대한민국 남자들 대부분 특히 군인들 사이에 유명하다”는 내용 등이 소개되어 있고, 2003. 10. 23.자 매일경제신문에 “갤럭시와 돌핀으로 명성을 떨쳤던 BTI(원고의 변경 전 상호)가 현대시스콤에 인수돼 시계업계가 술렁이고 있다”는 내용의 기사가 실리기도 하였다.

(2) 판단

위 인정 사실에서 본 바와 같이 비록 2003. 12. 31. 이전의 선사용상표 제품의 정확한 매출규모를 알 수 없지만, 1991년부터 1995년까지의 주식회사 한독의 총매출규모, 2004. 1. 1. 이후 이 사건 등록상표의 등록결정일까지의 선사용상표 제품의 매출규모, 선사용상표 제품의 광고 종류와 규모, 인터넷 포털사이트의 지식검색이나 블로그 및 월간지 또는 일간지 등에 선사용상표 제품 등이 소개된 내용 등에 비추어 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 일반 소비자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 잘 알려져 있었다고 할 것이다.

라. 소결

이와 같이 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 국내의 일반거래에 있어서 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 그 표장과 사용상품이 이 사건 등록상표의 그것들과 유사하거나 동일·유사하여 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자기만상표에 해당한다.

3. 결론

그렇다면, 이 사건 등록상표는 원고의 나머지 주장에 관하여 더 살필 것 없이 그 등록이 무효라고 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.