가. 의장권을 침해할 우려가 있다고 판단한 예

나. 의장의 유사여부와 판단기준]

가. 의장권을 침해할 우려가 있다 함은 현실적으로 침해에 이르지 아니하였으나 침해가 발생할 가능성이 극히 높은 상태를 말하는 것이므로 카세트 테이프 레코더 및 동 덱메카니즘의 제조, 판매등을 사업목적으로 하는 을이 의장을 제조하여 거래처에 그 성능검사를 의뢰하고 또 선전용 카달로그를 제작 배포하는 등 갑의 의장권을 침해한 사실이 있음에도 불구하고 이러한 사실을 강력히 부인하면서 한편으로는 갑의 발생의장에 대하여 무효심판청구를 하고 현재까지도 이를 유지하고 있다면 비록 현재는 이와 같은 침해행위를 하고 있지 않다고 하더라도 언제든지 다시 기회만 허락되면 이러한 침해행위를 할 가능성이 높다고 보여지므로 갑의 의장권을 침해할 우려가 있는 경우에 해당한다.

나. 의장의 본체는 이를 보는 사람의 마음에 어떤 미적 심미감을 환기시키는 것에 있으므로 의장의 유사여부를 판단함에 있어서는 모든 사람의 마음의 환기될 미감과 인상의 유사성여부에 따라야 하고 또 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 볼 것이 아니라 전체 대 전체의 관계에 있어서 지배적인 특징이 서로 유사하다면 전부적인 특징에 다소 차이가 있을지라도 양 의장은 유사하다고 보아야 할 것이며 이 경우 의장을 보는 사람의 주의를 가장 끌기쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이를 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사여부를 결정하여야 한다.

의장법 제56조의2 , 특허법 제155조

대법원 1986.2.25. 선고, 85후85 판결(요특Ⅱ의장법 제5조6482면 공774호538) 1986.3.25. 선고, 84후60 판결(공776호708) 1986.9.23. 선고, 86후13 판결(공788호2949)

다나신 덴기 가부시기 가이샤

주식회사 새한정기

1. 피고는 별지 (가)표시 도면 및 설명서 기재의 테이프 레코더용 테이프 구동기를 생산, 사용, 판매 및 확포하여서는 안된다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 각 성립에 다툼이 없는 갑 제1호증(의장공고), 갑 제2호증(의장등록증)의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 원고회사는 1984.9.14. 출원번호 84-10948호로서 의장고안의 요지를 "도면대용사진(별지(나)표시 사진)에서 표현한 바와 같은 테이프 레코더용 테이프 구동기의 형상 및 모양의 결합"으로 하고, 그재질은 "금속 및 합성수지"로 하며, 의장등록청구의 범위를 "의장고안의 요지를 감안한 도면대용 사진 및 설명에서 표현한 바와 같은 테이프 레코더용 테이프 구동시의 형상 및 모양의 결합"으로 한 테이프 레코더용 테이프 구동기(이하 등록의장이라 한다)의 등록출원을 하여 1985.5.6. 의장등록 제54979호로서 의장등록을 한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.

2. 원고는, 피고가 등록의장과 유사한 별지(가)표시 도면 및 설명서 기재의 테이프 레코더용 테이프 구동기(이하 본건 의장이라 한다)를 생산하여 이를 판매할 목적으로 이에 관한 광고선전물을 거래처에 배포함으로써 원고의 의장권을 침해하거나 침해할 우려가 있으므로 그 침해의 금지 또는 예방을 구한다고 주장하고 피고는 본건 의장과 같은 테이프 구동기를 생산하거나 판매하려고 한 사실이 전혀 없다고 다툰다. 그러므로 먼저 피고가 본건 의장인 테이프 레코더용 테이프 구동기를 생산 또는 판매하려고 한 사실이 있는지 여부에 관하여 보건대, 각 성립에 다툼이 없는 갑 제4호증(제품 카달로그, 갑 제10호증의 5와 같다), 갑 제10호증의 8 내지 11(각 증인신문조서), 을 제1호증의 4(심판청구사실증명원), 같은 을 제2호증(증명원), 증인 권병하의 증언에 의하여 각 진정성립이 인정되는 갑 제5, 8호증(각 사진), 갑 제6호증(정보조사표), 갑 제7호증(제품 카탈로그), 갑 제11호증(신문), 갑 제12호증의 1(덱인정시험결과보고서), 2(비-1차 시험보고서), 3(시험결과보고서), 2 내지 4(덱인정시험결과), 5(에이-1차 시험결과보고서), 6(시험결과보고서), 7(문제점 리스트)의 각 지재 및 영상과 위 증인, 같은 안연종의 각 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 피고회사는 각종 디지털클릭의 제조 및 판매와 그 부대사업 일체 등을 목적으로 하여 1973.9.29. 설립된 후 1986.11.22.에는 정관을 변경하여 그 목적사업에 카세트 테이프 레코더 및 동 덱메카니증의 제조 및 판매 등을 추가한 사실, 피고회사는 1986.2.경부터 본건 의장을 에스엠 300시리즈로 명명한 다음 등록의장과 같은 테이프 레코더용 테이프 구동기를 조립하여 완제품을 생산하는 소외 부강산업사의 본건 의장과 유사한 사진이 게재된 카탈로그(갑 제4호증 및 갑 제10호증의 5)를 배부하여 납품주문을 받는 한편 소외 금성사 음향사업부 개발실 덱담당자에게 본건 의장에 대한 성능검사를 의뢰하였고(불합격판정을 받았으며 그 결과보고서가 갑 제12,13호증이다)또 피고회사의 업무계장인 소외 안중수는 등록의장과 본건 의장을 포함한 여러 가지 덱메카니즘의 가격 등을 대비한정보조사표(갑 제6호증)를 작성하여 각 거래처에 제공하면서 본건 의장의 가격이 등록의장의 그것보다 싸다고 선전하여 온 사실, 이에 원고회사가 1986.8.초경 피고회사를 상대로 당 지원86카12045호로서 의장권침해금지가처분신청을 하였던 바, 피고회사도 같은 달18. 원고회사를 상대로 원고의 등록의장권에 대한 이해관계인이라고 주장하면서 특허청에 86심546호로서 원고의 등록의장은 공지 공용된 것이라는 이유로 이에 대한 무효심판청구를 하여 현재까지도 위 심판은 계속중에 있는 사실, 피고는 위 가처분신청이 제기되자 본건 의장의 생산 및 선전을 모두 중지하고 이를 생산하거나 카탈로그를 확포한 일이 전혀 없었다고 강력히 다투는 바람에 원고는 1987.3.25. 위 가처분신청을 취하하였는데 그후 전자제품업계의 전문지인 전자시보(갑 제11호증)에 피고가 본건 의장을 대량생산할 수 있는 설비를 갖추었다는 내용의 기사가 게재되자 이에 자극받은 원고는 이를 사전에 저지하기 위하여 다시 이 사건 소송에 이르게 된 사실을 인정할 수 있고 위 인정에 어긋나는 위 증인 김민수의 증언은 이에서 인용한 각 증거들에 비추어 믿을 수없으며, 달리 반증이 없다.

살피건대, 등록된 의장권을 보유하는 자는 그 의장권을 침해하는 자뿐만 아니라 이를 침해할 우려가 있는 자에 대하여서까지도, 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 것이고, 여기에서 침해의 우려가 있다 함은 현실적으로 침해에는 이르지 아니하였으나, 침해가발생할 가능성이 극히 높은 상태를 말한다고 할 것인 바, 위에서 본 바와 같이 카세트 테이프 레코더 및 동덱메카니즘의 제조, 판매 등을 사업목적으로 하는 피고회사가 본건 의장을 제조하여 거래처에 그 성능검사를 의뢰하고 또 그 선전용 카탈로그를 제작 배표하는 등 원고의 의장권을 침해한 사실이 있었음에도 불구하고, 이러한 사실을 강력히 부인하면서 한편으로는 원고의 등록의장에 대하여 무효심판청구를 하고 현재까지도 이를 유지하고 있다고 한다면, 비록 현재는 위와 같은 침해행위를 하고 있지 않다고 하더라도 언제든지 다시 기회만 허락되면 이러한 침해행위를 할 가능성이 극히 높다고 보여지므로 위와 같은 사실과 그밖에 이 사건 변론에 나타난 여러 가지 사정을 참작할 때에(만약에 본건 의장이 등록의장과 유사하다고 인정된다면)피고의 위와 같은 소위는 원고의 의장권을 침해할 우려가 있는 경우에 해당된다고 아니할 수 없다.

3. 그러므로 나아가 보건 의장과 등록의장이 유사한지의 여부에 관하여 보건대, 의장의 본체는 이를 보는 사람의 마음에 어떤 미적심미감을 환기시키는 것에 있으므로 의장의 유사여부를 판단함에 있어서는 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상의 유사성여부에 따라야 하고 또 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 볼것이 아니라 전체대 전체의 관계에 있어서 지배적인 특징이 서로 유사하다면 세부적인 특징에 다소 차이가 있을지라도 양 의장은 의장은 유사하다고 보아야 할 것이며, 이 경우 의장을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반수요자의 심미감에 차이를 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사여부를 결정하여야 할 것이다.

그런데 위에 나온 갑 제4, 5, 7, 8호증과 각 성립에 다툼이 없는 갑 제10호증의 6, 14(각 감정서, 갑 제10호증의 14는 을 제1호증의 12와 같다),7(증인신문조서)의 각 기재 및 영상과 당원의 현물검증 결과에 변론의 전취지를 종합하면, 등록의장과 본건 의장은 첫째, 양자 모두"테이프 레코더용 테이프 구동기"로서 의장이 표현된 물품이 전혀 동일하고 그 재질(다같이 금속 및 합성수지임)과 용도 또한 동일하며, 둘째, 의장의 형상과 모양에 있어서 의장의 요부를 형성하고 있는 정면을 중심적으로 대비하여 보면 ① 양자는 모두 기판의 전체 외각선이 "그림"모양으로 되어있고 기판의 내부에는 동일 위치에 동일 모양의 모터 및 기판고정용 등의 설치공이 나열되어 있다. ② 기관의 하반부 전체에는 "그림"형상과 모양의 스위치 구동 부재설치판이 취부되어 있고 기판의 우측상부에는 우측 상단에 맞추어 우측으로 직사각형 모양의 모터브래킷을 나착하여 이 브래킷상에 모터가 취부되어 있는 모양과 형상이 동일하다. ③ 양자 모두 기판중심부의 약간 위쪽에는 기어형 공급릴과 권취릴이 기판중심을 좌우 대칭으로 배설되어 있고 이 두릴 사이에는 아이들 기어, 체인지 기어 및 플레이 구동기어의 세 개 기어축이 정삼각형 모양으로 배치되어 표현되어 있는 점이 동일하다.

④ 양자 모두 스위치 구동부재 설치판 중앙부에는 "그림"형상과 모양의 헤드취부판이 배설되어 있으며 이 헤드취부판의 하부 중심부와 하부 좌측으로 각각 "그림"형상과 모양의 재생헤드와"그림"형상과 모양의 소거헤드가 부착되어 있고 소거헤드는 좌측상부 일단이 나착되고 우측 하부타단이 이동되며 하단부가 좌측으로 경사지게 배설되어 있다. ⑤ 위 헤드취부판 하단부 우측에는 "그림"형상과 모야의 핀치로울러 지지체가 캡스턴에 근접하여 핀치로울러를 회전가능하게 축지하는 모양으로 배설되어 있고 핀치로울러 지지체의 직상부에는 "그림"형상과 모양의 작동부재가 하부측이 우측으로 경사지게 배치되어서 하부일단이 회전되도록 나착지지되고 상부 타단은 권취릴의 하부에 접촉되는 모양으로 배설되게 표현된점이 동일하다. ⑥ 또한 기판의 조측 상부에는 "그림"모양이 오녹음방지 작동편이 배설되어 있고, 기판의 중앙상단부에는 카세트 스프링 지지대가 설치되어 있는 점이 동일하다. ⑦ 다만 스위치 구동부재 설치판 우측부에 설치된 이젝트작동편이 등록의장은 이젝트의 우측상단부에 설치되어 있는데 대하여 본건 의장은 우측 중앙부에 설치되어 있는점이 상이하나 이 이젝트 작동편이 설치위치를 제외하고는 이젝트 전체의 형상 및 모양이 "그림"으로서 동일하고 또한 이젝트의 배치위치도 동일하다. 셋째, 두 의장의 배면을 대비하여 보면 두 의장은 기판의 모양과 형상이 동일하고 기판에 배설된 모터브래킷, 모터고정볼트 모터풀리, 플라이휠, 플레이 구동기어, 벨트 등의 모양 및 배열위치가 거의 동일하다. 따라서 등록의장과 본건 의장은 전체적으로 관찰할 때 구성요소 개개의 모양 및 형상이 동일 내지 극히 유사할 뿐 아니라 이 들 개개 구성요소의 모양 및 형상의 결합으로서의 형태, 모양, 구성의 형식, 모양이 점하는 면적, 위치, 이들 상호간에 있어서의 균형이 동일 내지 극히 유사하여 양자는 전체적으로 보아 유사하다고 아니할 수 없다.

4. 그렇다면 피고는 등록의장가 유사한 본건 의장을 생산 판매함으로써 원고의 의장권을 침해할 우려가 있다 할 것이므로, 피고에 대하여 본건 의장의 생산, 사용, 판매 및 확포의 금지를 구하는 원고의 이 사건 청구는 정당하여 이를 인용하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제89조 를 적용하여 주문과 같이 판결한다.