[1] 이른바 선택발명에 있어서 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 아니한 경우에도 특허발명이 공지된 것이라는 이유로 그 권리범위를 부인할 수 있는지 여부(소극)

[2] 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 당업자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우, 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부(소극)

[3] (가)호 발명이 공지기술로부터 용이하게 발명해 낼 수 있는 것이어서 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례

[1] 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라고 할 수 없고(신규성이 있는 발명에 해당한다), 이러한 경우 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 되지 않은 이상 다른 절차에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수는 없다.

[2] 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.

[3] (가)호 발명이 공지기술로부터 용이하게 발명해 낼 수 있는 것이어서 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례.

[1] 특허법 제29조 제2항 , 제135조 제1항 [2] 특허법 제29조 제2항 , 제135조 제1항 [3] 특허법 제29조 제2항 , 제135조 제1항

주식회사 동영 (소송대리인 변호사 장철우 외 1인)

피고 1 외 1인

특허법원 2001. 6. 22. 선고 2000허4633 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 "배합사료용 사료첨가제"로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)과 이 사건 특허발명의 출원 전에 국내에 반포된 슈퍼네카라치 제품의 카탈로그에 기재된 내용(이하 '인용발명'이라고 한다)을 대비하면서, 양 발명은 모두 탄소질 흡착제 분말에 목초산액을 흡착시켜 얻은 사료첨가제로서 탄소분말과 목초산액의 비율이 동일한 범주에 속하고, 이 사건 특허발명의 구성 중 흡착제인 야자열매껍질로부터 얻은 탄소분말은 인용발명의 흡착제 범위에, 이 사건 특허발명의 구성 중 히코리 나무를 건류하여 얻은 목초액은 인용발명의 목초산액 범위에 각 포함되므로 이 사건 특허발명은 인용발명이 상위개념으로 표현한 구성을 하위개념으로 표현한 이른바 선택발명에 해당됨에도 그 판시와 같은 이유로 이 사건 특허발명이 인용발명에 비하여 예측할 수 없는 현저한 작용효과가 있다는 점을 인정하기 부족하고, 선택발명이 신규성을 인정받기 위해서는 공지된 선행발명에 비하여 예측할 수 없는 현저한 작용효과가 있어야 하는 것이므로 이 사건 특허발명은 결국 신규성이 없는 발명에 해당하여 그 권리범위를 인정할 수 없다는 취지로 판단하였다.

그런데 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라고 할 수 없고(신규성이 있는 발명에 해당한다), 이러한 경우 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 되지 않은 이상 다른 절차에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수는 없다.

기록과 위 법리에 의하면, 인용발명에 이 사건 특허발명의 구성으로 되어 있는 "야자열매껍질을 가열하여 얻은 코코넛 셀 탄소분말"이나 "히코리나무를 건류하여 얻은 목초액"이 구체적으로 개시되어 있지 않음에도 불구하고 원심이 이 사건 특허발명과 같은 종류의 발명에 있어서 그 효과의 현저성이 없을 경우 신규성도 부인된다고 하면서 이 사건 특허발명의 권리범위 자체를 부인한 것은 특허발명의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유는 일응 이유 있다.

2. 그러나 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다 ( 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 , 2001. 12. 11. 선고 99후62 판결 등 참조).

이 사건에서 "야자각 탄소분말을 고온 처리한 경질탄소 80중량%에 대하여 활엽수를 건류하여 얻은 목초액 20중량%를 흡착시켜 얻는 사료첨가제"와 같이 구성된 피고의 (가)호 발명의 흡착제는 야자껍질을 가열하여 얻은 탄소분말을 고온에서 활성화 처리한 활성탄이고, 목초액은 그 추출 원료를 활엽수로 한정한 것인바, 기록에 의하면 이 사건 특허발명의 출원 이전에 목초액을 활성탄에 흡착하여 보조사료로 사용하는 것이 널리 알려져 있었을 뿐 아니라(이 사건 특허발명의 출원 전에 시행중이던 사료관리법 시행규칙 제4조 의 보조사료의 범위에 활성탄이 항응고제의, 목초추출물이 추출제의 한 종류로 각 열거되어 있을 정도이다), 활성탄의 재료로 야자껍질을, 목초액의 추출원료로 활엽수를 각 사용하고, 목초액을 활성탄에 흡착시켜 배합사료첨가제로 사용함에 있어 이를 (가)호 발명의 배합비와 동일하게 하는 것도 이미 공연히 알려져 있었던 사실이 인정되므로 위 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원 전에 공지된 기술내용으로부터 (가)호 발명을 발명해 내는 것은 쉽다고 할 것이다.

따라서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로 이와 결론을 같이한 원심은 결과적으로 정당하다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.