[1] 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. [2] R-트란스 헵탄산에 대한 문언적 기재가 존재하지 않으나, 그 실시예2에는 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체가 개시되어 있는데, 비교대상발명이 구조식I의 카르복스아미드 화합물의 가능한 4개의 이성체를 혼합물의 형태가 아닌 개별적 이성체로 인식하고 있는 이상, 이의 개환된 형태인 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체의 가능한 2개의 광학이성체도 개별적 이성체로 인식할 수 있을 것이므로, 비교대상발명에는 정정 후의 이 사건 특허발명(특허번호 제167101호)의 특허청구범위 제11항(이하 정정 후의 이 사건 제11항 발명이라 한다)의 화합물인 R-트란스 헵탄산이 개시되어 있다. 한편, 정정 후의 이 사건 제11항 발명은 R-트란스 헵탄산의 “혈중 콜레스테롤 저하 내지 과콜레스테롤혈증 치료”라는 의약용도를 대상으로 하고 있는데, 비교대상발명에는 그 화합물이 콜레스테롤 생합성을 억제한다는 정정 후의 이 사건 제11항 발명의 구체적 용도 또한 그대로 개시되어 있다.

[1] 선택발명의 신규성을 부정하기 위한 요건

[2] 비교대상발명에는 정정 후의 특허발명의 특허청구범위 제11항의 화합물인 ‘R-트란스 헵탄산’ 및 그 화합물이 콜레스테롤 생합성을 억제한다는 위 제11항의 구체적 용도가 그대로 개시되어 있으므로, 위 제11항은 신규성이 부정된다고 한 사례

[1] 특허법 제29조 제2항 , 제42조 제3항 [2] 특허법 제29조 제2항 , 제42조 제3항

[1] 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결 (공2003상, 543) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 (공2007하, 1587) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 (공2009하, 1898) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결

워너-램버트 캄파니 엘엘씨 (소송대리인 변호사 손지열외 8인)

특허청장

씨제이제일제당 주식회사 (소송대리인 변리사 안소영외 1인)

특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허13148 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고 ( 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결 , 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조), 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다 ( 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 비교대상발명의 발명의 상세한 설명에 원심 판시 R-트란스 헵탄산에 대한 문언적 기재가 존재하지 않으나, 그 실시예 2에는 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체가 개시되어 있는데, 비교대상발명이 구조식Ⅰ의 카르복스아미드 화합물의 가능한 4개의 이성체를 혼합물의 형태가 아닌 개별적 이성체로 인식하고 있는 이상, 이의 개환된 형태인 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체의 가능한 2개의 광학이성체도 개별적 이성체로 인식할 수 있을 것이므로, 비교대상발명에는 정정 후의 이 사건 특허발명(특허번호 제167101호)의 특허청구범위 제11항(이하 정정 후의 이 사건 제11항 발명이라 한다)의 화합물인 R-트란스 헵탄산이 개시되어 있다. 한편, 정정 후의 이 사건 제11항 발명은 R-트란스 헵탄산의 “혈중 콜레스테롤 저하 내지 과콜레스테롤혈증 치료”라는 의약용도를 대상으로 하고 있는데, 비교대상발명에는 그 화합물이 콜레스테롤 생합성을 억제한다는 정정 후의 이 사건 제11항 발명의 구체적 용도 또한 그대로 개시되어 있다.

따라서 정정 후의 이 사건 제11항 발명의 신규성이 부정된다고 본 원심은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 선택발명의 신규성 판단에 관한 법리오해 및 판례위반 등의 잘못이 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하게 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 김능환(재판장) 김영란(주심) 이홍훈 민일영