[1] 상표법 제73조 제1항 제2호 상의 오인·혼동 판단의 대상상표가 되기 위한 요건

[2] 상표등록 무효가 이미 확정된 상표가 오인·혼동 판단의 대상상표가 될 수 있는지 여부(소극)

[1] 상표권자가 등록상표의 유사 범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 포장상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부를 판단함에 있어서는 그 대상상표가 상표법상 유효한 상표이어야 하고, 또한 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 것이라면 그 상표는 등록상표의 권리범위확인심판으로 사용이 금지되어야 할 것이기 때문에 위의 오인·혼동 판단의 대상상표로 삼을 수 없다.

[2] 상표법 제73조 제1항 제2호 상의 오인·혼동의 판단의 대상인 상표인지 여부가 문제된 상표에서 이미 그 상표등록무효심결이 확정되었다면 그 등록의 효력이 소급적으로 소멸되어 오인·혼동 판단의 대상인 상표자체가 존재하지 아니하게 되었으므로 위 상표는 오인·혼동 판단의 대상인 상표로 삼을 수는 없다.

[1] 상표법 제73조 제1항 제2호 [2] 상표법 제73조 제1항 제2호

[1] 대법원 1988. 5. 10. 선고 87후87, 88 판결(공1988, 954)

심판청구인 1 외 1인 (심판청구인들 소송대리인 법무법인 삼한 담당변호사 김승진 외 4인)

유신산업 주식회사 (소송대리인 변리사 정송배)

특허청 항고심판소 1996. 12. 18.자 93항당430 심결

원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유 제1점에 대하여 본다.

원심심결 이유에 의하면, 원심은, 피심판청구인이 1986. 4. 14. 출원한 이 사건 등록상표 [1987. 12. 23. (등록번호 1 생략)] " " 와 피심판청구인이 실제로 사용한 상표(이하 실사용상표라고 한다) "YSC" 는 서로 유사하고, 실사용상표와 오인·혼동의 대상이 되는 심판청구인들이 1990. 10. 23. 출원한 상표(1) " "[1992. 5. 28. (등록번호 2 생략), 이하 대상상표 (1)이라고 한다] 및 1991. 2. 5. 출원한 상표(2) " " [1992. 8. 17. (등록번호 3 생략), 이하 대상상표 (2)라고 한다] 역시 서로 유사하며, 피심판청구인이 실사용상표를 사용할 때 그와 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 심판청구인들의 대상상표 (1), (2)의 존재를 알고 있어서 피심판청구인의 고의도 인정되므로 피심판청구인의 같은 지정상품에의 실사용상표의 사용은 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당한다는 이유로 이 사건 심판청구를 기각한 초심심결을 파기하고, 이 사건 심판청구를 인용하였다.

그런데, 상표권자가 등록상표의 유사 범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 포장상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부를 판단함에 있어서는 그 대상상표가 상표법상 유효한 상표이어야 하고, 또한 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 것이라면 그 상표는 등록상표의 권리범위확인심판으로 사용이 금지되어야 할 것이기 때문에 위의 오인·혼동 판단의 대상상표로 삼을 수 없다 할 것이다( 당원 1988. 5. 10. 선고 87후87, 88 판결 참조).

기록에 의하여 살피건대, 우선 대상상표 (1)은 당원 1996. 3. 12. 선고 95후1432 판결 에 의하여 상표등록무효심결이 확정됨으로써 그 등록의 효력이 소급적으로 소멸되어 오인·혼동 판단의 대상인 상표자체가 존재하지 아니하게 되었으므로 대상상표 (1)을 오인·혼동 판단의 대상인 상표로 삼을 수는 없다 할 것이고, 나아가 대상상표 (2)를 이 사건 등록상표와 대비하여 볼 때, 한글과 영문 및 도형의 결합상표인 대상상표 (2)는 영문부분이 상표의 중앙상단에 매직체로 크게 표시되어 있어서 일반 수요자에게 그 영문발음인 "와이 에스 시"만으로 약칭될 가능성이 크다 할 것이어서 "와이 에스"만으로 약칭될 수 있는 이 사건 등록상표와는 칭호에 있어서 유사하게 청감되고, 그 외관에 있어서 영문자 "YS"를 공통으로 하고 있어서 전체적, 객관적, 이격적으로 볼 때 양 상표는 유사하다 할 것이며, 한편 대상상표 (2)가 이 사건 등록상표보다 후에 출원·등록된 상표임이 명백하므로 결국 대상상표 (2)는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 볼 것이니 이 역시 위 오인·혼동 판단의 대상인 상표로 삼을 수 없다 할 것이다.

그럼에도 원심이 대상상표 (1), (2)를 오인·혼동 판단의 대상인 상표로 삼아 피심판청구인이 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하여 오인·혼동을 생기게 하였다고 판단하고 말았으니 원심은 이 점에서 상표법 제73조 제1항 제2호 의 법리를 오해한 위법을 범한 것이고, 그로 인하여 심결 결과에 영향을 미쳤다 할 것이다.

그러므로 나머지 상고이유에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.