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판시사항
상표광고가 게재된 외국의 간행물이 국내에 수입·반포됨으로써 광고에 의하여 등록상표가 사용되었다고 인정하기 위한 요건
판결요지
상표광고가 게재된 외국의 간행물이 국내에 수입·반포되었다면 이를 광고를 통한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 하더라도 그 간행물이 국내에 반포되었다고 하려면 어느 정도 시중에 보급되었어야 할 것이고, 미국문화원과 같은 특수한 곳에 비치되거나 소장되어 희망자에게 열람 또는 복사를 허용한 것만으로는 국내에 반포되었다고 보기 어렵다 할 것이며, 또한 “Newsweek”, “Readers Digest”등의 잡지는 미국판과 아시아판, 한국판 등이 있는데 그 광고가 서로 다른 경우가 많고, 우리나라에 배포되는 잡지들은 주로 아시아판 또는 한국판이라는 것도 이미 알려진 사실이므로, 광고에 의하여 등록상표가 사용되었다고 인정하기 위해서는 위와 같이 상표광고가 실려있는 잡지들이 국내에 배포되었거나 실제로 국내에 배포된 잡지들에도 그와 같은 상표광고가 게재되어 있었다는 사실이 인정되어야만 한다.
심판청구인,상고인
주식회사 농심 소송대리인 변리사 서상욱 외 2인
피심판청구인,피상고인
크래프트 제네랄 후우즈 인코포레이티드 소송대리인 변리사 차윤근 외 1인
주문
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
이유
심판청구인 대리인 변리사 서상욱의 상고이유 제1점 및 변리사 유 영대의 상고이유 제2, 3점 (변호사 이재성의 상고이유는 위 상고이유를 보충하는 범위 내에서)을 함께 판단한다.
원심결의 이유에 의하면, 원심은 상품에 관한 광고에 상표를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위는 구 상표법 제2조 제4항 제3호 소정의 상표 사용행위에 해당하고, 그 광고는 국내에서 이루어져야 하나 간행물을 통한 선전광고의 방법에 있어서는 외국에서 발행된 간행물이라도 우리 나라에 수입 반포되고 있으면 국내의 수요자가 그 간행물에 게재된 상표광고에 접할 수 있는 것이어서 이러한 외국발행 간행물을 통한 국내에서의 상표광고 행위도 상표의 사용에 해당한다고 설시한 다음 이 사건 등록상표 중의 하나인 “POST”에 대하여 1987.3.부터 1987.11.까지 및 1988.8.부터 1989.6.까지 사이에 각 발행된 “Readers Digest”와 1988.4.부터 1989.1.까지 사이에 각 발행된 “Newsweek”, 그리고 1989.6.12. 발행된 “People Weekly” 등의 잡지에 상표광고가 게재된 사실이 있고, 위 “Newsweek”, “Readers Digest”는 미국문화원 발행의 복사비 영수증 사본에 의하여 국내에 반포된 간행물임을 인정할 수 있으며, 특히 “Readers Digest”는 이미 오래 전부터 국내에서 한국어 번역판이 발간되어 널리 일반인에게 구독되어져 왔음은 이미 알려진 사실이므로 이 사건 등록상표들에 대하여는 구 상표법 제2조 제4항 제3호 소정의 상표의 사용이 있었다고 판단하였다.
그러나 상표광고가 게재된 외국의 간행물이 국내에 수입 반포되었다면 이를 광고를 통한 상표의 사용으로 볼 수 있음은 원심의 설시와 같다고 하더라도 그 간행물이 국내에 반포되었다고 하려면 어느 정도 시중에 보급되었어야 할 것이고, 미국문화원과 같은 특수한 곳에 비치되거나 소장되어 희망자에게 열람 또는 복사를 허용한 것만으로는 국내에 반포되었다고 보기 어렵다 할 것이며, 또한 “Newsweek”, “Readers Digest” 등의 잡지는 미국판과 아시아판, 한국판 등이 있는데 그 광고가 서로 다른 경우가 많고, 우리 나라에 배포되는 잡지들은 주로 아시아판 또는 한국판이라는 것도 이미 알려진 사실이므로, 광고에 의하여 이 사건 등록상표가 사용되었다고 인정하기 위해서는 위와 같이 상표광고가 실려있는 잡지들이 국내에 배포되었다거나 실제로 국내에 배포된 잡지들에도 그와 같은 상표광고가 게재되어 있었다는 사실이 인정되어야만 할 것인데, 제출된 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하다.
뿐만 아니라 구 상표법 제45조 제1항 제3호에는 “정당한 이유 없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니하였을 때”를 취소사유로 규정하여 등록상표를 그 지정상품에 사용한 경우에만 취소를 면할 수 있도록 하였는 바, 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류구분 제3류의 아이스 케이크, 아이스 크림, 호트 케이크, 크래커, 쿠키, 캔디, 도넛, 식빵, 설탕, 떡 등이나 위와 같이 잡지에 광고된 상품은 모두 시리얼(Cereal, 곡물식), 프레이크(Flake, 낱알을 얇게 으깬 식품) 등의 상품으로서, 상표법시행규칙 소정의 상품류구분표상 제2류에 속하는 것들 뿐이고 위 지정상품에 대한 광고는 찾아볼 수 없으므로(피심판청구인은 "프레이크”가 위 지정상품 중“크래커”에 해당한다고 주장하나, “크래커”는“비스켓”의 일종으로서 과자류에 해당되고,“프레이크”는 식사대용이나 간식용으로 사용되는 가공곡물이므로 “프레이크”를 “크래커”의 일종으로 볼 수는 없다), 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되었다고 인정할 수도 없다고 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 미국문화원 등에 비치된 잡지들에 이 사건 등록상표 중의 하나와 같은 상표 “POST”의 광고가 게재되어 있고, 같은 제호의 잡지들이 시중에 널리 배포되었다는 사실만으로 위 등록상표에 관한 광고가 국내에 반포됨으로써 그 상표가 사용되었다고 인정한 것은 구 상표법상의 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니하고, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되었는지에 대한 판단을 유탈하여 심결결과에 영향을 미친 위법을 범한 것이라 아니할 수 없다.
이 점에 관한 논지는 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 판단할 필요 없이 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.