원고 (소송대리인 변리사 맹선호)

주식회사 디에스이 (소송대리인 변호사 김대희)

2012. 10. 19.

1. 특허심판원이 2012. 7. 31. 2011당2645호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제430807호/1995. 5. 29./1998. 11. 25./2009. 1. 2.

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 배전반, 분전반, 전기개폐기, 차단기, 정류기, 전기변압기, 배전함

(4) 등록권리자 : 원고

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2011. 10. 21. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되고 있지 아니하여 상표법 제73조 제1항 제3호 에 따라 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2011당2645호 로 심리한 후 2012. 7. 31. 원고가 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 어느 하나에 정당하게 사용하였음을 증명하지 못하였다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

원고는 자신이 대표로 있는 주식회사 화신에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락해 주었고, 주식회사 화신은 2010. 3.경 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 관한 홍보책자에 표시하여 이를 반포한 사실이 있으므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일(2011. 10. 21.) 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이어서 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다.

나. 피고 주장의 요지

원고가 이 사건 등록상표를 홍보책자에 표시한 것은 사실이나, 이 사건 등록상표가 표시된 위치나 형태 등에 비추어 이 사건 등록상표가 사용된 것으로 보기 어려울 뿐만 아니라, 원고의 위 행위는 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 행한 것에 불과하여 정당한 상표의 사용으로 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

3. 판단

가. 인정사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1 내지 11호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.

(1) 원고는 1998. 11. 25. 이 사건 등록상표에 관한 등록을 마쳤고, 자신이 대표로 있는 주식회사 화신에게 이 사건 등록상표의 사용을 묵시적으로 허락해 주었다.

(2) 주식회사 화신은 1985년경부터 전기, 전자, 통신 등 산업 전반에 사용되는 각종 전기 외함 제품을 제조·판매해 오고 있다.

(3) 주식회사 화신은 2010. 3.경 위 회사가 제조·판매하는 상품들을 홍보하는 카탈로그(제14호)를 발행하여 그 무렵 배포하였는데, 위 카탈로그의 겉표지 뒷면 중간 부분에는 “ ”과 같이 이 사건 등록상표 “HS Hi-box”가 원고의 다른 등록상표들과 함께 표시되어 있고, 위 카탈로그 전체에 걸쳐 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘배전함’ 등에 관한 광고가 게재되어 있다.

(4) 주식회사 화신은 2009. 2.경(제12호), 2009. 7.경(제13호), 2011. 9.경(제15호)에도 각각 위 (3)항과 동일한 형태의 카탈로그를 발행하여 그 무렵 배포하였는데, 위 각 카탈로그의 겉표지 뒷면 중간 부분에도 위 (3)항과 동일한 형태로 이 사건 등록상표 “HS Hi-box”가 표시되어 있다.

나. 구체적 판단

(1) 살피건대, 위 각 인정사실을 통해 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 주식회사 화신은 원고로부터 이 사건 등록상표의 사용을 묵시적으로 허락받은 통상사용권자에 해당하는 점, ② 주식회사 화신은 2009. 2.경부터 2011. 9.경까지 사이에 4회에 걸쳐 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 배전함 등에 관한 광고가 게재된 카탈로그에 표시하여 배포하였던 점, ③ 비록 이 사건 등록상표가 중앙부에 큰 글씨체로 표시된 ‘HWASIN’ 아래에 다른 상표들과 함께 좌우로 나열된 형태로 표시되어 있다고 하더라도, 이로 인하여 이 사건 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 상실하여 상표로서의 식별력이 없이 사용된 것이라고 할 수는 없는 점 등을 종합하여 보면, 주식회사 화신의 위와 같은 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 다목 소정의 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 반포하는 행위’에 해당한다고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 배전함에 대하여 이 사건 취소심판청구일(2011. 10. 21.) 전 3년 이내에 통상사용권자인 주식회사 화신에 의하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이다.

(2) 이에 대하여 피고는, 주식회사 화신의 위와 같은 행위는 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 행한 것에 불과하여 정당한 상표의 사용으로 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

살피건대, 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는데, 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 불사용에 대하여 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 취지에 비추어 볼 때, 등록상표를 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것이 예정되어 있는 것이 아니고, 단순히 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다( 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 주식회사 화신은 1985년경부터 전기, 전자, 통신 등 산업 전반에 사용되는 각종 전기 외함 제품을 제조·판매해 오고 있고, 배전함을 비롯하여 위 회사가 제조·판매하는 상품들을 홍보하는 카탈로그를 주기적으로 발행하여 배포해 오고 있는바, 이러한 주식회사 화신의 카탈로그에 의한 광고 행위는 그 지정상품인 배전함 등의 정상적인 유통 행위를 전제로 한 것으로서 정당한 상표의 사용에 해당한다고 할 것이고, 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 행한 것에 불과하다고 볼 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결론

결국 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하지 않는다고 할 것이다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 부당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.