조약 제923호[제법특허출원의 물질특허보호제공에 관한 대한민국정부와 미합중국정부간의서한 교환]에 의하여 물질특허청구로 보정신청할 수 있는 "대한민국에 계류중인 제법특허출원"의 범위

조약 제923호 “제법특허출원의물질특허보호제공에관한대한민국정부와미합중국정부간의서한교환”에 규정된 “대한민국에 계류중인 제법특허출원”이라 함은 개정 특허법이 시행되는 1987.7.1. 당시 출원인의 명의가 미합중국인으로 되어 있는 특허출원을 모두 의미하는 것이 아니라, 애당초 미합중국인이 최초로 특허출원을 하였고 1987.7.1. 현재에도 여전히 출원인이 미합중국인인 경우의 제법특허출원만을 의미하는 것이고, 이와 같은 제법특허출원의 출원인이 보정을 신청하였을 때만 개정 특허법에 의한 물질특허의 보호를 받게 되는 것이므로, 위 조약에 의한 보호를 제공받을 수 없는 제3국인이 위 조약을 적용받기 위하여 개정 특허법이 시행되기 전에 미합중국인에게 대한민국내에서 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하여 형식상으로는 미합중국인이 특허출원을 한 것으로 되어 있으나 실질적으로는 제3국인이 특허출원을 한 것과 마찬가지로 볼 수 있는 경우에는 개정 특허법에 의한 물질특허의 보호를 받을 수 없다.

구 특허법(1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제3호 제법특허출원의물질특허보호제공에관한대한민국정부와미합중국정부간의서한교환(조약 제923호)

대법원 1991.11.26. 선고 90후2454 판결(공1992,310)

화이자 인코포레이티드 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 1인

특허청장

특허청 항고심판소 1992.4.30. 자 90항원1586심결

상고를 기각한다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

출원인소송대리인의 상고이유에 대하여 판단한다.

1980.12.31. 법률 제3325호로 개정된 구 특허법 제4조 는 특허를 받을 수 없는 발명의 하나로 제3호에 “화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명”을 규정하고 있었으나, 위 특허법 제4조 가 1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되어 1987.7.1.부터 시행되면서 위 제3호가 삭제되어 화학물질의 발명도 특허를 받을 수 있게 되었고, 한편 1987.5.18. 발효된 조약 제923호 “제법(제법)특허출원의물질특허보호제공에관한대한민국정부와미합중국정부간의서한교환”은 대한민국의 새로운 특허법의 발효일 현재 대한민국에 계류중인 제법특허(process patent)출원은 출원인의 신청에 의하여 물질특허(product patent)청구를 포함하도록 보정될 수 있으며, 물질특허청구 신청기간은 대한민국 특허법의 발효일 이후 90일 간이라고 규정함으로써, 개정특허법의 발효일인 1987.7.1. 현재 계류중인 제법특허출원을 특허법의 개정에 따라 특허를 받을 수 있게 된 물질특허청구로 보정하여 신청할 수 있도록 경과조치를 정하고 있는바, 위 조약 제923호에 규정된 “대한민국에 계류중인 제법특허출원”이라 함은 개정특허법이 시행되는 1987.7.1. 당시 그 출원인의 명의가 미합중국인으로 되어 있는 특허출원을 모두 의미하는 것이 아니라, 애당초 미합중국인이 최초로 특허출원을 하였고 1987.7.1. 현재에도 여전히 출원인이 미합중국인인 경우의 제법특허출원만을 의미하는 것이고, 이와 같은 제법특허출원의 출원인이 보정을 신청하였을 때만 개정특허법에 의한 물질특허의 보호를 받게 되는 것으로서( 당원 1991.11.26. 선고 90후2454 판결 참조), 위 조약의 취지는 미합중국인에 한하여 특허법이 개정되기 전에 제법특허출원을 하였더라도 개정 특허법이 시행된 후에 물질특허로 보정하여 신청할 수 있도록 제한적으로 소급효를 인정하여 주려는 것이므로, 위 조약에 의한 보호를 제공받을 수 없는 제3국인이 위 조약을 적용받기 위하여 개정 특허법이 시행되기 전에 미합중국인에게 대한민국내에서 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하여 형식상으로는 미합중국인이 특허출원을 한 것으로 되어 있으나 실질적으로는 제3국인이 특허출원을 한 것과 마찬가지로 볼 수 있는 경우에는 개정 특허법에 의한 물질특허의 보호를 받을 수 없다고 봄이 상당하다.

관계증거를 기록과 대조하여 검토하여 보면, 출원인이 1987.4.30. 특허출원을 하여 1990.9.28. 거절 사정된 본원발명은 영국인들이 발명한 부정맥치료제에 관한 것으로서, 영국 국적의 화이자 리미티드가 영국에서 1986.5.1. 영국 특허원 (특허번호 1 생략), 1986.12.17. 영국 특허원 (특허번호 2 생략)으로 특허를 받은 다음, 1987.3.10. 미합중국 국적의 출원인인 화이자 인코포레이티드에게 대한민국 내에서 특허를 받을 권리와 영국에서의 특허출원에 근거한 우선권 주장에 관한 권리를 양도하여, 출원인이 1987.4.30. 대한민국 특허청장에게 이 사건 특허출원을 하고 개정특허법이 시행된 후 물질특허청구 신청기간내인 1987.8.1. 물질특허로 보정하여 신청한 사실을 인정할 수 있을 뿐더러, 위 조약이 발효되기 전에 위 조약의 내용에 관하여 한미간에 합의된 사항이 1986.6.21. 이후에는 언론매체 등을 통하여 일반공중에게 발표되어 잘 알려져 있었던 사실을 인정한 원심결에 소론과 같이 심리를 제대로 하지 못한 위법이 있다고 볼 수 없는바, 사실관계가 이와 같다면, 영국 국적의 화이자 리미티드가 자신의 명의로 특허출원을 하지 아니하고 미합중국 국적의 출원인에게 본원발명에 관하여 대한민국 내에서 특허를 받을 권리를 양도한 것은, 양도한 시기나 발명의 내용 및 위의 두 회사의 관계 등에 비추어 볼때, 미합중국인이 아닌 제3국인으로서 위 조약에 의한 물질특허의 보호를 받을 수 없는 화이자 리미티드가 위 조약을 적용받기 위한 방법으로 한 것이라고 볼 수밖에 없으므로, 이와 같은 경우에는 실질적으로 영국 국적의 화이자 리미티드가 특허출원을 한 것과 마찬가지이어서 위 조약에 의한 물질특허의 보호를 제공할 수 없는 것이라고 본 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 되고, 원심결에 소론과 같이 위 조약에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 볼 수도 없으므로, 논지는 모두 이유가 없다.

그러므로 출원인의 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 출원인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.