구 특허법(1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 시행당시 출원되어 개정법 시행당시 계류중인 것으로서, 용도를 명시한 조성물의 제조방법에 관한 발명에 대하여 화학물질특허의 허용 여부(적극)

구 특허법(1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 시행 당시 특허출원되어 개정 특허법의 발효일인 1987.7.1. 당시 계류중이던 본원발명이 단일화합물을 보조성분과 혼합하는 용도를 명시한 조성물의 제조방법에 관한 발명이라면 단순한 화학물질의 용도에 관한 발명으로 볼 것이 아니라 제조방법에 관한 발명으로 보아 특허성을 인정할 것인지의 여부를 판단하는 것이, 화학물질특허를 허용하기로 개정한 특허법과 조약 제923호 "제법특허출원의 물질특허보호제공에관한대한민국정부와미합중국정부간의서면교환"의 취지에 비추어 정당하다고 할 것이다.

구 특허법(1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되기 전후의 것) 제4조 , 제법특허출원의물질특허보호제공에관한대한민국정부와미합중국정부간의서면교환(조약 제923호)

대법원 1990.1.25. 선고 88후1236 판결(공1990,534)

일라이 릴리 앤드캄파니 소송대리인 변리사 박사룡

특허청장

특허청 항고심판소 1989.2.28. 자 88항원440 심결

원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유에 대하여,

1. 구 특허법(1980.12.31. 법률 제3325호로 개정되었다가 1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 는 특허받을 수 없는 발명으로 "화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명"( 제3호 )과 "화학물질의 용도에 관한 발명"( 제5호 )을 규정하고 있었으나 1986.12.31. 법률 제3891호로 특허법 제4조 가 개정(1987.7.1.부터 시행)되면서 위 제3호 및 제5호 등이 삭제되어 화학물질의 발명이나 용도발명도 특허를 받을 수 있게 되었고, 한편 1987.5.18. 발효된 조약 제923호 "제법(제법) 특허출원의 물질특허보호제공에관한대한민국정부와미합중국정부간의서면교환"은 우리나라의 새로운 특허법의 발효일 현재 우리나라에 계류중인 제법특허(Process Patent)출원은 출원인의 신청에 의하여 물질특허(Product Patent)청구를 포함하도록 보정될 수 있으며 물질특허청구 신청기간은 우리나라 특허법 발효일 이후 90일간이라고 규정함으로써 개정특허법의 발효일인 1987.7.1. 현재 계류중인 제법특허출원을 특허법의 개정에 따라 특허를 받을 수 있게 된 물질특허청구로 보정하여 신청할 수 있도록 경과조치를 정하고 있다.

2. 원심은, 출원인이 1985.9.24. 특허출원을 하여 거절사정된 본원발명의 요지는 이 사건이 초심에 계속중인 1987.9.28. 제출된 보정서에 의하면, 구조식(Ⅱ), (구조식의 기재는 생략한다. 이하 같다)의 니트릴을 가수분해시켜 구조식(1)의 피라졸류화합물로 전환시키고 구조식(Ⅰ)의 화합물은 구조식내의 알(R)과 씨(C)값에 따라 6개항의 구조식(1)인 화합물로 되는데 이중 어느 하나의 구조식(1)인 화합물과 한가지 또는 그 이상의 식물학적으로 적용가능한 희석제를 함유하는 화분(화분)형성을 억제하는 조성물로 되어 있고, 위 보정서는 조약 제923호에 의한 것으로 보정기간내에 제출되었음을 알 수 있으나 위 보정서의 특허청구범위 제15항(신설)은 비록 조성물형식으로 표현되어 있다 하여도 단일화합물의 유효성분으로 하고 보조성분에는 특징이 없는 특정용도를 명시한 조성물로서 이는 화학물질의 용도에 관한 발명에 해당된다고 할 수 있는 것으로서 조약 제923호에서는 우리나라에 계류중인 제법특허출원은 출원인의 신청에 의하여 물질특허청구를 포함하도록 규정되어 있을 뿐 본원발명과 같은 화학물질의 용도에 관한 발명은 동 조약에 포함되어 있지 아니하므로 본원발명은 구 특허법 제4조 제5호 규정에 의하여 특허받을 수 없는 것으로 인정된다고 판단하였다.

3. 그러나 기록에 의하면, 본원발명은 당초 화분(화분)형성을 억제하는 피라졸류화합물의 제조방법에 관한 것으로 출원되었는데 특허청심사관이 이 사건 특허를 심사한 결과 특허청구 범위 제15항은 물질자체가 지니는 성질에 따르는 용도의 발명이어서 구 특허법 제4조 제5호 의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 것이라는 이유로 거절사정을 하였던 것임이 명백하고, 또 원심이 판시한 바와 같이 이 사건이 초심에 계속중인 1987.9.28. 출원인이 조약 제923호에 따라서 보정신청한 보정서의 기재내용에 의하면 보정된 특허청구범위 제15항(신설)에서 "제9항 내지 제14항 중 어느 한항의 구조식(1)인 화합물과 한가지 또는 그 이상의 식물학적으로 적용가능한 희석제를 함유하는 화분형성억제 조성물"이라고 기재되어 있음을 알 수 있는바, 결국 본원발명의 내용을 요약하면 화분형성을 억제하는 효과가 있는 피라졸류화합물 및 그 조성물의 제조방법에 관한 것이라 할 수 있고 이와 같이 단일화합물을 보조성분과 혼합하는 용도를 명시한 조성물의 제조방법에 관한 발명은 단순한 화학물질의 용도에 관한 발명으로 볼 것이 아니라 제조방법에 관한 발명으로 보아 특허성을 인정할 것인지의 여부를 판단하는 것이 화학물질 특허를 허용하기로 개정한 특허법과 조약 제923호의 취지에 비추어 정당하다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고 원심은 본원발명이 화학물질의 용도에 관한 발명에 해당한다고 보아 조약 제923호가 적용되지 아니한다고 판단하였으니 원심결에는 구 특허법 제4조 제5호 및 조약 제923호에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 하지 않을 수 없고 이와 같은 위법은 심결에 영향을 미친 것이 명백하므로 이점을 지적하는 논지는 이유있고, 원심결은 파기를 면치 못한다.

4. 그러므로 원심결을 파기하고 다시 심리판단케 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.