출원상표는 “JIMMY”와 “CHOO“로 분리관찰될 수 있고, 선등록상표 1, 2도 “PATTY”와 “JIMMY”로 분리관찰될 수 있어, 양 상표가 한 요부인 “JIMMY”라고 호칭되고 관념될 경우 서로 유사한 상표라 할 것이고, 지정상품에 있어서도 출원상표의 “우산, 파라솔, 핸드백, 손지갑“은 선등록상표 1, 2의 “우산, 핸드백, 비귀금속제 지갑“들과 동일·유사한 상품이므로, 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다고 보아 상표등록을 거절한 원결정은 정당하다.

제이 츄 (저지) 리미티드(소송대리인 변리사 남호현)

특허청장

2005. 8. 26.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2005. 1. 31. 2003원4485호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 심결의 경위

가. 원고는 2002. 5. 9. 아래 다항 기재 상표(이하 ‘이 사건 출원상표’라고 한다)를 출원하였는데, 특허청은 이 사건 출원상표가 아래 라항 기재 선등록상표 1, 2와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 2003. 10. 16. 거절결정을 하였다.

나. 특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여, 이 사건 출원상표는 “JIMMY"와 ”CHOO“로 분리관찰될 수 있고, 선등록상표 1, 2도 ”PATTY“와 ”JIMMY“로 분리관찰될 수 있어, 양 상표가 한 요부인 ”JIMMY“로 호칭되고 관념될 경우 서로 유사한 상표라 할 것이고, 지정상품에 있어서도 이 사건 출원상표의 ”우산, 파라솔, 핸드백, 손지갑“은 선등록상표 1, 2의 ”우산, 핸드백, 비귀금속제 지갑“들과 동일·유사한 상품이므로, 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다고 보아 상표등록을 거절한 원결정은 정당하다는 이유로, 2005. 1. 31. 원고의 심판청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 출원상표

(1) 구성 :

(2) 출원번호 : 제45-2002-1624

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 “정유, 향수, 향기가 나는 화장수(perfumed water), 향유, 일반화장수, 오드콜로뉴, 아이섀도, 눈썹용 연필, 마스카라, 페이스 파우더, 물분, 밀크로션, 스킨로션, 화장 크림, 배니싱크림, 콜드크림, 크린싱크림, 파운데이션크림, 립스틱, 볼연지, 화장용 포마드, 헤어토닉, 헤어크림, 헤어오일, 매니큐어, 헤어스프레이, 헤어로션, 바디로션, 발로션”, 제18류의 ”트렁크, 여행용 가방, 핸드백, 지갑, 손지갑, 우산, 파라솔“

라. 선등록상표

(1) 선등록상표 1

① 구성 :

② 출원일/등록일/존속기간갱신등록일 : 1979. 7. 9./1980. 1. 25./2000. 2. 9.

③ 등록번호 : 제67150호

④ 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 “우산”, 제25류의 “단화, 고무신, 우화, 샌달, 오버슈즈, 슬리퍼”

(2) 선등록상표 2

① 구성 :

② 출원일/등록일/존속기간갱신등록일 : 1979. 7. 9./1980. 1. 25./2000. 2. 9.

③ 등록번호 : 제67146호

④ 지정상품 : 상품류 구분 제6류의 “금속제 상자”, 제14류의 “귀금속제 지갑”, 제16류의 “골판지상자, 종이제 상자”, 제18류의 ”핸드백, 트렁크, 비귀금속제 지갑“, 제20류의 ”플라스틱제 상자, 목제상자“, 제21류의 ”병“

2. 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 심결취소사유

(1) 이 사건 출원상표는 “JIMMY” 또는 “CHOO”로 분리되어 사용됨이 없이 항상 “JIMMY CHOO”와 같이 사용되고 어떤 경우에도 선등록상표들과 관련된 “JIMMY”로만 분리되어 사용되는 경우가 없을 뿐만 아니라, 나아가 선등록상표들 역시 영문자 “PATTY”와 영문자 “JIMMY”가 “＆”에 의하여 일련불가분적으로 결합되어 있으므로 “PATTY＆JIMMY”로만 호칭되고 관념될 것이라는 점에서 이 사건 출원상표와 선등록상표 모두 “JIMMY”로만 분리되어 호칭되거나 관념될 염려는 전혀 없다. 따라서 양 상표는 전체로 대비되어야 하며, 이 경우 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 외관, 관념, 호칭 모든 면에서 유사하지 않으므로 서로 비유사한 상표에 해당한다.

(2) 설령 선등록상표들이 “JIMMY”만으로 약칭된다고 하더라도 이 사건 출원상표는 “JIMMY”만으로 분리되어 사용된 적이 전혀 없고 항상 “JIMMY CHOO” 전체로만 사용되어 왔으므로, 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 함께 사용된다고 하더라도 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

(3) 그럼에도 불구하고 이 사건 심결은 이 사건 출원상표와 선등록상표들이 “JIMMY”로 분리되어 호칭되고 관념될 수 있음을 전제로 하여 양 상표가 서로 유사하다고 판단하였으니, 이 사건 심결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.

나. 판단

(1) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지이다( 대법원 2002. 4. 26. 선고 2001다4057, 4064 판결 참조).

(2) 이 사건 출원상표는 영문자 “JIMMY CHOO”로 구성된 문자상표로 영문자 “JIMMY” 부분과 “CHOO” 부분이 분리되어 구성되어 있을 뿐만 아니라, “JIMMY” 부분과 “CHOO” 부분의 결합으로 인하여 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우므로, “JIMMY” 부분과 “CHOO” 부분으로 분리관찰할 수 있다 할 것이며, 선등록상표 1과 2는 도형 “ ” 부분과 문자부분 “PATTY＆JIMMY”가 결합되어 구성된 결합상표로서, 도형부분과 문자부분으로 분리관찰할 수 있고, 문자부분 역시 “PATTY” 부분과 “JIMMY” 부분과의 사이에 연결형 기호인 “＆”가 존재할 뿐 아니라 “PATTY” 부분과 “JIMMY” 부분이 결합하여 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우므로, “PATTY” 부분과 “JIMMY”부분으로 분리관찰할 수 있다고 보아야 할 것이다.

(3) 이에 대하여 원고는 위 가항에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 “JIMMY” 또는 “CHOO”로 분리되어 사용됨이 없이 항상 “JIMMY CHOO”와 같이 사용되고 어떤 경우에도 선등록상표들과 관련된 “JIMMY”로만 분리되어 사용되는 경우가 없을 뿐만 아니라, 나아가 선등록상표들 역시 영문자 “PATTY”와 영문자 “JIMMY”가 “＆”에 의하여 일련불가분적으로 결합되어 있으므로 “PATTY＆JIMMY”로만 호칭되고 관념될 것이어서, 양 상표를 전체적으로 대비하면 외관, 호칭, 관념 모든 면에서 달라 서로 비유사한 상표라는 취지로 주장하므로 살피건대, 갑 제10호증, 갑 제11호증의 4 내지 16의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표는 원래 원고회사의 창립자이자 디자이너인 “JIMMY CHOO”의 이름에서 유래한 이른바 성명상표로서, 주로 외국 특히 영국에서 여성용 하이힐, 부츠, 핸드백 등 상품에 사용되어지고 있으며, 이 사건 출원상표가 사용된 제품 카탈로그, 하이힐, 부츠, 핸드백, 포장상자 및 이 사건 출원상표 및 상품을 소개하는 외국 잡지, 신문 등에서 이 사건 출원상표는 항상 전체로만 사용되었고 “JIMMY”만으로 분리 약칭된 예를 찾아보기 어려운 사실은 인정되나, 국내에서는 검색엔진인 “네이버”, “엠파스”, “야후 코리아” 등에서 이 사건 출원상표 및 그 사용상품인 하이힐, 부츠, 핸드백에 대한 이미지가 검색되는 정도이고(갑 제11호증의 1 내지 3), 그 판매실적이나 광고실적은 거의 없는 것으로 보여서(최근에는 서울 강남의 한 부티크에서 이 사건 출원상표가 부착된 여성용 하이힐, 부츠제품 등이 소개·판매되고 있는 것으로 보이기는 한다), 비록 이 사건 출원상표가 외국 거래계에서 전체로서 인식되고 사용되어 이를 분리관찰하는 것이 자연스럽지 못하다고 볼 여지가 있더라도 국내에서의 그 알려진 정도 등에 비추어 볼 때 국내 일반수요자나 거래자들에게까지 항상 전체로서 사용되고 인식될 것이라고 인정하기 어려우므로, 이 사건 출원상표가 “JIMMY”나 “CHOO”로 분리관찰하는 것이 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없다.

그리고 선등록상표들 역시 국내에서 항상 전체로서 사용되고 인식되었다는 점에 관한 아무런 주장·입증이 없는 상황에서 위에서 살핀 바와 달리 “PATTY”와 “JIMMY”가 “＆”에 의하여 일련불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어렵다.

(4) 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들이 모두 “JIMMY”로 분리관찰되는 경우 호칭 및 관념이 동일하므로, 양 상표는 전체적으로 유사한 상표에 해당한다.

다. 소결

그렇다면 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 서로 유사하고, 지정상품 또한 서로 유사하므로(양 상표의 지정상품이 유사한 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다), 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 거절한 원결정이 정당하다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이성호(재판장) 이회기 박정희