주식회사 맥시칸외 1(소송대리인 변리사 송윤기)

특허청장

2004. 5. 14.

1. 원고들의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 12. 24. 2003원882호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 이 사건 심결의 경위

[증거: 갑1, 2호증, 을1 내지 4호증]

가. 원고들의 이 사건 출원서비스표

(1) 출원번호: 41-2000-0027450

(2) 출원일: 2000. 10. 23.

(3) 표장:

(4) 지정서비스업 : 구 상표법 시행규칙(2001. 12. 24. 통상산업부령 제146호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 별표 2 서비스업류구분 제42류 “간이식당업, 레스토랑업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식준비조달업, 한식점경영업, 셀프서비스식당업, 휴게실업, 제과점업(상기 지정서비스업은 양념통닭 관련 지정서비스업에 한함)”

나. 이 사건 심결의 내용

특허청 심사관은 원고의 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업에 사용될 경우 일반수요자로 하여금 서비스의 품질을 오인하게 할 우려가 있다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제11호 를 적용하여 거절결정하였고, 원고들은 이에 대하여 불복심판을 청구하였는바, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2003원2653호 로 심리하여 2003. 12. 12. 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업의 성질 등을 묘사하고 있는 면이 있으므로 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하고 있다고 볼 수 있을 뿐만 아니라 맥시칸식으로 조리된 양념통닭과 관련 없는 지정서비스업에 사용할 경우 품질오인, 혼동우려가 있다는 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 이 사건 출원서비스표가 기술적 표장인지 여부

이 사건 출원서비스표는 한글 7자로 구성된 문자상표로서 그 중 앞의 3자 “맥시칸”은 뒤의 4자 “양념통닭”에 비하여 다소 크고 두줄로 구성되어 있으며 “맥”자의 “ㅁ”과 “시”자의 “ㅅ”의 왼쪽 획을 사선으로 하고 “맥”자의 “ㅐ”와 “칸”자의 “ㅋ”의 가운데 획을 별표로 대체하는 등 다소 도안화하였으나 그 도안화의 정도가 높지 아니하여 여전히 문자상표로 인식된다고 보이는바, 우리 나라의 영어 보급수준을 고려하면 “맥시칸”은 중남미에 있는 나라 멕시코와 관련하여(맞춤법에 맞는 정확한 표기는 ‘멕시칸’이 될 것이다) “멕시코의”, “멕시코 사람”, “멕시코 말”의 의미로 직감될 것이고, “양념통닭”이란 양념을 가미한 닭을 통째로 익힌 요리라는 의미이므로, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업인 “간이식당업, 레스토랑업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식준비조달업, 한식점경영업, 셀프서비스식당업” 등에 사용되는 경우 일반수요자나 거래자들에게 ‘멕시코(식)의 양념을 가미한 닭을 통째로 익힌 요리’라는 의미로 인식되어 위 각 지정서비스업에서 이러한 요리를 판매하는 것으로 인식될 것이고, 나아가 위 각 지정서비스업에서 1977년경 경희대학교 교수 장정옥의 저서 “구미요리”에 나오는 “멕시칸 치킨(MEXICAN CHICKEN, 갑22호증의 1의 기재에 의하면 멕시코식 닭요리이며 냄비에 끓이는 닭요리의 일종으로 보인다)”을 요리하여 판매하는 것으로 직감될 가능성 또한 배제할 수 없다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 위 지정서비스업과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제3호 에서 정하는 기술적 서비스표에 해당한다고 할 것이다.

나. 원고의 주장 및 그에 대한 판단

(1) 원고의 주장

이에 대하여 원고는, 다음과 같은 사유를 주장하면서 이 사건 출원 서비스표는 주지성이 인정되는 표장으로서 상표법 제6조 제2항 의 규정에 의한 식별력을 얻었으므로 상표법 제6조 제1항 제3호 의 규정에 불구하고 서비스표로 등록되어야 한다고 주장한다.

(가) 이 사건 출원서비스표의 공동출원인의 하나인 원고 주식회사 맥시칸은 1989. 11. 14. 설립되어 현재까지 계속하여 맥시칸 체인사업을 비롯하여 “양념치킨, 튀김치킨, 튀김닭 꼬치, 삼계탕용 통닭, 양념튀김닭, 바비큐통닭, 치킨불고기” 등의 상품을 가공 및 판매해 오고 있으며, 이 사건 출원서비스표의 다른 공동출원인인 원고 주식회사 한마음유통은 1993. 12. 13. 위 원고회사로부터 맥시칸 양념통닭에 관한 상품표지의 권한을 양도받은 바 있는 회사로서(회사명은 원래 1993. 10. 29. 설립 당시 “대연맥시칸유통 주식회사”였다가 1994. 2. 22. “주식회사 대구맥시칸”으로 변경되었고 1996. 1. 25. 다시 현재와 같이 “주식회사 한마음유통”으로 변경되었다) 그 이후 계속해서 현재까지 맥시칸 통닭의 유통에 관한 사업을 하고 있다.

(나) 원고들은 1989. 6. 1. 이후 세계일보, 한국일보, 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 등의 일간지에 이 사건 출원서비스표인 “맥시칸양념통닭”을 광고하고 “맥시칸 무엇이 다른가?”라는 제목 아래 수회에 걸쳐 체인점모집을 광고하였으며, “맥시칸 양념통닭”에 대하여 광고하였고, 1988. 3. 18.경부터 1989. 6. 9.경까지 “맥시칸양념통닭”을 주제로 하여 금 80,428,700원 상당의 TV 광고비를 지출한 바 있고, 1988. 3.경부터 1989. 7.경까지 KBS2 TV 및 MBC TV를 통하여 이 사건 출원서비스표인 “맥시칸양념통닭”에 관하여 금 1억6천4백만원 상당의, 1990. 3.경부터 1993. 12.경까지 금 1억4천3백만원 상당의 광고비를 각 지출한 사실이 있으며, 원고 주식회사 멕시칸의 지방 지사들도 위 TV 방송국에 광고비를 지출하여, 대구지사에서는 1995. 1. 31.경부터 1999. 12.경까지 금 81,346,650원 상당을 지출한 바 있고, 대전지사에서는 1995. 1.경부터 2000. 8.경까지 금37,826,470원 상당의 광고비를 지출한 바 있으며, 전북·전남지사에서는 2000. 6. 21.경부터 같은 해 9. 21.경까지 금 30,744,230원 상당의 광고비를 지출한 사실이 있고, 부산지사에서는 2000. 4. 30.경부터 같은 해 9. 30.경까지 금 21,925,200원 상당의 광고비를 지출하여 전국적으로 TV를 통하여 “맥시칸치킨”을 광고하였으며, “맥시칸양념통닭” 관련한 판촉물시계 21,200개를 제작하여 전국의 대리점을 통하여 소비자들에게 홍보하였고, 1991년과 1993년에는 전단 포스터 및 팜플렛을 제작하여 전국적으로 배포한 사실이 있으며, 1990. 10.경부터 1993. 9.까지 시외버스와 시내버스 및 옥탑 등에 금 1억4천7백만원 상당의 광고비를 지출한 바 있다.

(다) 원고들의 “맥시칸양념통닭”을 취급하는 대리점은 전국적으로 1,189개소에 이르며, 지역별로는 서울·경기지사에 270개, 강릉지사에 45개, 원주지사에 18개, 춘천지사에 19개, 대전지사에 155개, 대구지사에 165개, 전북·전남지사에 164개, 울산지사에 64개, 부산지사에 175개, 경남지사에 107개, 제주지사에 7개 등으로서 전국적 규모로 대리점이 개설되어 있다.

(라) 이 사건 출원서비스표와 관련된 종래의 판결에서도 이 사건 출원서비스표의 주지성이 인정되어 이 사건 출원서비스표와 동일한 “‘맥시칸양념통닭”이 곧 1977년 장정옥이 쓴 “구미요리“에 나오는 ”맥시칸식 치킨요리“ 라는 뜻의 보통명칭이라고 일반수요자들이 인식하였거나 인식하고 있다고 볼 수도 없으며, 또한 위 책에 소개되어 있는 요리방식과 원고들이 제조하고 있는 ”맥시칸양념통닭“은 전혀 다른 것이어서, 이사건 출원서비스표는 보통명칭이라고 할 수 없다는 이유로 무단으로 이 사건 출원서비스표를 사용한 자들에 대하여 부정경쟁행위가 인정된 바 있다.

(2) 판단

그러므로 살피건대, 갑3호증의 1 내지 58, 갑7호증의 1 내지 4, 갑8호증의 1 내지 45, 갑9호증의 1 내지 48, 갑12호증, 갑13호증의 1, 2, 갑14호증의 1 내지 47, 갑16호증의 1 내지 214, 갑17호증의 1 내지 3, 갑19호증의 1, 2, 갑22호증의 1, 2의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 원고 주식회사 맥시칸의 대표이사였던 윤종계가 출자하였으며 원고 주식회사 맥시칸의 서울·경기 지역 지사였던 주식회사 경우식품(1993. 3.경 주식회사 맥시칸산업으로 명칭을 바꾸었다가 1996. 8. 26. 다시 주식회사 경우식품으로 바꾼 바 있으며, 1993. 10.경 이후에는 스스로 “맥시칸 양념통닭”의 전국적인 본사임을 자처하여 원고 주식회사 맥시칸과 지사계약이 해지되고 부정경쟁행위금지 가처분이 내려졌다)이 세계일보, 한국일보, 조선일보, 중앙일보, 동아일보 등의 일간지에 이 사건 출원서비스표인 “맥시칸양념통닭”을 표장으로 사용하며 체인점을 모집하는 광고를 다수 실었던 사실, 위 주식회사 경우식품은 원고 주식회사 맥시칸의 서울·경기 지역 지사로서, 원고 주식회사 한마음유통은 대구, 경북, 부산, 김해 지역의 이 사건 출원서비스표에 대한 사용권자로서 각 해당 지역의 일간신문과 위 TV 방송국 혹은 그

광고대행사에 광고비를 지급한 사실(그러나 TV 광고가 이 사건 출원상표와 동일한 표장에 대하여 이루어졌다는 사실에 관한 증거는 없다) 및 기념품을 제작한 사실, 그리고 이 사건 출원서비스표와 동일하거나 이 사건 출원서비스표를 포함하는 상표나 서비스표가 무효심판을 통하여 무효로 확정되었음에도 이 사건 출원서비스표와 관련하여 부정경쟁행위를 인정한 각급 법원의 판결이나 결정이 있었던 사실을 각 인정할 수 있으나, 원고들의 주장이나 원고들이 제출한 증거들을 살펴보아도 이 사건 출원서비스표는 양념통닭을 판매하는 음식점에 사용되었다는 것일 뿐이므로, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 “스낵바업, 식품소개업, 음식준비조달업, 셀프서비스식당업, 휴게실업,제과점업” 등에 관련하여서는 이 사건 출원서비스표를 사용한 결과 식별력을 얻었음을 인정할 아무런 증거가 없고(이 점에 대하여 원고는, 최근 거래계의 실제는 24시간 편의점에서도 양념통닭이 판매되고 있으므로 “스낵바업, 셀프서비스식당법, 제과점업”도 양념통닭과 관련이 있고 또한 이 사건 출원서비스표를 등록출원함에 있어서 위 지정서비스업은 양념통닭 관련 지정서비스업에 한함을 명시하였다고 주장하나, 설령 위에서 든 서비스업에서 양념통닭을 판매하는 경우가 있다고 하더라도 원고들이 위 지정서비스업들을 영위하면서 이 사건 출원서비스표를 사용하였다는 점에 부합하는 증거는 없으므로 원고들의 위 주장도 이유 없다), 출원서비스표의 지정서비스업들 중의 하나에 대하여서라도 그 등록거절 사유가 있는 것으로 인정될 때에는 그 출원등록이 전부 거절되어야 하므로( 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후78 판결 참조) 원고들의 주장은 이유 없다.

다. 수요자 기만의 우려가 있는지 여부

이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 “간이식당업, 레스토랑업, 스낵바업, 식당체인업, 한식점경영업, 셀프서비스식당업”과 관련하여 볼 때 그 위 지정서비스업에서 판매하는 양념통닭이 특수한 조리방법에 의하여 조리되는 “멕시칸 치킨”인 것으로 일반 수요자들에게 직감될 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표를 “멕시칸 치킨”식 조리방법으로 조리되지 아니한 일반 양념통닭을 공급하는 위 지정서비스업에 사용할 경우에는 수요자로 하여금 그 서비스의 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 보아야 할 것이다( 대법원 1997. 2. 28. 선고 96후962 판결 참조).

3. 결론

그렇다면, 어느 모로 보나 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호 에 의하여 등록될 수 없는 것으로서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.