[1] 상표의 통상사용권의 성립 요건

[2] 등록상표 "환 경 일 보"가 그에 대한 취소심판 청구일 전 3년 이내에 통상사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 한 사례

[1] 상표의 통상사용권은 상표의 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요가 없고, 또한, 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없다.

[2] 등록상표 "환 경 일 보"가 그에 대한 취소심판 청구일 전 3년 이내에 통상사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 한 사례.

[1] 상표법 제57조 , 제73조 제1항 제3호 [2] 상표법 제57조 , 제73조 제1항 제3호

대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결(공1995하, 3400)

주식회사 환경일보 (소송대리인 법무법인 대종종합법률사무소 담당변호사 채형석)

주식회사 환경건설일보 (소송대리인 변리사 황의창 외 1인)

2004. 5. 20.

1. 특허심판원이 2003. 7. 31. 2003당37호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 이 사건 심결의 경위

가. 이 사건 등록상표의 내용

① 구성 : 환 경 일 보

② 등록번호 : 제276957호

③ 출원일/등록일 : 1992. 6. 4./1993. 10. 18.

④ 지정상품 : 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) [별표 2] 상품류 구분 제52류의 '신문'

⑤ 상표권자 : 등록 당시 소외 박태준이 상표권자였으나, 2002. 12. 7. 원고에게 이전등록 되었다.

나. 피고는, 2003. 1. 9. 이 사건 등록상표는 정당한 사유 없이 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정상품에 사용되지 아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호 의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하며 상표등록 취소심판을 청구하였다.

다. 이에 대하여 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2003당37호로 심리하여 2003. 7. 31., 원고가 비록 제호가 "HKBS"라는 주간신문에 '(주)환경일보'라는 표장을 사용하기는 하였으나 '(주)환경일보'는 상표로서 사용된 것이 아니고 신문의 발행처를 나타내는 상호로서 사용될 것일 뿐만 아니라 이를 상표로 사용된 것으로 본다 하더라도 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용되었다고 보기 어렵다는 이유로, 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

[증거: 갑 제3, 7, 11, 12호증, 변론 전체의 취지]

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장

가. 원고 주장의 심결 취소 사유

(1) 원고가 사용한 "(주)환경일보" 중 "(주)" 부분은 식별력이 없는 부분이므로, "(주)환경일보"는 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 것이다.

(2) 이 사건 등록상표는 최초 권리자인 박태준으로부터 원고에게 이전되었으므로, 이 사건 등록상표의 불사용 기간을 계산함에 있어서 박태준이 사용하지 않은 기간을 포함하여서는 안된다.

(3) 갑 제13호증의 상표사용동의서 등에 의하면, 박태준은 1998. 6. 피고에게 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 부여하였고, 피고는 1998. 8. 4.부터 현재까지 그가 발행하는 신문에 이 사건 등록상표를 사용하고 있으므로, 이 사건 등록상표는 취소심판 청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용되었다 할 것이다.

(4) 원고는 2002. 12. 9.부터 2003. 1. 12. 사이에 전국에 배포되는 주간신문의 창간호에 "환경일보"라는 상표를 사용하였고, 2000년부터 인터넷신문 서비스를 시작하여 2002. 11. 20.에는 "환경일보"라는 한글 인터넷주소까지 등록하였으므로, 이 사건 등록상표는 취소심판 청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 관하여 정당하게 사용되었다 할 것이다.

나. 피고의 주장

(1) 원고가 사용한 "(주)환경일보"는 상호로서 상표와는 명백히 구분되는 것이고, "(주)" 부분은 "주식회사"를 뜻하는 것으로서 식별력이 없는 부분이라 보기도 어려우므로, "(주)환경일보"는 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다고 할 수 없다.

(2) 상표의 불사용을 이유로 한 상표등록 취소제도는 사용도 되지 않으면서 형식상으로 등록된 상표들을 정리하여 그러한 상표를 사용하기를 희망하는 자에게 사용할 기회를 부여하고 상표가 형식상 등록된 것을 기화로 부당한 이익을 얻으려는 행위를 방지하여 상거래질서를 확립하기 위한 것이므로, 상표의 불사용 기간은 그 권리자의 변경 여부에 관계없이 통산하여야 한다.

(3) 갑 제13호증은 그 실제 작성일자가 2002. 11. 21.임에도 불구하고 그 일자를 소급하여 1998. 6.로 한 것으로서 그 효력이 없는 것이고, 그 작성일자가 진정한 것이라 하더라도 이 사건 등록상표의 권리자인 원고가 2002. 11. 21. 이전부터 피고에 대하여 이 사건 등록상표의 사용 중지를 요청하여 왔으므로 그 효력이 상실된 것이라 할 것이므로, 피고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자라 할 수 없다.

(4) 정기간행물의등록등에관한법률에 의하면, 신문이나 잡지 등은 반드시 문화관광부의 인가를 받아야만 발행할 수 있는바, 원고가 발행한 인터넷신문은 신문이라고 볼 수 없는 것일 뿐만 아니라 인가도 받지 아니한 것이므로, 인터넷신문에 이 사건 등록상표가 사용되었다 하여 이를 이 사건 등록상표의 정당한 사용으로 볼 수 없다.

3. 판 단

가. 일반 원칙

상표의 불사용으로 인한 취소가 인정되기 위해서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하여야 하고( 상표법 제73조 제1항 제3호 ), 상표의 통상사용권은 상표의 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요가 없고, 또한, 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없다.

나. 피고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 사용하였는지 여부

갑 제1 내지 15호증, 갑 제16호증의 1 내지 5, 갑 제17호증의 1 내지 9, 갑 제18호증의 1 내지 7, 을 제5호증, 을 제8호증의 1, 2의 각 기재, 갑 제25호증, 갑 제26호증의 18, 을 제9호증의 각 일부 기재 및 증인 박태준, 윤종락의 각 일부 증언(각 뒤에서 배척하는 부분 제외)에 변론의 전취지를 종합하면, 피고 회사의 전신인 주식회사 연합인쇄매일환경은 1994. 4. 20. 소외 허수남에 의하여 설립되었는데, 설립 이후 "매일환경신문"이란 제호의 신문을 발행하다가 1996. 3. 22. 공보처에 신문의 제호를 "매일환경일보"로 변경하여 등록하였고, 1998. 6. 11. 회사명을 주식회사 환경건설일보로 변경하고 같은 해 7. 29. 다시 신문의 제호를 "환경일보"로 변경하여 등록하였으며, 1998. 8. 1.까지는 '매일'이라는 글자가 작게 표시된 "매일환경일보"라는 신문을 발행하다가 1998. 8. 4.부터 '매일'이 삭제된 "환경일보"라는 제호의 신문을 발행하기 시작하여 이 사건 등록취소 심판청구일 전 및 후에 이르기까지 계속하여 "환경일보"라는 제호의 신문을 발행하여 온 사실, 이 사건 등록상표의 최초 권리자인 박태준은 1997. 5. 30. 피고(당시 명칭은 주식회사 연합인쇄매일환경)에 대하여 그 발행의 신문 제호가 자신의 이 사건 등록상표와 유사하니 1997. 6. 10.까지 제호를 변경하길 바라며 이를 어길 시에는 손해배상을 청구하겠다는 취지의 내용증명우편(갑 제25호증에 첨부되었음)을 보내기도 하였으나, 1998. 6. 이후에는 피고에 대하여 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 상표의 사용을 중지할 것을 최고한 일이 한번도 없었고, 2002. 10. 1.에는 피고의 이사로 취임하였으며, 같은 달 29.경에는 이 사건 등록상표에 대한 권리를 피고에게 양도하기로 약정까지 한 사실, 한편, 원고는 2000. 9. 29. 신문발행업 등을 목적으로 하여 설립되었는데, 2002. 7. 30. 박태준이 원고에 대하여 원고가 "환경일보"를 상호로 사용함으로써 불특정 다수인에게 혼동을 초래하고 있다면서 위 상호의 변경을 촉구하는 내용의 내용증명을 보낸 후, 2002. 8. 22. 원고 및 그 대표이사를 상표법위반죄로 고소하였고, 이에 대하여 원고는 2002. 9. 13. 박태준을 상대로 이 사건 등록상표에 대한 불사용 취소심판을 제기하였으나, 2002. 11. 28. 원고 및 그 대표이사가 상표법위반 혐의로 서울지방법원 서부지원에 기소되기에 이르자, 2002. 12. 7.경 박태준과 합의하여 원고가 이 사건 등록상표를 양수하기로 하고 그 이전등록을 마친 다음 같은 달 11. 이 사건 등록상표에 대한 불사용 취소심판을 취하하였고, 같은 달 20.에는 오히려 피고에 대하여 이 사건 등록상표와 동일한 상표의 사용을 중지할 것을 촉구하는 내용의 내용증명우편을 발송한 사실, 2002. 11. 21.경 당시 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 등록 명의를 피고가 이전받기로 하는 내용의 약정까지 한 상태였던 박태준과 피고는, 원고의 이 사건 등록상표에 대한 불사용 취소심판의 제기에 대응하고 이 사건 등록상표가 통상사용권을 부여받은 피고에 의하여 사용되고 있음을 입증하기 위하여, "박태준이 피고 회사에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락한다."는 내용과 함께 그 작성일자가 "1998. 6."로 기재된 상표사용동의서(갑 제13호증)를 당시 원고에 대한 상표법위반 사건을 수사하고 있던 서울지방검찰청 서부지청에 제출한 사실, 그러나 피고가 제출한 상표사용동의서(을 제5호증)의 상단에는 "21 NOV ′02 10:40"이라는 기재가 있고, 피고의 총무과 직원이었던 황미령은 이는 박태준이 형사고소건에 필요하니 팩스로 보내는 서류에 회사 직인을 찍어달라고 하여 회사 직인을 찍어주고 한 부를 복사하여 보관한 서류라고 주장하고 있는 사실, 한편, 박태준은 이 법정에서 "증인이 1998. 6.경에 허수남(피고의 전 대표이사)에게 무상으로 상표사용을 동의한 이유는 증인의 고향친구 김길수가 피고 회사에 근무하고 있고, 증인이 발행했었던 문화신문을 허수남이 인쇄를 맡은 적이 있어 피고 회사를 익히 알고 있었으며, 당시 증인이 그 상표를 사용하지 않았기 때문에 대가를 받을 생각이 없었다."라고 증언하면서, 검찰에 제출한 갑 제13호증의 상표사용동의서는 피고 회사에서 받은 복사본이라고 증언하고 있는 사실을 각 인정할 수 있고, 을 제4, 11호증의 각 기재, 갑 제25호증, 갑 제26호증의 18, 을 제9호증의 각 일부 기재, 증인 허수남의 증언 및 증인 박태준, 윤종락의 각 일부 증언만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하고 달리 반증이 없다.

위 인정 사실을 종합하여 살피건대, 을 제5호증 상표사용동의서 상단의 기재, 박태준이 위 상표사용동의서를 피고로부터 받았다고 증언하고 있는 점 및 이를 검찰에 제출하게 된 경위 등을 참작하여 보면 위 상표사용동의서는 그 문서에 기재된 일자인 "1998. 6."에 작성된 것이 아니라 할 것이나, 한편, 당초 피고에 대하여 "매일환경일보"라는 제호가 이 사건 등록상표와 유사하다는 이유로 제호의 변경을 최고한 박태준이 그 이후 한번도 피고에 대하여 그러한 내용의 최고를 한 사실이 없고, 오히려 피고는 박태준의 최고 이후 회사명을 주식회사 환경건설일보로 변경하고 신문의 제호도 "매일환경일보"에서 "환경일보"로 변경한 점 및 박태준이 피고에게 이 사건 등록상표의 무상사용을 허락하게 된 경위 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 최초 권리자였던 소외 박태준은 1998. 6.경 명시적 또는 묵시적으로 피고에 대하여 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 부여하였고, 피고는 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권자로서 1998. 8. 4.부터 이 사건 등록상표에 대한 권리를 이전 받은 원고가 이 사건 등록상표의 사용을 중지할 것을 촉구하는 내용의 내용증명우편을 보내기 전날인 2002. 12. 19.경까지 계속하여 그가 발행하는 신문에 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표("환경일보")를 정당하게 사용해 왔다 할 것이다(앞에서 본 바와 같이 상표의 통상사용권은 등록의 유무를 묻지 않고 당사자 간의 계약에 의하여 바로 그 효력이 발생하나, 설정등록을 하지 아니하고 계약만에 의해서 상표를 사용하는 경우 통상사용권자는 그 이후의 상표권의 양수인 등에 대해서 통상사용권의 존재를 주장할 수 없다 할 것인바, 이 사건에서도 피고는 이 사건 등록상표를 양수받은 원고에 대해서는 통상사용권의 존재를 주장할 수 없고, 따라서 원고가 피고에 대해서 이 사건 등록상표의 사용 중지를 촉구한 2002. 12. 20. 이후 피고의 이 사건 등록상표의 사용은 통상사용권자로서의 정당한 사용이라 볼 수 없다).

다. 소결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 그에 대한 취소심판 청구일(2003. 1. 9.) 전 3년 이내에 통상사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다 할 것인바, 원·피고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 피고의 등록취소청구를 인용한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.