[1] 구 특허법 제4조 제2호 후단에서 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"을 불특허 사유로 규정한 취지

[2] 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위의 확정방법

[3] 대상물질이 구 특허법 제4조 제2호 에서 규정하는 '의약'에 해당하기만 하면 그 생산·판매 등의 행위가 자유롭게 허용되는 것인지 여부(소극)

[4] 구 특허법 제64조 의 규정 취지

[5] 복수의 물질을 화학적으로 반응시켜 목적물질을 제조하는 방법의 특허와 관련하여 그 방법에서의 복수의 출발물질을 같이 하면서 거기에 또다른 물질을 더 추가하는 방법으로 반응시켜 역시 동일한 목적물질을 제조하는 경우, 그 반응경로의 증명책임의 소재

[6] 확인대상 발명인 "키트(kit)"가 "이소니트릴 리간드와 방사성 금속의 배위착물의 제조방법"에 관한 특허발명의 권리범위에 속한다고 한 사례

[1] 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호 후단에서 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"을 불특허 사유로 규정하고 있는 취지는 위와 같이 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 조제하는 것은 의료인의 진료행위에 속하는 것이므로 국민 복지를 위하여 위와 같은 의료인의 조제행위에 대하여는 누구도 그 권리를 독점하지 않게 함으로써 결과적으로 의사 등이 환자의 상태에 따라 행하는 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 의한 약사의 조제행위의 자유를 해치지 않기 위한 것이다.

[2] 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다.

[3] 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호 는 "의약 또는 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"을 특허를 받을 수 없는 소극적 요건의 하나로 규정하고 있을 뿐 나아가 적극적으로 위 발명을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 영역으로 보장하고 그에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않도록 규정하고 있는 것은 아니고, 같은 법 제46조 (특허권의 효력이 미치지 않는 범위) 역시 위 소극적 요건에 해당하는 발명에 대하여 별도로 규정하고 있지 않은 점, 불특허 대상을 의약 그 자체와 의사, 약사 등의 자유로운 조제행위를 보장하기 위한 한정된 제조방법으로 규정함으로써 이해 해당되지 않는 일반적인 의약의 제조방법은 특허로 보호하고 있는 점 등에 비추어 보면, 같은 법 제4조 의 취지가 대상물질이 의약이기만 하면 그 생산·판매 등의 행위를 자유롭게 허용하도록 보장하려는 것은 아니다.

[4] 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제64조 의 간접침해는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않기 때문에 아직 직접침해는 성립되지 않으나 직접침해에 필연적으로 이르는 행위에 관하여 장래에 있어서 직접침해의 배제의 실효를 높이기 위하여 그 전 단계에 있어서도 침해로 간주하여 직접침해와 같은 법적 취급을 받도록 한 규정이다.

[5] 복수의 물질을 화학적으로 반응시켜 목적물질을 제조하는 방법의 특허와 관련하여 그 방법에서의 복수의 출발물질을 같이하면서 거기에 또 다른 물질을 더 추가하는 방법으로 반응시켜 역시 동일한 목적물질을 제조하는 경우 기존의 특허의 권리범위에서 벗어나려면, 그와 같은 제조방법을 실시하고 있으면서 그 반응경로가 특허권의 그것과 다르다고 주장하는 자가 그 다른 물질을 더 추가함으로써 반응경로가 종전의 그것과 일체성을 상실할 정도로 달라지게 된다는 점을 증명하여야 한다.

[6] "이소니트릴 리간드와 방사성 금속의 배위착물의 제조방법"에 관한 특허발명은 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호 에서 규정하는 불특허 사유의 하나인 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당하지 아니하므로 그 권리범위를 부정할 수 없고, 확인대상 발명인 "키트(kit)"가 불특허 사유의 하나인 '의약'에 해당한다거나 또는 확인대상 발명의 사용방법이 불특허 사유의 하나인 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당한다는 이유로 당연히 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 수 없으며, 나아가 확인대상 발명은 위 특허발명의 제조방법의 실시에만 사용하는 물건이라 할 것이므로 이를 업(업)으로 생산·판매하는 행위는 같은 법 제64조 에 의하여 위 특허발명의 특허권을 침해한 것이 되므로 확인대상 발명이 그 권리범위에 속한다고 한 사례.

[1] 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호 ,(현행 삭제)[2] 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제57조 ,( 현행 제97조 참조 ) [3] 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호 (현행 삭제), 제46조 제2항 ,( 현행 제96조 참조 ), 제64조 제2호 ,( 현행 제127조 참조 ) [4] 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제64조 제2호 ,( 현행 제127조 참조 ) [5] 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제57조 ,( 현행 제97조 참조 ) [6] 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호 (현행 삭제), 제64조 제2호 ,( 현행 제127조 참조 )

[2] 대법원 1992. 6. 23. 선고 91후1809 판결(공1992, 2279) 대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결(공1993하, 3082) 대법원 1996. 2. 9. 선고 94후258 판결(공1996상, 955) 대법원 1996. 12. 6. 선고 95후1050 판결(공1997상, 207) 대법원 1997. 5. 28. 선고 96후1118 판결(공1997하, 1875) 대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결(공1998상, 1361) 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결(공2001하, 1539)

브리스톨-마이어스 스퀴브 파마 컴파니 (Bristol-Myers Squibb Pharma Company) (소송대리인 변호사 정여순 외 3인)

동아제약 주식회사 (소송대리인 변리사 이원희 외 1인)

2004. 4. 16.

1. 특허심판원이 2002. 4. 30. 2001당1669호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제115253호 특허의 특허청구범위 제1 내지 5, 7항에 관한 부분을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

[증거 : 갑1호증의 1, 3, 갑2, 5호증]

가. 이 사건 특허발명

원고의 이 사건 특허발명(등록번호 제115253호, 1986. 8. 4. 출원, 1997. 5. 16. 등록)은 "이소니트릴 리간드와 방사성 금속의 배위착물의 제조방법"에 관한 것으로서, 그 특허청구범위는 별지 1 기재와 같다.

나. 확인대상 발명

확인대상 발명은 피고가 업(업)으로 생산·판매하고 있는 키트(kit)로서, 그 조성 및 제조방법은 별지 2 기재와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 원고를 상대로, 확인대상 발명은 이 사건 특허발명의 이소니트릴 리간드 대신 에테르 치환된 이소니트릴 리간드를 사용하고 있다는 점에서 이 사건 특허발명과 구성이 상이하고 그로 인한 효과도 현저하고, 확인대상 발명에는 이 사건 특허발명에 개시되어 있지 않은 아스코르빈산이 추가되어 있다는 점에서 이 사건 특허발명과 구성이 상이하고 그로 인한 효과도 현저하며, 확인대상 발명 자체가 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제4조 제2호 소정의 의약품으로서 불특허 사유에 해당하므로, 확인대상 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2001당1669호로 심리하여, 2002. 4. 30. 아래와 같은 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

확인대상 발명의 실시가 구 특허법 제64조(침해로 보는 행위) 제2호 에 해당하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 보건대, 출발물질로서 이 사건 제1항 발명은 이소니트릴 리간드를 사용하고 있는 반면 확인대상 발명은 에테르 치환된 이소니트릴 리간드를 사용하고 있으나, 비-방사성 금속이 방사성 금속과 치환되는 이 사건 제1항 발명의 반응과정에 있어서 확인대상 발명의 에테르 치환된 이소니트릴 리간드와 이 사건 제1항 발명의 이소니트릴 리간드 사이에 별다른 차이가 없으므로, 확인대상 발명의 에테르 치환된 이소니트릴 리간드는 이 사건 제1항 발명의 이소니트릴 리간드의 범주에 포함되는 것으로 보인다.

그러나 아스코르빈산이 추가된 확인대상 발명을 사용하여 에테르 치환된 테크네튬착물을 생성하는 경우 그 반응과정은 환원제(Sn+2)가 아스코르빈산과 반응하여 아스코르빈산-Sn+2착물을 형성하고 이 착물이 퍼테크네이트(Tc+7)를 환원시켜 환원된 테크네튬(Tc+1)을 얻고, 환원된 테크네튬은 아스코르빈산과 반응하여, 결국 아스코르빈산-Tc+1착물이 에테르 치환된 이소니트릴 비-방사성 금속착물과 반응하여 에테르 치환된 이소니트릴-테크네튬 착물을 형성하게 되므로, 퍼테크네이트(Tc+7)가 환원제(Sn+2)에 의해 환원되어 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물과 직접 반응하는 이 사건 제1항 발명의 제조방법과 그 반응경로가 상이하므로, 확인대상 발명의 키트를 사용하여 배위착물을 제조하는 방법은 이 사건 제1항 발명의 제조방법과 동일하지 아니한 이상 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 실시에만 사용되는 물건이라고 볼 수 없고, 가사 반응경로가 동일하다고 하더라도 확인대상 발명 자체는 불특허 대상인 의약품에 해당하므로 이러한 물건에 대해서까지 특허권의 보호범위가 미친다고 볼 수는 없는 이상, 확인대상 발명의 실시행위는 이 사건 제1항 발명에 대하여 구 특허법 제64조 소정의 침해로 보는 행위에 해당하지 아니하여 그 권리범위에 속하지 아니하며, 이 사건 제2 내지 9항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 위와 동일한 이유로 확인대상 발명은 그 권리범위에 속하지 아니한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 확인대상 발명에 추가된 아스코르빈산은 활성 주석 이온의 보존에 영향을 미칠 뿐 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 착물과 방사성 금속을 반응시켜 이소니트릴 리간드의 방사성 금속 착물을 형성하는 반응에는 관여하지 않으므로, 확인대상 발명은 아스코르빈산의 유무와 관계없이 필연적으로 이 사건 특허발명의 제조방법의 실시를 수반하게 되고, 따라서 확인대상 발명은 구 특허법 제64조 제2호 에 의하여 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다.

(2) 확인대상 발명이 구 특허법 제4조 제2호 소정의 불특허 대상인 의약이라는 것과 그것을 생산·판매하는 행위가 구 특허법 제64조 제2호 의 간접침해에 해당하여 제조방법에 관한 발명의 권리범위에 속한다고 하는 것은 전혀 별개의 문제이다.

(3) 그 밖에 원고는 이 사건 심판청구는 원·피고 사이에 확정된 이 사건 특허발명에 대한 특허심판원 2002. 4. 30.자 2001당1141호 등록무효청구 심결(을1호증)의 일사부재리의 효력에 위반된다는 취지로 주장하나, 증거를 살펴보면 청구원인을 달리함이 명백하므로 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

나. 피고 주장

(1) 이 사건 특허발명에서의 "방사성 금속"은 그 자체뿐만 아니라 방사성 금속의 산화물, 착물 등 모든 화합물을 포괄하는 의미로서 의약이고, 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물 역시 의약인 방사성 금속과 병용할 경우 그 약효를 증강시키는 물질로서 의약이며, 따라서 이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속부가물과 방사성 금속을 서로 혼합하는 행위는 의사의 처방에 따라 행해지는 조제행위에 해당하므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법 제4조 제2호 소정의 조제행위에 해당하는 것으로서, 무효 심결 여부에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(2) 확인대상 발명은 구 특허법 제4조 제2호 소정의 불특허 사유로 규정된 의약품이고, 불특허 사유에 해당하는 발명에 대하여는 구 특허법 제46조 제2항 ㅌ에도 불구하고 당연히 특허권의 효력이 미치지 아니하므로, 확인대상 발명은 공중이 널리 자유롭게 실시할 수 있는 것으로서, 간접침해의 성립 여부에 관계없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

(3) 확인대상 발명의 사용방법 자체가 의료인의 의료행위로서 구 특허법상 불특허 사유에 해당하여 권리로서 성립할 수 없는 내용이므로, 확인대상 발명의 사용방법은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

(4) 확인대상 발명에 첨가된 아스코르빈산은 환원제 또는 단순한 첨가제가 아니라, 주석이온 및 테크네튬과 착물을 형성하는 방법으로 방사성 금속의 배위착물의 제조방법에 직접 관여하므로, 확인대상 발명과 이 사건 특허발명은 그 반응경로가 전혀 상이한 이상 확인대상 발명은 이 사건 특허발명의 실시에만 사용하는 물건이라고 볼 수 없고, 확인대상 발명의 사용방법은 출발물질로서 아스코르빈산을 구성성분으로 포함한다는 점에서 이 사건 특허발명의 제조방법과 구성에서 차이가 있고 그 차이로 인하여 이 사건 특허발명에서는 예측할 수 없는 키트의 안정성 및 목적물질의 생성비율의 향상 등 현저한 기술적 효과를 나타내므로 확인대상 발명의 사용은 이 사건 특허발명의 제조방법의 실시에 해당되지 아니하고, 따라서 확인대상 발명의 키트는 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 판 단

가. 이 사건 특허발명이 구 특허법 제4조 제2호 의 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당하는지 여부

(1) 구 특허법 제4조 는 "다음 각 호의 1에 해당하는 발명에 대하여는 제6조 의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다."고 규정하고 그 제2호 후단에 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"을 규정하고 있는바, 그 취지는 위와 같이 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 조제하는 것은 의료인의 진료행위에 속하는 것이므로 국민 복지를 위하여 위와 같은 의료인의 조제행위에 대하여는 누구도 그 권리를 독점하지 않게 함으로써 결과적으로 의사 등이 환자의 상태에 따라 행하는 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 의한 약사의 조제행위의 자유를 해치지 않기 위한 것인바, 이 사건 특허발명이 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당하는지 여부에 관하여 살핀다.

(2) 먼저 이 사건 제1항 발명의 출발물질의 하나인 "방사성 금속"의 의미 및 그것이 의약에 해당하는지 여부를 본다.

(가) "방사성 금속"의 의미

이 사건 제1항 발명의 방사성 금속이 방사성 금속 자체만을 의미하는지 또는 방사성 금속 원소를 포함하는 산화물, 착물 등 화합물까지도 포괄하는 의미인지에 관하여 보건대, 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다( 대법원 1997. 5. 28. 선고 96후1118 판결 참조).

이 사건 제1항 발명의 특허청구범위를 살펴보면 "방사성 금속"이라는 용어가 3단계의 제조방법에서 각 단계별로 1회씩 총 3회에 걸쳐 사용되고 있는데, 1단계는 "이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물(여기서 비-방사성 금속은 Cu, Mo, Pd, Co, Ni, Cr, Ag 및 Rh 중에서 선택된다.)을 적절한 용매 중에서 방사성 금속과 혼합"하는 것이고, 2단계는 "상기 비-방사성 금속을 방사성 금속으로 치환"시키는 것이며, 3단계는 "Tc, Ru, Co, Pt, Fe, Os, Ir, W, Re, Cr, Mo, Mn, Ni, Rh, Pd, Nb 및 Ta의 방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된 방사성 금속과 이소니트릴 리간드와의 배위착물을 제조"하는 것으로서, 위 각 단계는 전체적으로 하나인 제조방법을 반응의 시간 순서대로 구분한 것에 불과하므로 위 각 단계에서 사용된 "방사성 금속"은 모두 동일한 대상을 지칭하는 것으로서 동일한 의미로 해석되어야 할 것이다.

이러한 전제에서 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위를 살펴보면, 2단계로 "비-방사성 금속(비-방사성 금속은 Cu, Mo, Pd, Co, Ni, Cr, Ag 및 Rh 중에서 선택된다)을 방사성 금속으로 치환시킨다."고 기재되어 있고, 3단계로 "방사성 금속은 Tc, Ru, Co, Pt, Fe, Os, Ir, W, Re, Cr, Mo, Mn, Ni, Rh, Pd, Nb 및 Ta의 방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된다."고 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"은 Tc, Ru, Co, Pt, Fe, Os, Ir, W, Re, Cr, Mo, Mn, Ni, Rh, Pd, Nb 및 Ta의 방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된 방사성 금속으로서 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물과 혼합된 상태에서 비-방사성 금속과 치환 반응을 일으키는 방사성 금속 그 자체만을 가리키고, 방사성 금속의 산화물이나 착물 등 화합물은 방사성 금속 그 자체와는 구별되는 별개의 화학물질로서 위 화합물이 방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된 방사성 금속에 해당하는 것도 아니고 또 위 화합물 자체가 직접 비-방사성 금속과 치환 반응을 일으키는 것도 아니므로, 방사성 금속 원소의 산화물이나 착물 등 화합물은 이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"에 포함된다고 볼 수 없다.

이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"의 위와 같은 의미는 이 사건 특허발명의 명세서의 상세한 설명에서 "본 발명은 방사성 핵종의 이소니트릴 착물의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 예를 들어 99mTc, 99Tc, 97Ru, 51Cr, 57co, 188Re 및 191Os와 같은 방사성 동위원소의 방사성 핵종의 이소니트릴 착물에 관한 것이며, 특히 상기 방사성 핵종 착물을 제조하기 위한 금속-이소니트릴 부가물에 관한 것이다."(갑1호증의 3의 1쪽 밑에서 1∼3행)라고 기재하여, 산화물 또는 착물이 아니라 방사성 동위원소에 속하는 방사성 핵종(핵종)을 방사성 금속의 예로서 나열하고 있는 점에 의해서도 뒷받침된다고 할 것이다.

이에 관하여 피고는, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에서 방사성 금속은 "이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물과 적절한 용매 중에서 혼합될 수 있는 방사성 금속"이라고 명확히 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에서도 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물과 실제로 혼합되는 화합물은 테크네슘 금속(Tc+1)이 아니라 퍼테크네이트(TcO4-), TcⅢ의 헥사키스-티오우레아 착물 또는 테크네튬 글루코헵토네이트 착물과 같은 테크네튬에 대하여 Tc+3, Tc+5 또는 Tc+7의 산화상태를 갖는 테크네튬 화합물이라고 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 방사성 금속은 금속 외에 산화물, 착물 등 모든 화합물을 포함하는 것이라고 주장한다.

그러나 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 중 "혼합하여"라는 기재 부분은 앞서 본 바와 같은 전체적인 제조 단계를 고려하여 볼 때 방사성 금속 자체를 용매 내에 실제로 투입하여 혼합하는 것만 뜻하는 것이 아니라 후속 공정인 치환 반응이 일어날 수 있도록 용매 중에 방사성 금속이 혼합되어 있는 상태를 만들어 준다는 의미로 보아야 할 것이므로, 위 "혼합하여"라는 기재 부분만 가지고 이 사건 제1항 발명의 방사성 금속이 용매 중에 실제로 혼합될 수 있는 물질이어야 한다고 볼 수 없고, 한편, 이 사건 특허발명의 명세서의 상세한 설명에는 "예를 들어 99Tc 또는 99mTc와 같은 테크네튬의 경우에, 이소니트릴 착물은 바람직하게는 적절한 환원제(수성 매질 중에서 테크네튬을 환원시킬 수 있는 환원제)와 적절한 금속-이소니트릴 부가물을 혼합한 다음 퍼테크네테이트를 가하여 제조한다. 다른 방법으로 금속 부가물과 퍼테크네테이트를 혼합한 다음 환원제를 가한다(갑1호증의 3의 3쪽 밑에서 11∼13행).", "본 발명에 따라 제조된 이소니트릴 테크네튬 착물은 예를 들어 (Ⅲ), (Ⅳ) 또는 (Ⅴ)의 테크네튬에 대해 산화 상태를 갖는 테크네튬 착물을 적절한 조건하에 과다한 금속-이소니트릴 부가물로 처리하여 제조할 수도 있다. 예를 들어, 테크네튬-이소니트릴 착물은 목적하는 금속-이소니트릴 부가물을 TcⅢ의 헥사키스-티오우레아 착물과 반응시키거나 테크네튬 글루코헵토네이트 착물 또는 유사물과 반응시켜 제조할 수도 있다(갑1호증의 3의 3쪽 밑에서 6∼9행).", "본 발명의 한 태양에서, 등장성 염수 중의 퍼테크네테이트와 같은 99mTc 공급물로부터 본 발명에 따라 방사성 핵종 착물을 제조하는 데 사용되는 키트(임상 실험에 가장 유용함)는 예정된 양의 퍼테크네테이트와 반응할 금속-이소니트릴 부가물 형태의 선별된 이소니트릴 리간드 목적하는 양 및 예정된 양의 퍼테크네테이트를 환원시켜 목적하는 테크네튬-이소니트릴 착물을 형성시킬 환원제(예, 제1주석 글루코헵토네이트 형태의 주석 이온) 예정된 양을 함유한다(갑1호증의 3의 4쪽 6∼9행)."라고 기재하고 있으나, 위 각 기재에 의하더라도 테크네튬의 산화물인 퍼테크네이트 또는 테크네튬의 착물 그 자체가 직접 비-방사성 금속 부가물과 치환 반응을 일으킨다거나 또는 이소니트릴 리간드와의 배위착물을 형성한다는 기재는 찾을 수 없고, 오히려 위 각 기재에 의하면 퍼테크네테이트의 경우 적절한 환원제를 혼합하여 테크네튬을 환원시켜야만 제조가 가능하다는 것이고, 퍼테크네이트를 포함하는 키트는 예정된 양의 환원제를 함유하고 있으며, 퍼테크네이트를 방사성 금속의 동위원소의 하나인 99mTc의 공급물이라고 표현하고 있음을 알 수 있으므로, 명세서의 상세한 설명의 위 기재만 가지고 이 사건 제1항 발명의 방사성 금속이 산화물, 착물 등 모든 화합물까지 포함한다고 볼 수 없는 이상, 위 주장은 이유 없다(피고는 방사성 금속 그 자체는 반응 도중의 전이상태의 물질이므로 물질을 제조하는 방법의 특허발명에 있어서 출발물질이 될 수 없다고 주장하나, 출발물질이 반드시 단독으로 분리될 수 있는 물질에 한정되는 것은 아니라고 할 것이다).

또한, 피고는, 이 사건 제1항 발명의 방사성 금속은 "방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된 것"이고, 한편, 방사성 의약품의 약리효과는 방사성 동위원소가 방사선을 방출하면서 다른 금속 원소로 변환되는 과정에서 나오는 α, β 또는 γ선을 이용하는 것이므로 방사성 의약품에서 화학구조식은 그 특징이 될 수 없으며, 방사성 동위원소만 포함하고 있으면 소기의 목적을 달성할 수 있으므로, 어떠한 화합물의 형태로 공급되어도 무방하다는 취지로 주장하나, 방사성 의약품의 위와 같은 물리적 특성만을 이유로 이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"의 의미를 앞서 살펴본 것과는 달리 방사성 동위원소에서 선택된 방사성 금속 자체뿐만 아니라 이를 포함하는 모든 화합물까지 포함하는 것으로 해석할 수는 없으므로, 위 주장도 이유 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"은 Tc, Ru, Co, Pt, Fe, Os, Ir, W, Re, Cr, Mo, Mn, Ni, Rh, Pd, Nb 및 Ta의 방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된 방사성 금속 그 자체만을 의미한다고 볼 것이다.

(나) "방사성 금속"이 의약인지 여부

이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"이 의약에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, 이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"은 Tc, Ru, Co, Pt, Fe, Os, Ir, W, Re, Cr, Mo, Mn, Ni, Rh, Pd, Nb 및 Ta의 방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된 방사성 금속으로서 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물과 혼합된 상태에서 비-방사성 금속과 치환 반응을 일으키는 방사성 금속 원소 자체를 의미한다는 점은 위에서 본 바와 같으므로, 이러한 방사성 금속 원소가 그 자체로 사람의 질병을 진단, 치료, 처치 또는 예방하는 데 사용되는 물질에 해당하여야 할 것인바, 기록을 살펴보아도 다른 원자단 또는 리간드와 결합되지 아니한 위 방사성 금속 원소 자체가 사람의 질병을 진단, 치료, 처치 또는 예방하는 데 사용되었다고 볼 만한 증거가 없다.

이에 관하여 피고는, 방사성 금속의 하나인 테크네튬은 진단용 시약으로서 여러 리간드들이 개발되기 이전에도 특정 장기에 선택적으로 잔류하는 훌륭한 의약품으로서 그 자체로 의약으로 사용되었다고 주장하면서 을3, 4, 17 내지 20호증을 제출하고 있으므로 살피건대, 을3호증은 방사성 의약품을 제조하는 단계로서 적당한 방사성 핵종(radionuclide)의 생산, 비방사성 화합물의 합성, 방사성 핵종과 비방사성 화합물 간의 반응의 3단계 중 1단계인 방사성 핵종(radionuclide)을 생산하는 단계에 관한 부분에서 Tc-99m를 비롯한 각종 방사성 동위원소를 나열하고 있는 것에 불과하고, 을4호증(을17호증의 일부이다)에는 "방사성 의약품(radiopharmaceutical)이란 질병의 진단 또는 치료에 사용되는 방사성 단일원소물질(simple substance)과 그 핵종에 의한 표지화합물 및 그들의 제제(제제)를 말한다. 방사성 의약품은 일반적으로 방사선 핵종과 운반체(carrier) 성분으로 구성되어 있는데 방사성 의약품으로서의 유용성은 이들 두 성분의 특성에 의해서 좌우된다."(673쪽 우측칼럼 1∼7행)는 기재가 있어 방사성 단일원소물질로 사용되는 경우 이외에는 방사선 핵종을 방사성 의약품의 성분으로 보고 있는데, 구체적으로 어떤 방사성 원소가 위와 같이 질병의 진단 또는 치료에 사용되는 방사성 단일원소물질에 해당하는지에 관하여는 별다른 기재가 없으며, 이 사건 제1항 발명의 Tc, Ru, Co, Pt, Fe, Os, Ir, W, Re, Cr, Mo, Mn, Ni, Rh, Pd, Nb 및 Ta의 방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된 방사성 금속이 질병의 진단 또는 치료에 사용되는 단일원소물질에 해당한다고 볼 만한 기재도 없고, 오히려 을17호증의 677쪽 도표에는 99mTc는 핵종으로만 기재하고 이를 포함하는 각종 화합물들이 방사성 의약품으로 나열되어 있으며, 을18, 19호증에는 테크네튬의 산화물인 과테크네튬산나트륨(99mTc) 주사액 등에 관한 기재만 있고, 을20호증에는 소디움 퍼테크네테이트 99mTc 주사액 등에 관한 기재만 있으므로, 위 증거들만으로는 방사성 금속 자체가 사람의 질병을 진단, 치료, 처치 또는 예방하는 데 사용되는 의약에 해당한다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 뒷받침할 만한 증거도 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"은 의약에 해당하지 아니한다.

(3) 다음으로 이 사건 제1항 발명의 또다른 출발물질인 "이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물(여기서, 비-방사성 금속은 Cu, Mo, Pd, Co, Ni, Cr, Ag 및 Rh 중에서 선택된다)"이 의약인지 여부에 관하여 보건대, 기록을 살펴보아도 위 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물이 사람의 질병을 진단, 치료, 처치 또는 예방하는 데 사용되는 의약에 해당한다는 점을 인정할 만한 증거가 없다.

피고는, 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물이 단독으로 사용할 때는 의학적 효과를 나타내지 않지만 방사성 금속(테크네튬)과 병용할 경우 방사성 금속이 신체의 특정 기관, 즉 심장에 축적되어 심장만 조영할 수 있도록 도와주는 역할을 하므로 테크네튬의 약효를 증강시키는 물질에 해당하는 이상, 특허법상의 의약이라고 주장하나, 이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"이 의약에 해당하지 않는다는 점은 앞에서 본 바와 같으므로, 위 주장은 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 이유 없다.

피고는 또한, 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물을 주성분으로 하고 환원제를 혼합하여 키트 형태로 판매하고 있는 원고의 카디올라이트 제품은 의약에 해당하고, 그 수입품목허가증(을2호증)에도 전문의약품에 해당하는 것으로 기재되어 있으며, 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물을 주성분으로 하고 환원제를 혼합한 키트를 구성요소로 한 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제10∼19항도 구 특허법 제4조 제2호 소정의 의약에 해당한다는 이유로 특허심판원 2001당1141호 심결에 의하여 그 등록이 무효가 되었으므로, 이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물도 의약이라는 취지로 주장하나, 위 주장에 의하더라도 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물과 이를 주성분으로 하고 여기에 환원제를 혼합하여 제조한 키트는 서로 전혀 다른 물질임이 명백한 이상, 위 키트가 의약이므로 이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물 역시 당연히 의약으로 볼 것은 아니므로, 위 주장 역시 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 이유 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명의 "이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물"은 의약에 해당하지 아니한다.

(4) 한편, 이 사건 제1항 발명의 목적물질인 "방사성 금속과 이소니트릴 리간드와의 배위착물"은 그 용도에 관하여 이 사건 특허발명의 명세서에서 "본 발명에 따라 제조된 이소니트릴 착물은 인체 적혈구의 표지; 폐 기능 측정; 간담즙 기능의 측정; 및 심근증 이미지화에 사용될 수 있다."(갑1호증의 3의 4쪽 10∼11행)라고 기재하고 있으므로, 위 "방사성 금속과 이소니트릴 리간드와의 배위착물"은 사람의 질병을 진단, 치료, 처치 또는 예방하는 데 사용되는 의약에 해당한다.

(5) 위에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 그 목적물질인 "방사성 금속과 이소니트릴 리간드와의 배위착물"은 의약이라고 할 것이나, 출발물질인 "방사성 금속" 및 "이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물"은 모두 의약이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제4조 제2호 후단의 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당하지 않는다.

나아가 구 특허법 제4조 제2호 후단이 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"을 불특허 사유로 규정한 것은 의사 등이 환자의 상태에 따라 행하는 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 의한 약사의 조제행위의 자유를 해치지 않기 위한 것이고, 약사법상 "조제"는 "일정한 처방에 따라서 두 가지 이상의 의약품을 배합하거나 한 가지의 의약품을 그대로 일정한 분량으로 나눔으로써 특정한 용법에 따라 특정인의 특정된 질병을 치료하거나 예방하는 등의 목적으로 사용되도록 약제를 만드는 것을 말한다."고 규정되어 있으므로( 약사법 제2조 제15항 ), 이 사건 제1항 발명에 따른 "방사성 금속과 이소니트릴 리간드와의 배위착물"의 제조방법이 의사 등의 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 의한 약사의 조제행위의 자유를 해치게 되는지 여부를 살펴보면, 이 사건 제1항 발명은 출발물질인 "방사성 금속" 및 "이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물"이 모두 의약이 아닌 이상, 위 2개의 출발물질을 혼합하여 방사성 금속의 배위착물을 제조하는 행위는 단지 원료물질을 혼합하여 단일 의약품을 제조하는 행위로서 의약제조업자 등에 의하여 행하여지는 단순한 의약제조행위에 불과할 뿐, 환자의 특정된 질병 상태에 따라 2개의 출발물질의 혼합 여부 및 혼합 비율 등을 적절히 선택하여 행하는 의사 등의 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 따라 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 약사의 의약조제행위라고 볼 수는 없으므로{다만, 실제로는 방사성 금속의 짧은 반감기(반감기, half-life, 방사성 물질이 방출하는 방사선의 세기가 1/2로 감소하는 데 필요한 시간을 뜻한다.) 등으로 인하여 사용자인 의사 또는 약사가 의약제조업자로부터 원료물질을 미리 공급받아 가지고 있다가 환자에게 투여하기 직전에 직접 원료물질을 혼합하여 방사성 금속의 배위착물을 제조하는 형식으로 이 사건 제1항 발명을 실시한다고 하더라도 이를 의사의 치료행위 또는 약사의 조제행위라고 볼 것은 아니다.}, 이 사건 제1항 발명의 제조방법이 의사 등의 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 의한 약사의 조제행위의 자유를 해친다고 할 수 없다.

더구나 을2호증에 의하면, 원고는 이 사건 제1항 발명의 제조방법을 용이하게 실시할 수 있는 제품으로서 이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물과 환원제 등을 혼합한 "카디올라이트"라는 제품명의 키트를 제조하여 판매하고 있는데, 위 카디올라이트 제품의 사용상 주의사항에는 "이러한 약물 투여는 의사에 의해 처방된 경우에 한하여야 하며 투여법을 준수하여야 한다."고 기재되어 있기는 하나, 위 카디올라이트 제품은 용도가 "진단용 방사성의약품인 테크네튬(9mTc)세스타미비주사액 조제용"으로 기재되어 있을 뿐 그 자체가 직접 투여의 대상이 되는 약물은 아님을 알 수 있으므로, 위 사용상 주의사항에 의하여 의사의 처방을 필요로 하는 것은 위 테크네튬(9mTc)세스타미비주사액의 인체 투여 여부에 대한 것일 뿐 위 카디올라이트 제품의 사용방법에 대한 것은 아니라고 할 것이고, 오히려 위 카디올라이트 제품을 이용한 테크네튬(9mTc)세스타미비주사액의 조제방법에 대해서는 "용법·용량" 부분에서 자세하게 기재되어 있으므로 이 사건 제1항 발명의 제조방법의 실시를 수반하는 "카디올라이트 제품과 과테크네튬산나트륨을 혼합하여 테크네튬(9mTc)세스타미비주사액을 제조하는 행위"는 그 혼합 여부 및 방법이 제조자인 원고에 의하여 이미 정해져 있을 뿐 거기에 환자의 특정된 질병 상태에 따른 의사 등의 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 의한 약사의 조제행위가 개입될 여지는 없고 위 혼합행위는 미리 정해진 용법에 따른 단순한 사용행위에 불과하다고 할 것이며, 위 카디올라이트 제품과 과테크네튬산나트륨을 혼합하여 테크네튬(9mTc)세스타미비주사액을 제조하기 위해서는 "수조가열법(Boiling Water Bath Procedure)"에 의하여 끓이거나 "Recon-o-stat(thermal cycler) Procedure"에 의하여 열 반응기(thermal cycler)와 같은 기계장치를 이용하여야 한다는 점에서도 의사나 약사에 의해 통상적으로 행해지는 단순한 혼합조작이라고 보기 어렵다.

이에 관하여 피고는, 이 사건 제1항 발명에 의하여 제조된 물질을 실제로 환자에게 투여함에 있어서 목적물질인 방사성 금속의 배위착물만을 분리하여 투여하는 것이 아니라 방사성 금속과 치환되어 유리된 비-방사성 금속 등이 모두 포함된 조성물의 형태로 투여하는 것이므로 단일 화합물의 제조와는 구별되는 의약조제행위에 해당한다는 취지로 주장하나, 이 사건 제1항 발명은 목적물질인 방사성 금속의 배위착물의 제조방법에 관한 것일 뿐 그에 의하여 제조된 목적물질의 투여방법에 관한 것이 아님은 명백하고, 피고가 주장하는 위와 같은 투여방법은 이 사건 제1항 발명의 일 실시태양인 키트의 사용방법에 불과하므로, 위 주장은 이유 없다.

또한, 피고는, 약사법시행규칙 제13조의2 제2항 제7호 에서 의사 또는 치과의사 자신이 직접 조제할 수 있는 의약품의 하나로 방사성 의약품을 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때 이 사건 제1항 발명의 제조방법 역시 의사 또는 치과의사의 조제행위라는 취지로 주장하나, 약사법 제21조 제1항 , 제5항 의 규정에 비추어 볼 때 약사법시행규칙 제13조의2 제2항 은 약사 및 한약사가 아니면 의약품을 조제할 수 없다는 원칙에 대한 예외로서 의사 또는 치과의사가 직접 조제할 수 있는 경우를 세부적으로 규정한 규정에 불과하므로, 위 규정을 이유로 방사성 의약품을 제조하는 행위를 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 조제행위라고 보아야 할 것은 아니고, 따라서 위 주장도 이유 없다.

(6) 끝으로 이 사건 제2 내지 5, 7항 발명이 구 특허법 제4조 제2호 후단의 불특허 사유에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명에 있어서 방사성 금속을 Tc로 한정한 것이고, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명에서 비-방사성 금속을 구리, 코발트 및 닉켈로 한정한 것이며, 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제3항 발명에 있어서 방사성 금속을 Tc로 한정한 것이고, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제2 또는 3항 발명에 있어서 방사성 금속을 Tc-99m으로 한정한 것이며, 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제2 또는 3항 발명에 있어서 이소니트릴 리간드를 구조식 CNR(여기서, R은 알킬 에테르 또는 알킬 에스테로 치환체를 갖는 부틸이다)로 한정한 것인바, 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 "방사성 금속" 및 "이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물"이 모두 의약에 해당하지 아니하고 그에 따라 이 사건 제1항 발명의 제조방법이 의사 등의 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 의한 약사의 조제행위의 자유를 해친다고 볼 수 없는 점은 앞에서 본 바와 같은 이상, 이 사건 제1항 발명과 마찬가지로 "방사성 금속" 및 "이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물"을 출발물질로 하고 있는 이 사건 제2 내지 5, 7항 발명 역시 구 특허법 제4조 제2호 후단의 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당하지 않는다고 할 것이다.

나. 확인대상 발명이 구 특허법 제4조 제2호 의 "의약"에 해당한다는 이유로 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것으로 볼 것인지 여부

(1) 피고는, 확인대상 발명은 구 특허법 제4조 제2호 소정의 불특허 사유인 "의약"에 해당하므로 확인대상 발명은 공중이 널리 자유롭게 실시할 수 있는 발명으로서 구 특허법 제64조 소정의 간접침해의 성립 여부와 관계없이 당연히 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

(2) 살피건대, 구 특허법 제4조 는 "다음 각 호의 1에 해당하는 발명에 대하여는 제6조 의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다."고 규정하고 그 2호에 "의약"을 규정하고 있는바, 그 입법 취지는 의약은 인류의 질병을 진단, 치료, 처치 또는 예방하는 데 필수불가결한 물질인데 만약 이에 관하여 특허권을 인정한다면 그 공급이 제한되어 의약의 혜택을 일반인들이 고루 입을 수 없게 되고 그 제조방법의 연구를 방해할 뿐만 아니라 그 가격을 부당히 등귀시키는 결과를 초래하므로 그와 같은 부당한 결과를 방지하자는 데 있다고 할 것이다.

그런데 구 특허법 제4조 의 규정 형식을 보면 "의약 또는 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"을 특허를 받을 수 없는 소극적 요건의 하나로 규정하고 있을 뿐 나아가 적극적으로 위 발명을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 영역으로 보장하고 그에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않도록 규정하고 있는 것은 아니고, 구 특허법 제46조 (특허권의 효력이 미치지 않는 범위) 역시 위 소극적 요건에 해당하는 발명에 대하여 별도로 규정하고 있지 않은 점, 불특허 대상을 의약 그 자체와 의사, 약사 등의 자유로운 조제행위를 보장하기 위한 한정된 제조방법으로 규정함으로써 이에 해당되지 않는 일반적인 의약의 제조방법은 특허로 보호하고 있는 점 등에 비추어 보면, 위 구 특허법 제4조 의 취지가 대상물질이 의약이기만 하면 그 생산·판매 등의 행위를 자유롭게 허용하도록 보장하려는 것은 아님이 명백하다.

그렇다면 이 사건 확인대상 발명이 피고 주장대로 의약에 해당한다고 하더라도 원고의 이 사건 특허발명인 의약제조방법의 실시에만 사용된다면 원고의 특허권을 침해한다고 볼 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

다. 확인대상 발명의 사용방법이 구 특허법 제4조 제2호 의 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당한다는 이유로 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것으로 볼 것인지 여부

피고는, 확인대상발명의 사용방법 자체가 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 조제행위로서 구 특허법 제4조 제2호 의 불특허 사유에 해당하여 권리로서 성립할 수 없는 내용이므로 확인대상 발명은 당연히 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 주장하나, 피고가 이 사건 소극적 권리범위확인심판청구의 대상으로 주장하고 있는 확인대상 발명은 키트 그 자체일 뿐 키트의 사용방법이 아니므로, 확인대상 발명의 사용방법이 구 특허법상 불특허 사유에 해당한다고 하여 확인대상 발명까지 당연히 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수는 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

라. 확인대상 발명이 구 특허법 제64조 제2호 의 간접침해에 해당하는지 여부

구 특허법 제64조 는 "특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매·수입 또는 확포하는 행위"는 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 이는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않기 때문에 아직 직접침해는 성립되지 않으나 직접침해에 필연적으로 이르는 행위에 관하여 장래에 있어서 직접침해의 배제의 실효를 높이기 위하여 그 전 단계에 있어서도 침해로 간주하여 직접침해와 같은 법적 취급을 받도록 한 규정이라고 할 것이다.

이 사건에서 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 제조방법의 실시에만 사용하는 물건인지 여부에 관하여 보건대, 갑5호증(제품설명서)에 의하면 확인대상 발명은 제품명이 "세스타미비"인 피고 회사의 키트 제품으로서, 그 효능·효과는 "진단용 방사성의약품인 헥사키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴)테크네튬(9mTc) 주사액의 조제용"으로 기재되어 있고, 용법·용량은 "과테크네튬산나트륨(9mTc) 주사액을 심근혈류 신티그래피에는 370∼555MBq (10∼15mCi)을, 초회순환시법에는 740(10∼15mCi)을 가해 잘 진탕하고 95∼99℃에서 15분간 가열한 후 실온에 15분간 방치 냉각하여 사용하십시오."라고 기재된 사실을 인정할 수 있으므로, 확인대상 발명은 과테크네튬산나트륨과 혼합하여 헥사키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴)테크네튬을 제조하는 용도로 사용하는 물건이라고 할 것이고, 따라서 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 제조방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당하기 위해서는 위와 같은 확인대상 발명의 정해진 용도에 따른 사용이 이 사건 제1항 발명의 제조방법과 동일한 과정을 수반하여야만 할 것이다.

그러므로 확인대상 발명의 정해진 용도에 따른 사용이 이 사건 제1항 발명의 제조방법과 동일한 과정을 수반하는지 여부를 보면, 이 사건 제1항 발명의 제조방법은 앞서 본 바와 같이 출발물질인 "이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물"과 "방사성 금속"을 적절한 용매 중에서 혼합하여 상기 비-방사성 금속을 방사성 금속으로 치환시켜 목적물질인 "방사성 금속과 이소니트릴 리간드와의 배위착물"을 제조하는 것이고 그 중 "방사성 금속"은 Tc 등의 방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된 방사성 금속 그 자체만을 가리키고 방사성 금속의 산화물이나 착물 등 화합물까지 포함하는 것은 아니므로(이 점에서 방사성 금속의 산화물이나 착물 등 화합물로부터 방사성 금속을 만드는 과정도 이 사건 제1항 발명의 제조방법에 포함된다는 전제에서 방사성 금속의 환원 단계에 있어서 확인대상 발명과 이 사건 제1항 발명의 반응경로가 서로 달라 간접침해가 아니라는 피고 주장은 더 살필 필요 없이 이유 없다.), 확인대상 발명과 과테크네튬산나트륨을 혼합할 때 나타나는 반응 단계 중 테크네튬이 환원된 이후의 반응 단계(확인대상 발명을 과테크네튬산나트륨과 혼합하면 먼저 과테크네튬산나트륨에 함유된 테크네튬이 확인대상 발명에 포함된 환원제에 의하여 환원된다는 점은 피고도 인정하고 있다.)가 이 사건 제1항 발명의 제조방법과 동일한지 여부를 살펴보아야 할 것인바, 확인대상 발명의 주성분인 "테트라키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴)구리(I)테트라플루오로보레이트"(구리와 에테르 치환된 이소니트릴 리간드의 착물)는 이 사건 제1항 발명의 "이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물"에서 비-방사성 금속이 Cu인 경우와 실질적으로 동일하고, 확인대상 발명을 사용할 때 중간에 환원되어 나오는 테크네튬은 이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"의 하나이며, 확인대상 발명의 사용에 의하여 최종적으로 제조되는 물질인 "헥사키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴)테크네튬"은 이 사건 제1항 발명에 의하여 제조되는 "방사성 금속과 이소니트릴 리간드의 배위착물"에 속하는 것이므로, 결국 확인대상 발명의 사용방법 중 테크네튬 환원 이후의 단계에 있어서는 출발물질 2개 및 목적물질이 이 사건 제1항 발명의 그것과 서로 동일하다고 할 것이다.

그런데 확인대상 발명의 키트에는 이 사건 제1항 발명에는 없는 아스코르빈산(그 함량은 7.5∼75㎍로서 극히 소량이다)이 더 추가되어 있는바, 이와 같이 복수의 물질을 화학적으로 반응시켜 목적물질을 제조하는 방법의 특허와 관련하여 그 방법에서의 복수의 출발물질을 같이하면서 거기에 또다른 물질을 더 추가하는 방법으로 반응시켜 역시 동일한 목적물질을 제조하는 경우 기존의 특허의 권리범위에서 벗어나려면, 그와 같은 제조방법을 실시하고 있으면서 그 반응경로가 특허권의 그것과 다르다고 주장하는 자가 그 다른 물질을 더 추가함으로써 반응경로가 종전의 그것과 일체성을 상실할 정도로 달라지게 된다는 점을 입증하여야 할 것이므로, 위 2개의 출발물질만을 반응시켜 위 1개의 목적물질을 제조할 때 일어나는 반응경로가 아스코르빈산을 첨가함으로써 그 일체성을 상실할 정도로 전혀 달라지게 되는지 여부에 관하여 보기로 한다.

이에 대하여 피고는 확인대상 발명의 아스코르빈산은 환원제 또는 단순한 첨가제가 아니라 테크네튬(Tc+1)과 직접 반응하여 중간물질인 "아스코르빈산-Tc+1착물"을 형성하고 그것이 "구리와 에테르 치환된 이소니트릴 리간드의 착물"과 반응하여 앞서 본 목적물질을 생성하게 되므로, 방사성 금속이 직접 비-방사성 금속과 치환하여 목적물질을 생성하게 되는 이 사건 제1항 발명과는 그 반응경로가 전혀 다르다고 주장하고 있으나, 갑4호증의 기재에 비추어 볼 때 을7, 9호증의 각 기재만으로는 위 주장사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없고, 오히려 갑5호증, 을2호증의 각 기재에 의하면, 원고가 생산·판매하는 카디올라이트 키트에는 안정제로 만니톨이 추가되어 있는 사실, 피고가 실제 생산·판매하는 키트의 제품설명서에 아스코르빈산은 만니톨과 같이 "부형제"(부형제, 약을 어떤 모양으로 만들거나 또는 분량을 늘리기 위하여 넣는 녹말·젖당·글루코오스 등의 물질, 약을 쉽게 사용하기 위한 것)이고 그 함량은 "적량"이라고만 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는데, 이에 비추어 보면 확인대상 발명의 사용방법에 있어서 아스코르빈산의 추가로 인하여 그 반응경로가 달라진다고 보기 어렵다(피고는 또한, 아스코르빈산으로 인하여 예상할 수 없는 현저한 효과가 생긴다고도 주장하나, 가사 그렇다고 하더라도 반응경로가 동일하다면 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 것이다).

따라서 확인대상 발명의 정해진 용도에 따른 사용방법은 이 사건 제1항 발명의 제조방법과 동일한 과정을 수반하게 된다고 볼 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 제조방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당하고, 그에 따라 확인대상 발명은 구 특허법 제64조 제2호 에 의하여 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.

나아가 확인대상 발명의 사용방법이 이 사건 제2 내지 5, 7항 발명의 제조방법의 실시를 수반하는지 여부에 관하여 보건대, 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명에 있어서 방사성 금속을 Tc로 한정한 것이고, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명에서 비-방사성 금속을 구리, 코발트 및 닉켈로 한정한 것이며, 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제3항 발명에 있어서 방사성 금속을 Tc로 한정한 것이고, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제2 또는 3항 발명에 있어서 방사성 금속을 Tc-99m으로 한정한 것이며, 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제2 또는 3항 발명에 있어서 이소니트릴 리간드를 구조식 CNR(여기서 R은 알킬 에테르 또는 알킬 에스테로 치환체를 갖는 부틸이다.)로 한정한 것으로서, 이 사건 제2 내지 5, 7항 발명 모두 확인대상 발명의 사용방법에 있어서의 "구리와 에테르 치환된 이소니트릴 리간드의 착물"과 "테크네튬"의 반응단계를 포함하고 있으므로, 확인대상 발명은 위에서 본 것과 마찬가지 이유로 이 사건 제2 내지 5, 7항 발명의 권리 범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.

또한, 피고는, 확인대상 발명의 사용방법은 아스코르빈산을 구성성분으로 포함한다는 점에서 이 사건 특허발명의 제조방법과 구성에서 차이가 있고 그 구성의 차이로 인하여 키트의 안정성 및 목적물질의 생성비율 향상 등 이 사건 특허발명에서는 예측할 수 없는 현저한 기술적 효과를 나타내므로, 확인대상 발명의 사용은 이 사건 특허발명의 제조방법의 실시에 해당되지 아니하고, 따라서 확인대상 발명의 키트는 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하나, 피고가 권리범위확인심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상 발명은 키트 그 자체일 뿐 키트의 사용방법이 아닌 이상, 확인대상 발명의 사용방법과 이 사건 특허발명의 제조방법을 직접 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 것이 아니라, 단지 확인대상 발명의 키트가 이 사건 특허발명의 제조방법의 실시에만 사용되는 물건인지 여부를 판단하기 위하여 확인대상 발명의 키트가 사용되는 방법이 이 사건 특허발명의 제조방법과 동일한 과정을 수반하는지 여부를 판단하는 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

마. 소결론

따라서 이 사건 특허발명은 구 특허법상 불특허 사유의 하나인 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당하지 아니하므로 그 권리범위를 부정할 수 없고, 확인대상발명이 구 특허법상 불특허 사유의 하나인 '의약'에 해당한다거나 또는 확인대상발명의 사용방법이 구 특허법상 불특허 사유의 하나인 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당한다는 이유로 당연히 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 수 없으며, 나아가 살펴보면 확인대상 발명은 이 사건 제1 내지 5, 7항 발명의 제조방법의 실시에만 사용하는 물건이라 할 것이므로 이를 업으로 생산·판매하는 피고의 행위는 구 특허법 제64조 에 의하여 이 사건 제1 내지 5, 7항 발명의 특허권을 침해한 것이 되므로 확인대상 발명은 그 권리범위에 속한다고 볼 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위 인정범위 내에서 위법하다.

4. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.