[1] 인용상표 " "의 상표권자가 " "의 상표등록 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 한 사례

[2] 인용상표권자의 상호 "마담포라"는 등록상표 " "의 출원시 의류 관련 종사자는 물론 국내의 일반수요자들에게 널리 알려진 저명 상호에 해당한다고 한 사례

[1] 상표등록 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는, 취소심판에서의 이해관계인과는 달리, 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자 및 그와 같은 상표를 사용한 일이 없더라도 동일 또는 유사상표를 먼저 등록한 자도 포함된다 할 것인데, 인용상표 " "가 등록상표 " "보다 먼저 등록되었고, 위 등록상표와 인용상표는 도형의 유무 및 문자의 구성과 배열방식 등에 있어 외관상 다른 점이 있으나, 칭호 및 관념에 있어서는 모두 "마담포라"로 동일하게 호칭되고 관념되어 서로 동일 또는 유사한 상표라 할 것이므로, 인용상표권자는 등록상표의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 한 사례.

[2] 상표법 제7조 제1항 제6호 에 의하면, 저명한 타인의 성명, 명칭 또는 상호 등 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록받을 수 없도록 되어 있는 데 인용상표권자의 상호인 "마담포라"의 사용 기간, 방법, 사용량, 거래범위 등과 상품 거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부 등에 비추어 볼 때, 위 상호는 등록상표 " "의 출원시 의류 관련 종사자는 물론 국내의 일반수요자들에게 널리 알려진 저명 상호에 해당한다고 한 사례.

[1] 상표법 제71조 제1항 제1호 [2] 상표법 제7조 제1항 제6호 , 제71조 제1항 제1호

[1] 대법원 1989. 11. 28. 선고 89후469 판결(공1990, 148) 대법원 1996. 3. 12. 선고 95후1401 판결(공1996상, 1265) 대법원 1998. 5. 29. 선고 97후1450 판결(공1998하, 1770)

주식회사 포라리 (소송대리인 변리사 신영두)

주식회사 마담포라 (소송대리인 변리사 한윤근)

2003. 7. 3.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 2. 28. 2002당2464호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

〔증거 : 다툼 없는 사실, 갑 1, 2, 을 3, 4의 각 기재 및 변론의 전취지〕

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호 : 제388038호

(2) 상표권자 : 원고

(3) 출원일 : 1996. 3. 5.

(4) 등록결정일 / 등록일 : 1997. 9. 27. / 1997. 12. 26.

(5) 표장 :

(6) 지정상품: 구 상품류구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23류의 핸드백, 지갑, 패스포트 케이스, 서류가방, 명합갑, 기저귀가방, 보스턴백, 포리백, 배낭, 오페라백

나. 인용상표

(1) 인용상표 1

① 구성 : ② 상표권자 : 피고

③ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1984. 12. 17. / 1985. 12. 12. / 제121018호 (1996. 10. 18. 갱신등록)

④ 지정상품 : 구 상품류 구분 제45류의 투피스, 원피스, 잠바, 조끼 예복, 블라우스, 이브닝드레스, 레인코우트, 반코우트, 오우버코우트, 스커어트, 슈우트, 앙상불(자킷이 달린 원피스) (1997. 11. 28. 목걸이, 귀걸이, 모자, 손수건, 단추, 혁대, 양말, 목도리, 브로우치, 장갑 등의 지정상품 추가등록)

(2) 인용상표 2

① 구성 : ② 상표권자 : 피고

③ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1996. 4. 3. / 1997. 8. 26. / 제373294호

④ 지정상품 : 구 상품류 구분 제27류의 단화, 장화, 가죽신, 오우버슈우즈, 슬리퍼, 샌들, 우산, 양산, 방한화, 부채

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 2002. 9. 19. 특허심판원에 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제6호 , 및 제11호 의 규정에 위반하여 등록된 상표라는 이유로 같은 법 제71조 제1항 제1호 의 규정에 의하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당2464호로 심리하여 2003. 2. 28. 아래 다. 항과 같은 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 피고는 "마담포라" 상호를 사용하는 인용상표들의 상표권자이므로, 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다.

(2) 이 사건 등록상표의 출원시인 1996. 3. 5. 무렵 피고 "(주) 마담포라"는 의류 관련 종사자는 물론 국내의 일반수요자들에게 널리 알려져 있었다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호 의 저명한 타인의 상호를 포함하는 상표에 해당한다.

(3) 이 사건 등록상표와 인용상표들은 서로 동일·유사하고, 그 지정상품들은 모두 피혁을 원재료로 한 상품으로서 "토탈패션"의 경향에 따라 그 수요계층과 판매장소 등이 동일하고, 사업의 다각화 경향에 따라 같은 기업에서 생산될 수도 있으며, 인용상표들은 의류업계에 널리 알려진 상표들이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 의 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

(1) 원고 회사의 대표이사와 피고 회사의 대표이사 이병권은 서로 형제지간이고, 두 회사는 모두 위 두 사람의 모친이자 피고 회사의 대표이사인 이철우의 지휘 하에 운영되고 있는 회사들로서 실질적으로 그 영업주체가 동일하고, 원고 회사의 대표이사인 이병렬이 피고 회사의 이사로 등재되어 있으며, 피고 회사의 판매 특약점에서 원고 회사의 상품이 동시에 전시, 판매되고 있고, 장애인들의 장학기금을 마련하기 위한 세일 행사 등에서 양 회사의 상품들이 동시에 진열되어 판매되고 있는 점 등에 비추어, 원고 및 피고는 상호 권리 주장 또는 대항을 받을 가능성이 없으므로, 피고는 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 할 수 없다.

(2) 피고는 40-50대의 부인들을 상대로 의류를 판매하는 회사로서 그 상호가 저명하다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호 에 해당하지 아니한다.

(3) 이 사건 등록상표와 인용상표들의 지정상품은 서로 유사하지 아니하고, 상품 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 정도의 경제적 견련성도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 아니한다.

다. 판단

(1) 피고가 이해관계인인지 여부

일반적으로 상표등록 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는, 취소심판에서의 이해관계인과는 달리, 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자 및 그와 같은 상표를 사용한 일이 없더라도 동일 또는 유사상표를 먼저 등록한 자도 포함된다 할 것인데( 대법원 1989. 11. 28. 선고 89후469 판결 , 1996. 3. 12. 선고 95후1401 판결 , 1998. 5. 29. 선고 97후1450 판결 등 참조), 피고가 인용상표 1을 이 사건 등록상표보다 먼저 등록한 사실은 앞에서 본 바와 같고, 이 사건 등록상표와 피고의 인용상표 1은 도형의 유무 및 문자의 구성과 배열방식 등에 있어 외관상 다른 점이 있으나, 칭호 및 관념에 있어서는 모두 "마담포라"로 동일하게 호칭되고 관념되어 서로 동일 또는 유사한 상표라 할 것이므로, 피고는 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 할 것이다.

이에 대하여 원고는 원·피고 회사가 사실상 동일인에 의하여 운영되는 회사라는 점 등을 들어 피고가 이해관계인이 아니라고 주장하므로 살피건대, 원고 회사의 대표이사가 피고 회사의 이사로 등재된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 갑 3의 1, 2, 갑 4의 1 내지 3의 각 기재 등에 의하면 원고 회사의 대표이사와 피고 회사의 대표이사인 이병권이 서로 형제지간이고, 피고 회사의 대표이사인 이철우가 위 두 사람들의 모친이며, 피고 회사의 순천 특약점에서 원고 회사의 제품을 판매하기도 하였고, 장애인들의 장학기금을 마련하기 위한 세일 행사 등에서 양 회사의 상품들이 동시에 진열되어 판매되기도 한 사실은 인정되나, 그러한 점만으로는 각각 다른 법인격을 가진 원·피고 회사가 모두 이철우에 의하여 운영되고 있다거나 실질적으로 동일한 회사라 볼 수 없을 뿐만 아니라, 상호 권리 주장 또는 대항을 받을 가능성이 없다고 보기도 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제6호 에의 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제6호 에 의하면, 저명한 타인의 성명, 명칭 또는 상호 등 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록받을 수 없도록 되어 있는바, 위 조항에서 규정하는 저명한 상호인지 여부는 그 상호의 사용의 기간, 방법, 사용량, 거래범위 등과 상품 거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부에 따라 결정되어야 할 것이다.

그러므로 살피건대, 이 사건 등록상표가 피고 회사의 상호인 "마담포라"를 포함하고 있음은 당사자 사이에 다툼이 없거나 자명하고, 을 1 내지 4, 을 8 내지 143, 을 145 내지 154의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 피고 회사의 대표이사인 이철우는 1973. 5. 포라의상연구실을 개설하였다가 1978. 1.경 상호를 "마담포라"로 변경하였고, 1986. 1.에는 주식회사 마담포라를 설립하였으며, 위 이철우 및 피고 회사는 그 설립 이래 계속하여 의류제조 및 판매사업과 이에 관련한 부대사업을 영위하여 왔고, 1979. 12. 17. 롯데 백화점 서울 본점에 매장을 개설한 이래 신세계, 갤러리아 등 여러 백화점에 있는 매장과 이천, 목포, 포항 등 전국의 각 대리점을 통하여 피고 회사의 제품을 판매하여 왔으며, 1978. 6. 롯데호텔에서 열린 패션쇼에 참가한 것을 비롯하여 국내외에서 열린 여러 패션쇼에 참가하고, 1979. 9. 25.자 서울경제신문을 비롯한 유력 일간지와 잡지 등에 꾸준히 피고 회사의 패션쇼 또는 제품을 선전하는 내용의 광고를 하여 왔으며, 그 과정에서 1990.부터 1996.경까지 합계 25억여 원의 광고비를 지출하고, 886억여 원의 매출을 기록하였으며, 1993. 11.경 기업경영의 합리화로 인한 상공부장관 표창을 받은 것을 비롯하여 여러 차례에 걸쳐 우수기업 또는 경영합리화 기업으로 선정되어 표창을 받은 사실 등을 인정할 수 있는바, 그렇다면 피고 회사의 상호인 "마담포라"는 이 사건 등록상표의 출원시인 1996. 3. 5. 무렵 의류 관련 종사자는 물론 국내의 일반수요자들에게 널리 알려진 저명 상호라 할 것이고, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호 의 저명한 상호를 포함하는 상표에 해당한다 할 것이다.

(3) 소결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 전체와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제6호 에 해당하여, 같은 항 제11호 에 해당하는지 여부에 관하여는 살펴볼 필요도 없이, 그 등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.