[1]표장이 의장적 기능도 있는 경우, 상표로서의 사용에 해당하는지 여부의 판단 기준

[2]구두에 사용된 (가)호 표장이 구두의 장식 뿐 아니라 상품의 식별표지로서도 사용된 것이라고 본 사례

[3]외관에서 유사한 등록상표와 (가)호 표장이 구두에 함께 사용될 경우 출처의 오인·혼동을 가져올 우려가 있다고 한 사례

[1]의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다.

[2]구두에 사용된 (가)호 표장이 구두의 장식 뿐 아니라 상품의 식별표지로서도 사용된 것이라고 본 사례.

[3]외관에서 유사한 등록상표와 (가)호 표장이 구두에 함께 사용될 경우 출처의 오인·혼동을 가져올 우려가 있다고 한 사례.

[1] 상표법 제2조 제1항 제1호 , 의장법 제2조 제1호 [2] 상표법 제2조 제1항 제1호 , 의장법 제2조 제1호 [3] 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제9호 , 제10호 , 제11호 , 제52조 , 제75조

[1] 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결(공1997상, 830) 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결(공2001상, 406)

주식회사 엘칸토 (소송대리인 한양특허법인 담당변리사 김연수 외 1인)

살바토레 페르라가모 이탈리아 에스. 피. 에이. (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 홍동오)

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2000. 8. 26. 2000당544호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

갑 제1, 3호증, 을 제57호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

상표.

가. 이 사건 등록상표의 내용

(1) 구성； , (2) 등록번호；제176022호,

(3)출원일/등록일/존속기간갱신등록일；1988. 6. 13./1989. 8. 2./1999. 7. 13.

(4)지정상품；가죽신, 골프화, 단화, 샌달, 슬리퍼, 장화( 상표법시행규칙 제6조 의 [별표 1] 상품류 구분 제25류), 우산(제18류)

(5) 상표권자；피고

나. 원고의 권리범위확인심판청구( 특허심판원 2000당544호 )

(1) 청구원인

" "와 같이 구성되고 "여성용 단화" 등에 사용되는 원고의 표장(이하 '(가)호 표장'이라고 한다)은 이 사건 등록상표와 유사하지 않을 뿐 아니라 순전히 미적인 상품가치를 증대시키기 위하여 사용된 것이므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

(2) 심판결과；2000. 8. 26. 심판청구 기각.

(3) 이 사건 심결 이유의 요지

외관에 있어 이 사건 등록상표와 (가)호 표장은 버클모양의 끝이 둥근 직사각형과 이를 양쪽에서 연결하는 리본모양의 띠로 구성된 모티브가 동일하여 전체적으로 관찰하여 볼 때 일견하여 그 외관이 극히 유사하다 할 것이다.

원고는 (가)호 표장이 순전히 의장적으로만 사용된 것이라고 주장하고 있으나 피고가 제출한 시즌별 제품 카탈로그 사진에 의하면, 이 사건 등록상표가 구두 앞쪽에 부착되어 사용되어 왔다는 사실을 알 수 있고 일반 거래 현실에 비추어 볼 때도 구두 앞쪽 상단에 부착된 (가)호 표장이 전적으로 장식적인 기능만을 할 뿐 수요자 및 거래자가 (가)호 표장을 보고 상품출처에 관하여 전혀 인식을 하지 않는다고 보기 어렵고 원고가 제출한 증거자료만으로는 이를 단정할 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표와 유사한 (가)호 표장이 동종상품인 신발류에 함께 사용할 경우 거래자나 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 우려가 있으므로 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 이 사건 심결 취소사유의 요지

(가)호 표장은 입체도형장식으로서 의장적으로 사용된 것일 뿐 출처표시기능을 하는 것은 아니므로 단순한 평면도형상표인 이 사건 등록상표와 원천적으로 유사대비의 대상이 될 수 없다.

(가)호 표장은 이미 공지된 의장에 유사한 장식고안을 사용한 것이므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

두 상표를 대비한다 하더라도, 외관에 있어서 유사하지 않으며, 입체표장인 (가)호 표장은 구두업계의 주지·저명상표인 "ELCANTO"가 안창에 표기된

실제품에 보조 장식적인 기능을 수행하기 위하여 부착되어 있고, 원고의 도형

상표인 " "가 (가)호 표장 내에 위치하고 있기 때문에 실거래 상황에서 구체적인 출처의 오인·혼동이 발생할 수 없음에도 이 사건 심결은 이에 대하여 심리·판단하지 않은 잘못이 있다.

우리 나라에서 고급구두는 전부 상표별 또는 제조업체별 대리점에서 판매되고 있는바, 이런 상황에서는 상품 구매시 원고와 피고의 제품간에 출처의 오인·혼동이 일어날 리가 없는 것이고, 이는 원고가 시행한 설문조사 결과에 의해서도 뒷받침되고 있다.

나. 판 단

(1) 이 사건 등록상표와 (가)호 표장의 유사 여부

(가)호 표장은 " "형의 금속제 장식에 입체리본이 일체로서 결합되어 있고, 금속제 장식에 원고의 영문상호를 로고화한 " "라는 도안이 음각되어 있는바, (가)호 표장의 전체적인 구성을 살펴 볼 때 입체리본이 결합된 금속장식이 그 음각된 글자와 분리되어 인식되는 것이 부자연스럽지 않다고 할 것이므로, 이를 이 사건 등록상표와 비교하면 위 입체리본이 결합된 금속제 장식의 사시도에 해당하는 모양이 이 사건 등록상표와 동일한 정도이므로 두 표장은 전체적으로 외관이 유사하다.

(2) 원고가 (가)호 표장을 상표적으로 사용한 것인지 여부

의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다( 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조).

이 사건에 있어서 보건대, (가)호 표장이 주로 구두의 발등 부분에 부착되어 사용되었음은 당사자 사이에 다툼이 없고, 구두의 경우에 안창 표면이나 바닥면에 제조업체나 판매업체의 이름을 새겨 놓기도 하지만, 아래에서 보는 바와 같이 하나의 제조업체에서 여러 가지 상표를 가진 구두를 제조·판매하는 경향이 많이 있고, 사람들이 구두를 신고 다니는 경우에는 안창이나 바닥에 부착된 상표를 제3자가 볼 수 없기 때문에 구두 제조업체들이, 구두의 외부에 부착한 장식이나 무늬로 다른 회사의 제품들과 차별화하려는 경향이 많은 점 등을 종합하면, 구두의 외부에 부착된 장식의 경우는 별다른 특징이 없다거나 오랫동안 구두에 관행적으로 사용되어 온 것과 같은 모양을 하고 있지 않는 한 장식적인 기능과 함께 상품의 출처 표시로서의 기능도 하는 것이라고 보아야 할 것인바, 이 사건 등록상표가 구두제품에 관행적으로 오랫동안 사용되어 온 장식과 같은 모양이라고 볼 만한 증거가 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표는 양끝에 세로로 기다랗게 "일"자 모양의 구멍을 만들고 모서리가 둥글게 형성된 네모형의 버클에 리본을 일체로 결합한 독창적 모양을 하고 있는 것이므로, (가)호 표장은 구두의 장식 뿐 아니라 상품의 식별표지로서도 사용된 것이라고 보아야 할 것이어서, 단순히 의장적으로 사용된 것이라는 원고의 주장은 그 이유가 없다.

(3)이 사건 등록상표와 (가)호 표장에 구체적 오인·혼동의 우려가 없는지 여부

2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없고( 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 참조), (가)호 표장이 이러한 경우에 해당한다면 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 수 없을 것으므로 아래에서는 이에 관하여 살펴본다.

(가) 인정 사실

갑 제2, 4, 5, 9호증, 을 제1, 7, 9, 37호증, 을 제2호증의 1, 2, 을 제8호증의 1 내지 9, 을 제10호증의 1 내지 6, 을 제11호증의 1 내지 4, 을 제14호증의 1, 3, 을 제15호증의 1, 2, 을 제16호증의 1, 2, 을 제17호증의 1, 2, 을 제19호증의 1 내지 3, 을 제20호증의 1 내지 3, 을 제21호증, 을 제22호증의 1, 2, 5, 6, 을 제23호증의 1, 2, 을 제24호증의 1 내지 9, 12, 을 제25호증의 1, 2, 4, 5, 8, 을 제26호증의 1 내지 4, 을 제27호증의 1, 2, 3, 을 제30호증의 1 내지 5, 을 제31호증의 1 내지 4, 을 제32호증의 1 내지 5, 을 제33호증의 1 내지 9, 을 제36호증의 1, 2, 을 제38호증의 1 내지 4, 8, 14, 25, 28, 을 제39호증의 1, 2, 3, 을 제48호증, 을 제49호증의 1, 2, 을 제50호증의 1, 2, 을 제52호증의 1, 2, 을 제53호증의 1, 2, 을 제58, 59, 61, 65, 66호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

①원고가 2000년 초경 구두의 안창 표면에 원고의 상호인 "ELCANTO"라는 문자를 부착하고, 구두의 발등 부분에는 (가)호 표장을 부착한 여성용 구두를 제조하여 원고의 직영판매점 및 대리점에서 판매하였는데, 그 판매가격은 한 켤레에 10만 원 이상이었다.

②이 사건 등록상표는 소비자들 사이에 "바라(VARA)"라는 명칭으로 불리우는 피고의 대표적 상표 중의 하나로서, 피고도 이 사건 등록상표를 (가)호 표장이 부착된 것과 동일한 위치에 부착하여 사용하고 있는데, 이 사건 등록상표가 부착된 제품의 판매가격은 한 켤레에 225,000∼350,000원 정도이다.

원고와 (주)엔트랙이 공동으로 출자한 "ELCYBER"라는 이름의 인터넷 쇼핑몰에서는 원고의 제품을 주축으로 하여 여러 상표의 구두를 판매하고 있으며, 위 쇼핑몰에 원고는 이와 별도로 위 쇼핑몰의 상호를 상표로 하는 구두를 주문자상표부착방식으로 제조·공급하고 있다.

원고를 포함한 엘칸토 그룹에는 (주)브랑누아, (주)무크가 있고, 위 상호를 상표로 하는 구두 및 다른 상표의 구두들도 엘사이버 인터넷 쇼핑몰에서 함께 판매되고 있는데, 인터넷쇼핑몰을 통한 원고 제품의 매출액은 1999년 4,771,000원, 2000년 18,660,000원으로 전체 매출의 0.018∼0.021% 정도이다.

③피고의 제품을 판매하는 판매점은 전국적으로 갤러리아백화점 본점, 현대백화점 본점과 무역센터점, 신세계백화점 본점, 하이야트호텔, 롯데백화점 본점과 부산점, 대백프라자(대구)에 걸쳐 있는데, 위 판매점 외에서도 다른 수입업자들이 외국에서 피고의 구두 제품을 병행수입의 방식으로 직접 수입하여 다른 구두제품과 함께 판매하는 경우가 많다.

④신세계백화점 쇼핑몰 등 여러 업체의 인터넷 쇼핑몰에서 PRADA, GUCCI, CARTIER, CHANEL, 피고 등을 비롯한 여러 외국 상표의 구두 제품들이 국내 업체의 구두와 함께 진열 판매되고 있는데, 인터넷 쇼핑몰은 화면에 나타난 상품의 카탈로그를 보고 제품을 구매하게 되어 있으므로 일반적으로 구매하고자 하는 구두의 외관은 쉽게 인식할 수 있으나, 그 구두 안창에 부착된 상표의 모습을 정확하게 식별하기가 곤란한 경우가 많다.

⑤Pierre Cardin 상표가 부착된 제품을 국내업체가 라이센스 받아 생산·판매하기도 하고, Guy Laroche, Balenciaga 등 외국상표가 부착된 제품이 에스콰이어, 금강제화의 판매점에서 진열·판매되고 있으며, 위 판매점에서는 자신의 상호상표 외에 다른 상표를 구두 안창 바닥에 부착한 제품도 판매하고 있는데, 원고도 'MIDAS', 'Eintense' 라는 큰 글자로 된 상표를 구두 안창 표면에 부착하고, 그 옆 또는 구두 안쪽 면에 작은 글자로 'ELCANTO'라는 상호를 부기한 제품을 판매하고 있다.

(나) 판 단

이 사건 등록상표와 (가)호 표장이 사용된 구두 제품의 경우에는 직영판매점이나 대리점에서 그 제조업체의 상호를 부착하여 판매하는 경우가 대부분이기는 하지만, 위 인정 사실에서 보는 바와 같이 원고를 포함한 유명 제화업체의 판매점에서도 상호상표 외에 여러 종류의 상표가 부착된 구두 및 외국의 유명 상표가 부착된 제품을 함께 진열 판매하고 있고, 이 사건 등록상표가 부착된 제품도 지정 판매점 외에 다른 판매점에서도 병행수입을 통하여 반입된 제품이 다른 회사의 제품과 함께 진열·판매되고 있으며, 최근에 인터넷을 통한 거래가 활발해 지면서, 구두의 경우에도 아직 그 매출의 규모가 큰 것은 아니지만 여러 인터넷 쇼핑몰에서 여러 업체의 제품들이 함께 판매되고 있기 때문에 특정 제화업체의 대리점에서 제품을 구매하는 수요자가 그 대리점에서 판매되는 제품의 출처를 특정 제화업체로만 여긴다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표가 부착되어 판매되는 제품과 (가)호 표장이 부착된 제품의 판매가격의 차이가 현저하지 않은 점, 피고가 생산하는 구두나 이 사건 등록상표가 부착된 구두와 같이 유명제화업체에서 제조하는 구두를 구매하는 수요자들이 그 제조업체 보다는 구두 자체의 디자인에 많은 비중을 두고 구매하는 경향이 있고, 그에 따라 제화업체들이 특정 제화업체에 제품이라는 것이 구두의 외관에도 나타나도록 구두에 부착되는 장식 자체를 자신들이 개발한 로고 형태의 상표로 만들어 눈에 띄기 쉽게 부착하는 경우가 많으며, 그 결과 구두 판매점에 진열된 제품을 보는 수요자로서는 구두 안창에 부착된 상표뿐만 아니라 구두의 외관 및 장식에 의하여 그 출처를 인식할 가능성이 많은 점 등을 종합하면, 외관에서 유사한 이 사건 등록상표와 (가)호 표장이 구두에 함께 사용될 경우 수요자들에게 구체적인 출처의 오인·혼동을 가져올 우려가 없다고는 할 수 없고, 갑 제6, 7호증의 기재만으로는 이를 달리 인정하기 부족하므로 이 사건 등록상표와 (가)호 표장 사이에 구체적인 출처의 오인·혼동의 우려가 없다는 원고의 주장은 이유 없다.

(4) 기 타

원고는 이 사건 등록상표는 상표법에 입체상표가 도입되기 이전에 출원·등록된 것이므로 이 사건 등록상표의 권리범위는 입체 표장인 (가)호 표장에 미칠 수 없다는 취지로 주장하고 있는바, 1998. 3. 1.부터 시행된 개정 상표법(법률 제5355호)에 의하여 입체상표의 등록이 처음으로 허용되었음은 당원에 현저하지만, 그렇다고 하여 위 개정법률의 시행일 이전에는 평면도형상표와 유사하게 인식될 수 있는 입체표장에 대하여 평면도형상표의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 보아야 할 아무런 근거가 없을 뿐 아니라, 피고가 이 사건 등록상표에 대하여 개정 상표법의 시행일 이후에 존속기간갱신등록을 하였음은 앞에서 본 바와 같고, 그 결과 이 사건 등록상표에 대하여는 개정 상표법이 적용되는 것이며, 이 사건 등록상표와 (가)호 표장이 외관에서 유사함은 앞서 본 바와 같으므로 원고의 위 주장은 그 이유가 없다.

(5) 소 결

(가)호 표장이 이 사건 등록상표와 유사하고 그 사용상품도 동일하므로 그와 같은 이유로 (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 한 이 사건 심결은 그 결론에 있어서 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.