어떠한 특허권 및 실용신안권에 관하여 통상실시권을 가지는지 여부는 통상실시권을 발생시키는 원인관계의 존부 또는 효력 여부에 의하여 결정되고 따라서 위 원인관계인 ‘통상실시권 설정계약’ 또는 ‘직무발명의 기초가 되는 고용관계’에 관한 준거법이 적용되어야 한다. 발명 및 고안에 관하여 주장하는 통상실시권의 원인관계는 ‘직무발명’이고, 직무발명의 성립 여부는, 국내법인인 원고와 내국인인 피고 사이의 우리나라에서의 고용관계를 직접적으로 심리·판단하여야 하므로 이를 규율하는 국내법을 적용하여야 한다.

에이디엠이십일 주식회사 (소송대리인 변호사 담당변호사 이백규)

피고

2011. 10. 27.

서울중앙지방법원 2011. 1. 27. 선고 2010가합27248 판결

1. 피고의 항소를 기각한다.

2. 항소비용은 피고가 부담한다.

1. 청구취지

피고는 제3자에게 구두 또는 문서로 원고의 와이퍼 제품이 피고의 별지 목록 기재 권리를 침해한다는 취지의 허위사실을 유포하여서는 아니 된다.

2. 항소취지

제1심 판결을 취소한다. 원고의 청구를 모두 기각한다.

1. 제1심 판결의 인용

이 법원이 이 사건에 관하여 설시할 이유는, 피고가 당심에서 주장하는 사항에 관하여 다음과 같은 판단을 추가하는 외에는 제1심 판결의 이유와 같으므로 민사소송법 제420조 본문에 의하여 그대로 인용한다.

2. 추가판단사항

가. 피고 주장의 취지

1) 이 사건 발명 및 고안 중 한국의 특허권 및 실용신안권이 원고와 피고 사이의 고용관계에 기한 직무발명인 점은 다투지 않는다.

2) 이 사건 소송은 이 사건 발명 및 고안 중 우리나라에서 등록한 특허권 및 실용신안권의 우선권을 기초로 하여 외국에서 출원하여 등록되었거나 공개된 특허권 및 실용신안권에 대하여도 원고가 통상실시권을 주장하면서 피고의 권리를 제한하는 청구를 하는 것이므로 각 등록국의 특허권 및 실용신안권의 효력이 그 심판대상이어서 각 등록국에 전속적 국제재판관할이 있다. 따라서 외국의 특허권 및 실용신안권에 관한 소송을 우리나라 법원에 제기한 이 사건 소는 부적법하다.

3) 특허의 속지주의의 성격상 이 사건 발명 및 고안에 대한 원고의 통상실시권은 우리나라에서만 인정될 뿐, 캐나다 등 외국에서 출원 및 등록된 발명 및 고안에는 미치지 않으므로 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.

나. 판단

1) 이 사건 소에 관한 국제재판관할권은 국내 법원에 있다.

이 사건 원고의 청구는, 피고가 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 영업을 하는 원고의 거래처에 대하여 ‘원고가 피고의 특허권 또는 실용신안권을 침해한다.’라는 허위사실을 유포함으로써 원고의 영업을 방해하고 있으므로 위 방해행위의 금지를 구하는 것이다. 따라서 이 사건 소는 특허권 및 실용신안권 효력을 직접적인 대상으로 삼는 소송이 아니라 원고 영업에 대한 ‘방해배제청구’에 관한 소송이며 다만, 원고 주장의 방해행위가 있었는지 여부, 구체적으로는 피고의 행위가 허위사실 유포에 해당되는지를 가리기 위해서 이 사건 발명 및 고안에 관하여 원고가 통상실시권을 가지는지를 심리하여야 하는 문제가 있을 뿐이다. 특허권의 효력 여부가 직접적인 심판대상이 되는 소송의 경우 등록국에 전속관할이 있는 것으로 보아야 하나, 단지 일반 민사소송의 선결문제에 불과한 경우에는 그 민사소송에 관하여 관할권을 가지는 법원이 심리·판단할 수 있다고 보아야 한다.

따라서 원고의 이 사건 ‘영업 방해금지 청구소송’에 관하여 국내 법원은 국제재판관할권을 가진다고 할 것이고, 이를 다투는 피고의 주장은 이유 없다.

2) 원고가 이 사건 발명 및 고안 중 국내 특허권 및 실용신안권에 관하여 가지는 통상실시권은 위 특허권 및 실용신안권의 우선권에 기초하여 외국에서 출원되어 등록 또는 공개된 특허권 및 실용신안권에도 미친다.

어떠한 특허권 및 실용신안권에 관하여 통상실시권을 가지는지 여부는 통상실시권을 발생시키는 원인관계의 존부 또는 효력 여부에 의하여 결정되고 따라서 위 원인관계인 ‘통상실시권 설정계약’ 또는 ‘직무발명의 기초가 되는 고용관계’에 관한 준거법이 적용되어야 한다. 이 사건에서 원고가 이 사건 발명 및 고안에 관하여 주장하는 통상실시권의 원인관계는 ‘직무발명’이고, 직무발명의 성립 여부는, 국내법인인 원고와 내국인인 피고 사이의 우리나라에서의 고용관계를 직접적으로 심리·판단하여야 하므로 이를 규율하는 국내법을 적용하여야 한다.

따라서 원고가 이 사건 발명 및 고안 중 국내의 특허권 및 실용신안권에 관하여 직무발명에 기초한 통상실시권을 가지는 한, 위 특허권 및 실용신안권의 우선권에 기초하여 외국에서 출원되어 등록되거나 공개된 특허권 및 실용신안권 역시 동일한 고용관계에 따른 직무발명이라고 보아야 하므로 원고는 이에 대하여 통상실시권을 가진다. 이와 다른 전제에 선 피고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

3. 결론

제1심 판결은 정당하므로 피고의 항소는 이유 없어 기각한다.

[별지 목록 생략]

판사 노태악(재판장) 강경태 백강진