바이에리셰 모토렌 베르케 악티엔게젤샤프트(BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT) (소송대리인 변리사 박윤원 외 1인)

특허청장

2016. 1. 22.

1. 특허심판원이 2015. 5. 6. 2014원5447호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표·서비스표

1) 국제등록일(우선권 주장일)/ 국제등록번호: 2013. 4. 26.(2012. 10. 26.)/ (등록번호 1 생략)

2) 구성:

3) 지정상품·서비스업: 상품류 구분 제4류의 Electrical energy(전기에너지), 제35류의 Business management(사업관리업), business administration(기업경영업), arranging of contracts for supply of electrical energy(전기에너지 공급계약 알선업).

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원상표·서비스표에 대하여 특허청 심사관은 2014. 2. 14. ‘이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업 중 Electrical energy, arranging of contracts for supply of electrical energy에 관하여 지정상품·서비스업의 용도, 시기, 제공내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호 에 의해 상표·서비스표등록을 받을 수 없다’는 등의 거절이유를 통지하였고(갑 제2호증), 원고의 2014. 4. 10.자 의견서에 의하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 2014. 8. 12. 최종 거절결정을 하였다(갑 제3호증).

2) 이에 원고는 2014. 8. 28. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판( 2014원5447호 )을 청구하였는데, 특허심판원은 2015. 5. 6. ‘이 사건 출원상표는 전체적으로 “채워라 지금”, “지금 충전하라” 등의 뜻으로 쉽게 직감되어 지정상품 중 전기에너지 및 전기에너지 공급 알선업에 관하여 용도, 시기, 제공내용 등을 기술하는 표장을 단순 결합하여 표시한 것이고, 이러한 표현은 전기에너지를 권유하거나 광고·선전하는 문구 또는 구호적 표장이라고 할 것이어서 그 식별력이 없다. 따라서 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 의해 등록될 수 없다’고 하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제4호증).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유

1) 이 사건 출원상표 중 ‘Charge'는 다양한 의미를 지니고 있어 일반 수요자들이 ’충전하다‘의 의미로 특정하여 인식한다고 할 수 없고, ’지금 충전하라, 충전 중이다‘ 등의 의미로 인식되는 경우에도 이 사건 출원상표의 지정상품 또는 서비스업인 전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 볼 수 없다. 이 사건 출원상표·서비스표는 도형, 색채, 문자가 조화롭게 구성되어 표장 전체로서 충분한 식별력이 있다.

2) 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 유사한 상품에 ‘Charge'를 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있고, ’Now'를 포함한 상표·서비스표도 지정상품·서비스업을 불문하고 다수 등록되어 있으며, 이 사건 출원상표·서비스표에 대해 미국, 일본, 독일 등 다수의 국가에서 등록된 바 있으므로, 도형, ‘Charge', ’Now‘로 구성된 이 사건 출원상표·서비스표가 식별력이 없다고 단정할 수 없다.

3) 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 특허법 제6조 제1항 제3호 , 제7호 의 식별력 없는 상표에 해당하지 아니하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원상표·서비스표는 전기에너지를 충전하는데 사용되는 전기플러그를 사실적으로 나타낸 도형과 지정상품·서비스업에 관하여 ‘충전하다, 채우다’의 의미로 흔히 사용되는 ‘Charge', '지금, 이제’ 등을 의미하는 ‘Now’가 결합된 것으로 전체적으로 ‘채워라 지금’, ‘지금 충전하라’ 등의 뜻으로 쉽게 직감된다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 그 지정상품·서비스업인 Electrical energy(전기에너지), arranging of contracts for supply of electrical energy(전기에너지 공급계약 알선업)과 관련하여 그 용도, 시기, 제공내용 등을 기술하는 표장을 단순 결합하여 표시한 것이며, 전기에너지를 권유하거나 광고·선전하는 문구로서 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호 에 해당하여 식별력이 없다.

3. 판단

가. 인정사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제7 내지 10호증, 을 제5 내지 10호증, 을 제26, 28호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

1) 전기자동차, 충전소 등과 관련하여 사용되고 있는 표장으로는, ‘ '(을 제5호증), ' '(을 제6호증), ’ ‘(을 제7호증), ’ ‘(을 제8호증), ’ ‘(을 제9호증), ’ ‘(을 제10호증) 등이 있다. 이 사건 출원상표·서비스표는 현재까지 지정상품·서비스업과 관련하여 경쟁업자 등에 의해 사용되거나 일반적으로 사용되고 있지 않다.

2) 아래와 같이 ‘Charge' 또는 ’Now'가 포함된 상표 또는 서비스표 등이 과거에 등록된 바 있거나 현재 등록되어 있다.

3) 이 사건 출원상표·서비스표는 상표·서비스표권자를 원고, 지정상표·서비스표를 Electrical energy(전기에너지), arranging of contracts for supply of electrical energy(전기에너지 공급계약 알선업) 등으로 하여 미국, 독일, 홍콩, 싱가포르, 뉴질랜드, 유럽연합, 스위스, 대만, 멕시코, 노르웨이, 러시아, 터키 등에서 상표·서비스표 등록되었고, 지정서비스업을 arranging of contracts for supply of electrical energy(전기에너지 공급계약 알선업) 등으로 하여 일본에서 서비스표 등록되었다(갑 제7 내지 10 호증).

4) 원고는 현재 미국, 영국, 독일, 프랑스, 호주, 캐나다, 스페인, 싱가폴, 홍콩, 터키 등에서 이 사건 출원상표·서비스표와 동일한 표장을 사용하여 이 사건 지정상품·서비스업에 관한 영업을 하고 있다(을 제26, 28호증).

나. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부

1) 판단기준

상표법 제6조 제1항 제3호 가 ‘상품의 산지·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 성질표시의 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 하는지 여부를 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 암시하는 정도에 그치는 경우에는 이에 해당하지 않는다( 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 , 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 , 대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 등 참조).

또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표는 상표를 구성하는 전체에 의하여 식별력이 있는지를 판단하여야 한다( 대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결 등 참조). 상표법 제6조 제1항 제3호 는 상품의 산지·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장‘만’으로 된 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있으므로, 문자, 도형 등 수 개의 구성부분이 결합하여 이루어진 결합상표가 위 조항에 해당된다고 하기 위해서는 결합상표의 구성 부분 중 일부가 이에 해당하는 것만으로는 부족하고, 결합상표가 전체로서 상품의 산지·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하여야 한다.

한편, 상표법 제6조 제1항 은 ‘각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다’고 정하고 있으므로, 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각호 에 해당한다는 사유로 상표 등록을 거절하는 경우 각호에 해당하는 점에 대한 증명책임은 이를 주장하는 자에게 있다.

2) 구체적 판단

가) 이 사건 출원상표·서비스표는 전기 플러그 형상을 도안화한 도형 ‘ ’, 흑색의 영문자 ‘ ’와 청색의 영문자 ‘ ’가 결합하여 이루어진 것이다. 이 사건 출원상표·서비스표 중 문자 부분인 ‘ ’는 ‘(대금을) 청구하다, 고소하다, (의무 등을) 부과하다, 채우다, 충전하다, 돌격하다, 명령하다, (무기를) 겨누다, (반칙으로) 저지하다, 청구금액, 요금, 고발, 비난, 책임, 명령, 화물, 세금’ 등의 다양한 뜻을 가진 영어 단어인 ‘Charge'와 ’지금, 이제‘ 등의 뜻을 가진 영어 단어 ’Now'가 결합한 것으로서, 전체적으로 ‘지금 지불하라, 지금 구매하라, 지금 …를 하라, 지금 충전하라, 지금 부딪혀라, 지금 즐겁게 하라, 지금 쓸 수 있게 하라, 지금 비난하라’ 등의 다양한 의미를 가질 수 있고, 지정상품·서비스업인 Electrical energy(전기에너지), arranging of contracts for supply of electrical energy(전기에너지 공급계약 알선업) 등과 관련하여 보더라도 일반 수요자에게 ‘지금 충전하라’는 의미 외에도 ‘지금 지불하라, 지금 구매하라’ 등의 의미로도 인식될 수 있다. 그런데 전기에너지 또는 전기에너지 공급계약 알선업 등과 관련하여 일반적으로 전기에너지를 ‘지금’ 충전·구입·사용하거나 이를 알선해야 하는 것은 아니므로, 위 문자 부분 ‘ ’가 이 사건 지정상품·서비스업의 용도, 시기, 제공내용 등을 암시하는 것으로 보일 뿐 이를 직접적으로 표시하거나 일반 수요자에게 이를 직감하게 한다고 볼 수는 없다.

나) 또한, 아래 3.다.2)항에서 살펴보는 바와 같이 이 사건 출원상표·서비스표는 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있거나 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없는 상표·서비스표에 해당하지 않는다.

다) 따라서 피고가 제출하는 증거만으로는 이 사건 출원상표·서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호 에서 정한 ‘상품·서비스의 산지·품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부

1) 판단기준

상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하지 않더라도 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’는 상표 등록을 받을 수 없다( 상표법 제6조 제1항 제7호 ). 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 결정하여야 하며, 사회통념상 자타 상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 그 상표는 식별력이 없다.

또한 출원상표나 출원서비스표가 여러 개의 단어로 이루어진 문구 혹은 문장으로 구성되었다는 이유만으로 식별력이 없게 되어 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당한다고 할 수는 없고, 나아가 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 볼 때 그 출처를 표시한다고 하기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하게 되는 경우에 위 조항에 의해 그 등록이 거절되어야 한다( 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005후2793 판결 ).

2) 구체적 판단

가) 앞에서 인정한 ‘Charge', 'Now'를 포함한 다수의 상표·서비스표의 국내 등록사례, 이 사건 출원상표·서비스표가 전 세계적으로 그 사용 언어와 법제를 불문하고 다수의 국가에서 등록이 된 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 사정 및 그 제출 증거만으로는 도형, 색채, 문자로 구성된 이 사건 출원상표·서비스표가 전체로서 ’수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표‘라고 단정할 수 없다.

나) 또한 이 사건 출원상표·서비스표가 전체로서 거래사회에서 흔히 구호나 광고문안으로 사용되는 점에 대한 증거가 없고, 일반 수요자가 그와 같이 인식하리라고 볼만한 자료도 없다.

다) 이 사건 출원상표·서비스표는 현재까지 지정상품·서비스업과 관련하여 경쟁업자에 의해 사용되고 있지 않고, 향후 사용되리라고 볼만한 자료도 없으며, 피고가 제출하는 증거만으로는 이 사건 출원상표·서비스표가 전체로서 통상 상품·서비스의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있다거나 그 사용을 원하는 표장이라고 인정되지 않는다.

라) 오히려 이 사건 출원상표·서비스표는 현재 원고의 상품 또는 서비스를 표시하는 상표·서비스표로 전 세계적으로 사용되고 있어서 이를 제3자에게 자유롭게 사용하게 할 경우 수요자로 하여금 위 상표·서비스표가 부착되어 제공되는 상품·서비스의 출처를 원고로 오인하게 하는 등 출처의 혼동을 일으키게 할 우려가 있다.

마) 결국 피고가 제출하는 증거만으로는 이 사건 출원상표·서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호 에서 정한 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당한다고 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 , 제7호 에 의하여 그 등록이 거절될 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.