주식회사 노바텍 (변경전 상호: 주식회사 엠플러스) (소송대리인 변호사 원유석 외 4인)

특허청장

2018. 9. 20.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2018. 5. 27. 2016정124호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 11. 4. 특허심판원 2016정124호 로 이 사건 등록고안의 청구항 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 고안’이라 한다)을 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였는데(이하 ‘이 사건 정정심판청구’라 한다), 특허심판원은 2018. 2. 20. 원고에게 “정정 후 이 사건 제1항 고안은 그 고안이 속하는 기술분야의 통상의 기술을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행고안 1 내지 3으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있다.”는 취지의 정정의견제출통지를 하였다.

2) 이에 원고는 2018. 4. 19. 이 사건 제1항 고안의 청구범위를 아래 나.4)의 나)항 기재와 같이 정정하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허심판원은 2018. 5. 17. 원고의 위 보정에도 불구하고 “정정 후 이 사건 제1항 고안은 통상의 기술자가 선행고안 1 내지 3으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있으므로, 원고의 이 사건 정정심판청구는 실용신안법 제33조 에 의해 준용되는 구 특허법(2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제4항 , 실용신안법 제4조 제2항 에 위배되어 부적법하다.“라는 이유로 이 사건 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록고안

1) 고안의 명칭: 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 12. 6./ 2014. 1. 8./ 실용신안등록 (등록번호 생략)

3) 실용신안권자: 원고

4) 청구범위

가) 등록당시 청구범위

나) 이 사건 정정심판청구에 따른 청구범위(2018. 4. 19.자 정정명세서 등 보정에 따른 것으로, 밑줄 친 부분이 정정심판청구된 부분이다)

5) 고안의 개요

다. 주1) 선행고안들

1) 선행고안 1

선행고안 1은 2008. 2. 4. 공개된 우리나라 등록특허공보 제10-0800802호에 게재된 ‘외장형 케이스의 착탈이 가능한 휴대단말기에서 키입력부의 오동작 방지 방법 및 장치’에 관한 것으로, 그 주요내용 및 도면은 다음과 같다.

2) 선행고안 2

선행고안 2는 2011. 2. 17. 공개된 우리나라 공개특허공보 제10-2011-0016281호에 게재된 ‘자석의 자장유도를 통한 자기력 향상 또는 감소 방안’에 관한 것으로, 그 주요내용 및 도면은 다음과 같다.

3) 선행고안 3

선행고안 3은 2012. 5. 26. 인터넷 포털사이트 ‘○○○’에 게재된 좌우로 개폐 가능하고 뒤로 접혀질 수 있는 ‘휴대폰 케이스’에 관한 사진이다.

[인정근거] 갑 제1 내지 7호증, 을 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고의 주장 요지

1) 정정 후 이 사건 제1항 고안은 아래와 같은 사유로 선행고안들에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다.

가) 이 사건 제1항 고안은 휴대폰 케이스 전면부가 휴대폰 후면부에 위치하여 케이스가 완전히 젖혀져 열린 경우에도 키입력부 활성화하여 잠김현상을 방지하기 위해 차폐자석이 휴대폰의 전면에 위치할 때는 휴대폰의 홀아이씨에 자력신호를 제공하고, 차폐자석이 휴대폰의 후면에 위치할 때는 휴대폰의 홀아이씨에 자력신호를 차단할 수 있는 구성을 채택한 반면, 선행고안 1은 외장 케이스가 닫혀있는 경우에 키입력부를 비활성화하여 키입력부의 오작동을 방지하기 위하여 일반자석을 사용하고 있으므로, 양자는 해결과제, 해결수단 및 구성이 상이하다.

나) 이 사건 제1항 고안은 휴대폰 케이스 전면부가 젖혀져 후면측에 위치하는 것을 전제로 하는 반면, 선행고안 1은 외장형 케이스의 전면부가 후면부 뒤로 젖혀져 휴대폰의 후면에 위치할 수 없는 구조이므로 휴대폰 케이스 전면부가 젖혀져 후면측에 위치하는 경우에 발생하는 문제점을 전혀 인식하고 있지 않다.

다) 선행고안 3은 핸드폰 케이스 전면이 좌우방향으로 개폐되는 것인데, 이를 핸드폰 케이스 전면부가 수직으로 개폐되는 선행고안 1에 결합할 동기가 전혀 없다.

라) 이 사건 제1항 고안은 차폐자석이 내장된 핸드폰 케이스의 전면부가 핸드폰 후면에 위치하여도 키입력부가 잠기는 오작동을 방지하는 작용효과를 갖는 것인데, 이는 선행고안 1 내지 3으로부터 전혀 예측할 수 없는 새로운 효과이다.

2) 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 쟁점의 정리

이 사건 정정심판청구가 실용신안법 제33조 에서 준용하고 있는 구 특허법 제136조 제4항 에서 정한 요건 이외의 요건을 모두 갖추고 있는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 결국 이 사건의 쟁점은 이 사건 정정심판청구에 따른 정정 후 이 사건 제1항 고안이 구 특허법 제136조 제4항 및 실용신안법 제4조 제2항 에서 정한 진보성을 갖추었는지 여부이다.

다. 정정 후 이 사건 제1항 고안의 진보성 유무

1) 정정 후 이 사건 제1항 고안과 선행고안 1의 대비

가) 구성요소별 대응관계

나) 공통점 및 차이점 분석

⑴ 정정 후 이 사건 제1항 고안의 구성요소 1은 휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 이루어진 휴대폰 케이스이고, 이에 대응되는 선행고안 1의 구성요소는 전면, 후면 및 측면을 보호하는 외장형 케이스로, 양자는 동일하다. 다만, 구성요소 1의 휴대폰 케이스는 후면부 뒤로 젖혀질 수 있는 것인 반면, 선행고안 1의 외장형 케이스는 후면부 뒤에까지 완전히 젖혀질 수는 없고 일정각도로 열릴 수 있는 구조라는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).

⑵ 정정 후 이 사건 제1항 고안의 구성요소 2는 휴대폰에 내장된 홀 IC와 대응되는 위치의 휴대폰 케이스 전면부에 영구자석 및 요크로 구현된 차폐자석을 내장하는 것이고, 구성요소 3은 차폐자석이 휴대폰의 전면 측에 위치한 경우에는 자력신호를 제공하고 차폐자석이 휴대폰의 후면 측에 위치한 경우에는 요크에 의해서 감소된 자력 신호를 제공하는 것이다.

이에 대응되는 선행고안 1의 구성은 홀 IC에 대응되는 휴대폰 케이스의 전면부에 영구자석을 장착하여 휴대폰의 전면 측에 위치한 경우 휴대폰 제어를 위해 홀 IC를 통해 검출된 자력신호를 제공하는 것인 점에서 위 구성요소 2와 공통된다.

다만, 구성요소 2는 영구자석과 요크로 구현된 자폐자석인 반면, 선행고안 1에는 차폐역할을 하는 구성요소가 나타나 있지 않고, 이에 따라 차폐자석이 휴대폰의 후면에 위치한 경우 자력신호를 감소시키는 구성도 선행고안 1에 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

2) 차이점에 대한 검토

가) 차이점 1

살피건대, 선행고안 3에는 휴대폰의 전면, 후면 및 일측면을 감싸는 형태로 구성되되 전면부가 후면부 뒤로 젖혀지는 휴대폰 케이스가 개시되어 있고, 을 제10, 11호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 제1항 고안의 출원일 이전인 2012. 6. 15. 및 2012. 8. 17. 각각 휴대폰 케이스의 전면이 후면 뒤로 접힐 수 있는 플립형 케이스가 인기를 끌고 있다는 내용의 인터넷 신문 기사(머니투데이 및 지디넷 코리아)가 게시되어 있고, 그 기사에 전면이 후면 뒤로 접힐 수 있는 플립형 케이스의 형상을 확인할 수 있는 사진이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이를 종합하면 이 사건 제1항 고안의 출원일 이전에 이미 휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 이루어진 휴대폰 케이스가 널리 알려져 있었음을 알 수 있고, 선행고안 1의 휴대폰 케이스와 선행고안 3의 휴대폰 케이스는 모두 휴대폰 조작시에는 케이스 전면을 열어 사용하고 휴대폰을 보호하고자 할 경우에는 케이스 전면을 닫는다는 점에서 기본적인 사용원리가 동일하다.

그렇다면, 통상의 기술자가 선행고안 1의 휴대폰 케이스를 선행고안 3에 개시된 휴대폰의 전면, 후면 및 일측면을 감싸는 형태로 변경하여 전면부가 후면부 뒤로 젖혀지는 케이스를 도출하는 데에 별다른 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵다.

나) 차이점 2

살피건대, 선행고안 2의 명세서([0005]~[0012])에는 아래와 같이 기재되어 있는바, 이에 의하면 선행고안 2의 요크를 일측에 장착한 차폐자석은 ‘자력의 강도를 약화시켜야 할 필요가 있을시 사용’할 수 있고 ‘자기력으로 인하여 그 기능에 오류가 예상되는 전기 전자부품의 보호에 있어서 이를 차폐’하는 데 사용할 수 있음을 알 수 있다.

또한, 을 제3, 4, 5, 9호증의 각 기재 또는 영상에 의하면, 이 사건 제1항 고안의 출원일 이전에 공개된 특허발명 등의 명세서에는 아래와 같은 기술 내용이 공개되어 있는 사실 및 2012. 7. 22. △△△에 게시된 동영상에는 □□□ □의 휴대폰 케이스에 자석 및 자석 차폐판을 설치하는 모습이 나타나 있는 사실을 인정할 수 있다.

이를 종합하면, 이 사건 제1항 고안의 출원 이전에 이미 전자기기에 내장된 자석에 의한 자력이 전자기기에 미치는 영향을 인식하고 이를 기술적으로 해결하고자 하는 발명 등이 개발되고 있었고, 그 과정에서 자력이 전자기기에 미치는 영향을 제어하기 위해 다양한 차폐수단이 사용되고 있었음을 알 수 있으므로, 이로부터 통상의 기술자가 선행고안 2의 요크를 전자제품에 해당하는 선행고안 1의 홀IC가 장착된 휴대폰의 케이스에 결합하는 것은 용이하다고 봄이 타당하고, 특정 방향으로의 자력을 차단하기 위해 자석 일측에 요크 또는 차폐판을 설치하는 선행고안 2의 구성을 선행고안 1에 적용함에 있어 휴대폰이 접하는 면에 자석이 오도록 배치하고 배면에 요크를 설치한다는 것은 통상의 기술자에게 자명하다.

또한, 선행고안 1의 명세서 기재(외장형 케이스(200)가 도 3에서 (a)와 같은 위치(열림) 또는 (b)와 같은 위치(닫힘) 이동함에 따라 자석(220)에 의한 홀 센서 주변의 자장을 변경시킨다. … 제어부(10)는 외장형케이스(200)가 닫혀 있으면 키입력부(27)를 비활성화시켜 키입력이 발생하더라도 해당 동작을 수행하지 않는다(〈27〉).)에 비추어 보면, 통상의 기술자라면 선행고안 1의 홀 IC 센서는 자석과 접촉하는 경우 키입력이 있더라도 해당 동작이 수행하지 않도록 제어하는 것을 기술적 특징으로 하고 있으므로 자석이 내장된 전면이 후면에 위치할 경우 핸드폰을 작동시키고자 하는 사용자의 의도와 다르게 자석과 홀 IC가 접촉하여 키가 입력되지 않는 오작동이 예측된다는 것을 충분히 인식할 수 있으므로, 이러한 오작동을 방지하고자 선행고안 1과 선행고안 2를 결합할 만한 동기가 충분하다고 할 것이고, 달리 그 결합을 방해할 만한 요인을 찾기 어렵다.

다) 정리

이상과 같은 사정들을 종합하면, 정정 후 이 사건 제1항 고안과 선행고안 1이 갖는 위 구성상 차이점들은 통상의 기술자가 선행고안 1에 선행고안 2 및 3을 결합하여 극히 용이하게 극복하여 도출해 낼 수 있으므로, 정정 후 이 사건 제1항 고안은 그 진보성이 부정된다고 봄이 타당하다.

3) 원고의 주장 및 이에 대한 판단

가) 원고는, 정정 후 이 사건 제1항 고안은 케이스가 닫힌 경우 자력신호에 의해 키입력을 방지하고 케이스의 전면이 후면에 위치한 경우 자력에 의한 키입력 잠김 현상을 없애고자 함을 기술적 과제로 하고 있는 반면, 선행고안 1은 케이스가 닫힌 경우 자력신호에 의해 키입력을 방지하고자 하는 사항만을 기술적 과제로 하고 있으므로, 양자는 기술적 과제가 서로 다르다고 주장한다.

살피건대, 선행고안 1에 케이스가 닫힌 경우 자력신호에 의해 키입력을 방지하고자 하는 사항만이 기재되어 있다고 하더라도 이는 선행고안 1에 개시된 휴대폰 케이스가 정정 후 이 사건 제1항 고안의 케이스와 달리 전면부가 후면부의 뒤로 젖혀질 수 구조가 아니라는 점 때문이고, 선행고안 1의 명세서에는 “제어부(10)는 외장형케이스(200)가 닫혀 있으면 키입력부(27)를 비활성화시켜 키입력이 발생하더라도 해당 동작을 수행하지 않는다.”라고 기재되어 있으므로 선행고안 1의 케이스를 이 사건 제1항 고안의 출원일 이전에 일반적으로 사용되던 선행고안 3에 개시된 케이스 즉, 전면부가 후면부 뒤로 젖혀질 수 있는 케이스로 변경할 경우 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자라면 전면부에 장착된 자석이 케이스의 뒷면에 위치하게 됨에 따라 홀 IC와의 결합에 의해 케이스가 닫힌 것으로 인식하여 휴대폰이 비정상적으로 작동될 것이라는 점을 충분히 예측할 수 있다고 봄이 옳다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

나) 원고는, 상하방향으로 개폐되는 선행고안 1의 휴대폰 케이스는 전면부를 후면부로 완전히 젖히지 않고도 작동이 가능하므로 후면부로 완전히 젖혀지는 선행고안 3의 케이스로 변경할 동기가 없다고 주장한다.

그러나 앞서 살펴본 바와 같이 선행고안 3의 휴대폰 케이스는 이 사건 제1항 고안의 출원일 이전에 일반적으로 사용되던 케이스이므로, 통상의 기술자가 선행고안 1의 휴대폰 케이스를 선행고안 3에 개시된 휴대폰 케이스로 변경하는 데에 별다른 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵고, 케이스 전면부를 어느 방향으로 어느 정도 젖혀지게 할 것인지는 통상의 기술자가 휴대폰 사용시 편의성을 고려하여 적절히 선택할 수 있는 설계변경사항에 불과하다고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

다) 원고는, 선행고안 2에는 차폐자석을 휴대폰 케이스에 적용할 수 있다는 암시나 시사가 없으므로 이를 선행고안 1에 적용하는 것이 용이하지 않고, 선행고안 2의 차폐자석의 방향을 특정하여 선행고안 1에 결합하는 것이 용이하지 않다고 주장한다.

그러나 앞서 살펴본 바와 같이 선행고안 2의 명세서에는 ‘자기력으로 인하여 그 기능에 오류가 예상되는 전기 전자제품’에 사용된다고 명시적으로 기재되어 있으므로, 통상의 기술자가 이를 전기전자제품의 한 종류인 휴대폰의 근접거리에 장착되는 휴대폰 케이스에 적용하는 데에 별다른 기술적 곤란성이 있다고 보기 어렵다. 또한, 선행고안 2의 차폐자석을 선행고안 1에 적용함에 있어 휴대폰의 전면을 향하는 방향에 자석이 향하도록 하고 배면에 자력을 차단하는 요크를 설치하는 것은 자력으로 인한 휴대폰 오작동을 방지하고자 하는 통상의 기술자에게 자명한 사항에 해당한다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들이지 않는다.

라) 원고는, 을 제9호증은 심판단계에서 의견제출기회가 부여되지 않은 새로운 증거이므로 정정 후 이 사건 제1항 고안의 진보성을 부정하는 증거로 채택할 수 없다고 주장한다.

그러나 앞서 인정한 바와 같이 을 제9호증은 이 사건 제1항 고안의 출원 당시 전자제품에 내장된 자석의 자력이 전자제품에 미치는 영향을 최소화하기 위해 차폐판을 사용하는 것이 이 기술분야에서 널리 이용되고 있었다는 사실을 인정하는 증거로 제출된 것일 뿐, 정정 후 이 사건 제1항 고안의 진보성을 부정하는 증거로 제출된 것이라고 할 수 없으므로, 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

라. 이 사건 심결의 위법 여부

따라서 정정 후 이 사건 제1항 고안은 통상의 기술자가 선행고안 1 내지 3의 결합에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있어 그 진보성이 부정된다고 할 것이므로, 이 사건 정정청구는 부적법하다. 그러므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

주1) 선행고안 1 및 선행고안 2는 각 특허발명이고, 선행고안 3은 인터넷에 게재된 사진인데, 이 사건 등록고안과 대비함에 있어 편의상 ‘고안’이라고 부른다.