[2] '카바메이트(COVERMATE)' 및 '카바맥스(COVERMAX)' 상표는 등록상표인 '카바마크(COVERMARK)'와 전체적으로 외관 및 호칭이 유사한 상표라고 한 원심의 판단을 수긍한 사례

[3] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 에 정한 부정경쟁행위의 의미

[4] 자기의 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 사용하더라도 상표권의 설정등록 후 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호에 정한 부정경쟁행위를 구성하는지 여부(적극)

[5] 상표권침해금지가처분 신청사건에 관하여 지출한 변호사비용 중 일부를 상표권침해 및 부정경쟁행위와 상당인과관계에 있는 손해라고 한 원심의 판단을 수긍한 사례

[2] '카바메이트(COVERMATE)' 및 '카바맥스(COVERMAX)' 상표는 등록상표인 '카바마크(COVERMARK)'와 전체적으로 외관 및 호칭이 유사한 상표라고 한 원심의 판단을 수긍한 사례.

[3] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 소정의 부정경쟁행위는 사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 등을 하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 의미한다.

[4] 자기의 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 사용하는 경우라 하더라도 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우에는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 에 정한 부정경쟁행위를 구성한다.

[5] 수차에 걸쳐 상표권침해 등의 행위를 하지 않겠다는 각서나 사과문을 작성·교부한 이후에도 계속되는 침해행위에 대하여 제기한 상표권침해금지가처분 신청사건에 관하여 지출한 변호사비용은 위 침해행위로 인한 피해의 확대를 방지하기 위하여 부득이하게 지출한 비용으로서, 그 지출 경위 및 지급내역, 소송물의 가액 및 위임업무의 성격과 그 난이도 등을 고려하여 위 비용 중 일부를 위 상표권침해 및 부정경쟁행위와 상당인과관계에 있는 손해라고 한 원심의 판단을 수긍한 사례.

상표의 유사 여부를 판단함에 있어 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표의 경우에도 원칙적으로 상표의 구성 전체를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 그 상품의 출처에 대하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있다고 보기 어렵거나 당해 상표가 실제 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식되어져 있어 일부분만으로 상표의 동일성을 인식하기 어려운 경우에는 분리관찰이 적당하지 않다고 할 것이다( 대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결 , 2004. 7. 22. 선고 2004후929 판결 등 참조).

원심은, 피고들 상표 중 '카바메이트', '카바맥스'와 이 사건 등록상표인 '카바마크'을 대비하여 보면, 이들은 그 전체 음절수가 같거나 불과 한 음절 차이에 불과하며, 모두 처음 두 음절이 '카바'로 동일한데다가, 뒤이어 시작되는 음절에서도 '메', '맥'과 '마' 등 같은 'ㅁ'이 초성으로 사용되고, 마지막 음절의 모음이 모두 '으' 발음으로 끝나는 까닭에, '메이트', '맥스'와 '마크' 부분에 존재하는 일부 관념상의 차이에도 불구하고, 전체적으로 볼 때 그 인상과 청감이 비슷하므로, 결국 이들 각 표장은 서로 그 외관 및 호칭이 유사하다고 봄이 상당하고, 그 영문 표기에 불과한 'COVERMATE', 'COVERMAX' 상표 또한 역시 같은 이유에서 이 사건 등록상표인 'COVERMARK' 상표와 유사하다고 판단하였는바, 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 유사 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 소정의 부정경쟁행위는 사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 등을 하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 의미하고( 대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조), 자기의 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 사용하는 경우라 하더라도 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우에는 부정경쟁행위를 구성한다고 할 것이다( 대법원 1993. 4. 23. 선고 93도371 판결 , 1996. 1. 26. 선고 95도1464 판결 등 참조).

같은 취지에서 원심은, 그 채용 증거들에 의하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 피고들이 오리리 상표에 대한 사용권한이 없음을 잘 알면서도 그 지정상품과 동일한 제품인 화장품을 제조·판매하면서 여전히 "오리리화장품"이라는 명칭을 계속 사용한 것은 순수하게 자신의 상호를 고유의 영업표지로서 표시함에 그치지 않고, 이를 뛰어넘어 자신들의 상품 및 영업을 원고 피아스아라이즈 주식회사(이하 '원고 피아스아라이즈'라고 한다)의 그것들과 오인·혼동시키려는 부정한 목적에 기인한 것으로서 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정 및 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위의 성립에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 상고이유 제3점에 대하여

가. 원심은, 피고들 주장에 부합하는 판매현황자료인 갑 제27호증의 10과 갑 제29호증의 1, 2는 그 판시와 같은 이유에서 믿기 어렵다고 배척한 후, 피고 동성제약 주식회사가 이 사건 설정계약에 따라 원고 피아스 주식회사에게 제출하였던 로열티 보고서인 갑 제19호증의 1 내지 19를 기초로 피고들이 판매한 화장품의 매출액을 산출한 다음, 이를 기준으로 위 피고가 지급할 미지급 사용료 및 원고 피아스아라이즈가 받을 수 있었던 상표사용료 상당액을 산정하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 증거취사와 사실인정 및 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배 등의 위법이 없다.

나. 법원은 상표권침해 또는 부정경쟁행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있는 것이다( 상표법 제67조 제5항 , 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항 ).

원심은, 위와 같은 방식으로 산정한 상표사용료 상당액의 합계가 133,155,798원이고, 이와 별도로 피고들이 1999. 12.부터 2000. 9.까지 "오리리화장품"이라는 상호를 표시하여 생산·판매한 제품의 총매출액이 804,380,774원에 이르는 점, 피고들이 이 사건 각 등록상표 및 피고들 상표를 사용하게 된 배경, 원고들과 피고들의 상품 및 영업의 동종성, 상표권침해 및 부정경쟁행위의 기간, 그 동안 피고들이 보여준 태도와 권리침해의 고의성, 기타 이 사건 변론에 나타난 제반 사정 등을 종합하여, 이 사건 상표권침해 및 부정경쟁행위로 인하여 피고들이 원고 피아스아라이즈에게 배상하여야 할 손해액을 1억 7천만 원으로 정하였는바, 원심의 이러한 조치는 위 각 규정에 따른 것으로서 정당하며, 그 손해액 또한 비교적 적정하다고 보인다.

거기에 채증법칙 위배 등의 잘못이 있다는 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

다. 원심은, 그 채용 증거들에 의하여 원고들이 피고들을 상대로 제기한 상표권침해금지가처분 신청사건에 관하여 변호사비용으로 합계 29,798,484원을 지출한 사실을 인정한 다음, 원고들은 피고들이 수차에 걸쳐 상표권침해 등의 행위를 하지 않겠다는 취지의 각서와 사과문을 작성·교부한 이후에도 침해행위를 계속하자 이로 인한 피해의 확대를 방지하기 위하여 부득이하게 위 가처분신청을 하면서 위 비용을 지출하게 된 것으로서, 위 변호사비용의 지출 경위 및 지급내역, 소송물의 가액 및 위임업무의 성격과 그 난이도 등을 고려하여 볼 때, 위 비용 중 300만 원은 피고들의 이 사건 상표권침해 및 부정경쟁행위와 상당인과관계에 있는 손해라고 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 증거취사와 사실인정 및 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 변호사비용의 배상청구에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

결국 상고이유는 모두 받아들일 수 없다.

4. 그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소한 피고들이 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.