나. (가)호 표장 “ ”이 구 상표법 제26조 제1호 소정의 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표인지 여부(소극)

다. 등록상표 “ ”와 위 (가)호 표장의 유사 여부(적극)

나. (가)호 표장 “ ”은 독특한 도형과 “KOVEA”라는 문자에 “대웅물산”이라는 심판청구인의 상호가 결합된 것으로서 그중 “대웅물산”은 큰 글씨의 독특한 서체의 굵은 글씨로 되어 있어서 일반인에게 현저하게 인식될 수있도록 표시되어 있으므로, 이것을 가리켜 단순한 제조원을 표시한 것이라고 할 수 없고, 구 상표법 제26조 제1호 소정의 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

다. 등록상표 “ ”와 위 (가)호 표장은 외관은 상이하나 (가)호 표장은 거래자나 수요자에게 상호부분만으로 인식될 수도 있고, 그 경우에 있어서 상호 중 “물산”은 업종을 나타내는 부분으로서 식별력이 없으므로 “대웅”이 요부가 되고, 등록상표의 “대웅정밀산업사”에 있어서도 “대웅”이 상표의 요부를 이룬다고 볼 것이므로, 두 상표는 칭호가 동일하며, “대웅”이나 “대웅”은“큰 곰”이라는 의미로 인식될 수 있고 이와 같이 인식될 때에는 두 상표는 그 관념이 동일하다.

상고비용은 심판청구인의 부담으로 한다.

제1점과 제2점의 (1), (2), (3)에 대하여

1. 기록에 의하면, 심판청구인의 이 사건 청구는 심판청구인이 사용하는 (가)호 표장은 심판청구인의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표이므로 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제26조 제1호 에 해당할 뿐 아니라 (가)호 표장은 피심판청구인의 이 사건 등록상표와 유사하지 아니한 상표이므로 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니한다는 이유로, (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인의 심판을 구하는 것임이 분명하다.

2. 그런데 이 사건 등록상표가 상법 제23조 제1항 또는 구 상표법 제9조 제1항 제11호 에 위반한다는 소론의 주장은 심판청구인이 원심에서 주장하지 아니한 사실이므로 원심이 이에 대하여 심리판단하지 아니한 것은 정당하다.

구 상표법 제51조 제1항 에 의하여 준용되는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률제4207호로 개정되기 전의 것) 제119조 에 “심판에서는 당사자가 신청하지 아니한 이유에 관하여도 심리할 수 있다”고 규정되어 있음은 소론과 같으나, 이 규정은 공익적인 견지에서 필요한 경우에 당사자가 주장하지 아니한 사실에 관하여도 직권으로 심리하여 판단을 할 수 있다는 것이지, 심판관이 이를 적극적으로 탐지할 의무가 있다는 취지는 아니며, 더우기 당사자가 심판으로 청구하지 아니한 사항에 관하여는 판단할 수도 없는 것이다.

3. 따라서 (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니함의 확인을 구하는 이 사건에서, 원심이 이 사건 등록상표가 상법 제23조 제1항 이나 구 상표법 제9조 제1항 제11호 에 위반하는지 여부를 직권으로 심리, 판단하지 아니한 것은 정당하고, 논지는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제9조 제1항 제11호 나, 상법 제23조 제1항 에 위반되는 것인지 여부를 살필 것도 없이 이유가 없다.

제2점의 (4)에 대하여

기록에 의하면, (가)호 표장은 독특한 도형과 “KOVEA”라는 문자에 '대웅물산'이라는 심판청구인의 상호가 결합된 것으로서 그중 “대웅물산”은 큰 글씨의 독특한 서체의 굵은 글씨로 되어 있어서 일반인에게 현저하게 인식될 수있도록 표시되어 있으므로, 이것을 가리켜 단순한 제조원을 표시한 것이라고할 수 없고, 구 상표법 제26조 제1호 소정의 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당한다고 볼 수 없으므로, 같은 취지의 원심판단은 정당하다.

심판청구인이 그의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하려 한다면 결합된 도형이나 “KOVEA”라는 문자보다 훨씬 크게 그리고 독특한 모양의 서체로서 표시할 필요는 없을 것이다. 논지도 이유 없다.

제3점에 대하여

상표의 유사 여부는 동종상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 칭호, 관념의 세 가지 면에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품출처에 관하여 오인, 혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 할 것인바( 당원 1987.2.24. 선고 86후129 판결 ; 1990.7.10. 선고 90후328 판결 ; 1992.4.28. 선고 91후1618 판결 ; 1992.7.10. 선고 92후292 판결 등 참조), 이 사건 등록상표와 (가)호 표장은 그 외관은 상이하나, (가)호 표장은 거래자나 수요자에게 상호부분만으로 인식될 수도 있고, 그 경우에 있어서 상호중 “물산”은 업종을 나타내는 부분으로서 식별력이 없으므로 “대웅”이 요부가 되고, 이 사건 등록상표의 “대웅정밀산업사”에 있어서도 마찬가지로 “대웅”이 상표의 요부를 이룬다고 볼 것이므로, 두 상표는 그 칭호가 동일하며, “대웅”이나 “대웅”은 “큰 곰”이라는 의미로 인식될수 있고 이와 같이 인식될 때에는 두 상표는 그 관념이 동일하다 할 수 있을것이다.

따라서 원심이 (가)호 표장이 이 사건 등록상표와 유사한 상표라고 판단한 것은 수긍할 수 있고, 원심이 두 상표의 일부만 대비하였다고 할 수 없다.

소론의 판례는 이 사건에 적절한 것이 아니고, 논지도 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.