[2] 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우, 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 수 있는지 여부(한정 적극)

[3] 등록상표 " "가 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례

[2] 상표법 제7조 제1항 제11호 는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 역시 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이 규정의 입법 취지에 비추어 보면 어떤 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 그 후 등록된 상표가 그 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 그 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다.

[3] 선사용상표 " "가 비록 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하였다고 할지라도 등록상표 " "의 등록결정 당시에 적어도 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려졌다고 할 것이며, 한편 선사용상표를 사용한 상품이 등록상표의 지정상품과 경제적으로 밀접한 견련관계를 가진 것이므로, 등록상표가 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례.

1. 상고이유 제1점에 대하여

원심은 피고 회사가 호칭 및 관념에 있어서 "마담포라"로 동일하게 호칭되고 관념되어 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 이 사건 등록상표보다 먼저 등록한 바 있어, 설령 원고 회사의 대표이사와 피고 회사의 대표이사가 서로 형제지간이고 피고 회사의 순천 특약점에서 원고 회사의 제품을 판매하기도 하였으며 장애인들의 장학기금을 마련하기 위한 세일 행사 등에서 양 회사의 상품들이 동시에 진열되어 판매되기도 한 사실이 인정되더라도 이러한 점만으로 별도의 법인격을 가진 원·피고 회사가 실질적으로 동일한 회사라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 상호 권리 주장 또는 대항을 받을 가능성이 없다고 보기도 어려워 피고 회사는 여전히 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 판단하였는바, 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

가. 원심의 판단

원심은 을1 내지 4호증, 을8 내지 143호증, 을145 내지 154호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여, 피고 회사의 대표이사였던 소외인은 1973. 5. 포라의상연구실을 개설하였다가 1978. 1.경 상호를 "마담포라"로 변경하였고, 1986. 1.에는 주식회사 마담포라(피고 회사)를 설립하였으며, 소외인 및 피고 회사는 그 설립 이래 계속하여 의류제조 및 판매사업과 이에 관련한 부대사업을 영위하여 왔고, 1979. 12. 17. 롯데백화점 서울 본점에 매장을 개설한 이래 신세계, 갤러리아 등 여러 백화점에 있는 매장과 이천, 목포, 포항 등 전국의 각 대리점을 통하여 피고 회사의 제품을 판매하여 왔으며, 1978. 6. 롯데호텔에서 열린 패션쇼에 참가한 것을 비롯하여 국내외에서 열린 여러 패션쇼에 참가하고, 1979. 9. 25.자 서울경제신문을 비롯한 유력 일간지와 잡지 등에 꾸준히 피고 회사의 패션쇼 또는 제품을 선전하는 내용의 광고를 하여 왔으며, 그 과정에서 1990년부터 1996년경까지 합계 25억여 원의 광고비를 지출하고, 886억여 원의 매출을 기록하였으며, 1993. 11.경 기업경영의 합리화로 인한 상공부장관 표창을 받은 것을 비롯하여 여러 차례에 걸쳐 우수기업 또는 경영합리화 기업으로 선정되어 표창을 받은 사실을 인정한 후, 위 인정 사실에 기하여 피고 회사의 상호인 "마담포라"는 이 사건 등록상표의 출원시인 1996. 3. 5. 무렵 의류 관련 종사자는 물론 국내의 일반수요자들에게 널리 알려진 저명 상호이고, 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호 에 해당하므로 나아가 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지 여부에 관하여는 살펴볼 필요도 없이 그 등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제6호 및 제11호 를 모두 적용하여 이 사건 등록상표를 무효로 한 특허심판원의 심결은 정당하다고 판단하였다.

나. 대법원의 판단

상표법 제7조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정이 말하는 저명한 상호인지 여부는 그 상호의 사용의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부에 따라야 하는바 ( 대법원 1984. 1. 24. 선고 83후34 판결 , 1996. 9. 24. 선고 95후2046 판결 참조), 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정은 정당한 것으로 수긍이 가지만, 원심이 인정한 사실만으로 피고 회사 상호의 약칭인 "마담포라"가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 저명한 상호라고 보기에 부족하다고 할 것이다.

그러나 한편, 상표법 제7조 제1항 제11호 는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 역시 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이 규정의 입법 취지에 비추어 보면, 어떤 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 그 후 등록된 상표가 그 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 그 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것인바 ( 대법원 1998. 2. 13. 선고 97후1252 판결 , 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결 참조), 기록에 비추어 살펴보면 피고 회사는 원심의 인정 사실과 같이 의류제조 및 판매사업과 이에 관련한 부대사업을 영위하면서 이 사건 등록상표와 유사한 선사용상표를 사용하여 왔고, 피고 회사의 선사용상표는 비록 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하였다고 할지라도 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 적어도 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려졌다고 할 것이며, 한편 피고 회사가 선사용상표를 사용한 상품은 '투피스, 원피스, 잠바, 조끼 예복, 블라우스, 이브닝드레스, 레인코트, 반코트, 오버코트, 스커트, 슈우트, 앙상불(재킷 달린 원피스)' 등이고, 이 사건 등록상표의 지정상품은 '핸드백, 지갑, 패스포트 케이스, 명합갑, 기저귀가방, 보스턴백, 포리백, 배낭, 오페라백'으로서 경제적으로 밀접한 견련관계를 가진 것이므로 이 사건 등록상표는 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

다. 따라서 원심판결이 이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제7조 제1항 제6호 를 적용하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 것은 잘못이나, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이므로 원심판결은 결론에 있어 정당하다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 원고가 부담하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.