나. 출원상표가 인용상표보다 선등록된 기본상표의 연합상표로 출원된 경우 인용상표와의 유사여부에 대한 별도의 판단 요부(적극)

나. 본원상표가 선등록상표인 "PROSTIN"에 연합하여 출원된 상표이고, 인용상표의 등록은 위 기본상표의 등록 후에 허용된 것이라고 하여도 본원상표의 등록에 있어서는 기본상표와는 별도로 인용상표와의 유사여부를 다시 판단하여야 하는 것이다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

본원상표 "PROSTIN E2"와 인용상표 " " 을 대비하여 보면 본원상표는 인용상표와 외관이 유사하다고 할 수는 없으나 전체적인 칭호는 유사하고 그 지정상품(본원상표의 지정상품은 비뇨생식기용약제, 인용상표의 지정상품은 감각기관용약제, 말초신경계용약제)도 유사하여 본원상표를 지정상품에 사용할 경우에 일반수요자들은 인용상표와 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있어 본원상표는 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제7호 의 규정에 해당되어 등록받을 수 없다는 원심의 설시이유를 수긍할 수 있고 두 상표의 외관, 칭호, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 그 상품 간의 출처에 대한 오인, 혼동의 우려가 있는지 여부를 판별하는 방법에 의하여 판단하여도 그러하며 본원상표는 전단부분인 "PROSTIN"과 후단부분인 "E2"가 일련 불가분적인 관계가 없고 후단 부분인 "E2"는 부기적인 표현에 불과하여 "프로스틴"이라고 호칭될 수 있다는 원심의 설시이유도 정당하며 본원상표가 선등록상표인 "PROSTIN"에 연합하여 출원된 상표라고 하여도 기본상표와는 별도로 이를 다시 판단하여야 하는 것이고 특허청에서 위의 기본상표의 등록 후 인용상표의 등록을 허용한 바 있다고 하여도 마찬가지인 것이다 ( 당원 1984.4.10.선고 82후26 판결 ; 1985.2.26.선고 82후3 판결 ; 1986.9.23.선고 85후129 판결 각 참조).

그리고 소론의 판례들은 이 사건에 적절하다고 할 수가 없다. 따라서 논지는 이유없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.