[2] 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위하여, 그 상세한 설명에 선행발명에 비하여 현저히 다른 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위한 요건

[2] 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

1. 신규성의 점

가. 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고 ( 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결 , 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조), 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 비교대상발명 1의 발명의 상세한 설명에서는 그 발명의 대상에 대하여, “메틸-α-(4,5,6,7-테트라하이드로 티에노(3,2-C)-5-피리딜)-o-클로로페닐-아세테이트”, “이들 화합물은 한 개의 비대칭탄소(asymmetrical carbon)를 가지므로, 두 개의 광학이성질체(enantiomer)로 존재한다. 본 발명은 각각의 에난티오머 둘 다와, 그들의 혼합물에 대한 것이다”라고 기재하고 있는바, 비교대상발명 1의 발명의 대상인 “메틸-α-(4,5,6,7-테트라하이드로 티에노(3,2-C)-5-피리딘)-o-클로로페닐-아세테이트”는, 치환기의 명명 순서의 차이에 따라 그 명칭이 다를 뿐 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 가리킨다)의 “메틸α-5(4,5,6,7-테트라하이드로(3,2-C)티에노 피리딜)(2-클로로페닐)-아세테이트”와 같은 물질이다. 그리고 비교대상발명 1에 기재된 “각각의 에난티오머”는 ‘우선성 광학이성질체’와 ‘좌선성 광학이성질체’를, 그들의 혼합물은 ‘라세미체’를 각 말하는 것이어서, 비교대상발명 1은 위 화합물의 우선성 광학이성질체와 좌선성 광학이성질체 및 라세미체 세 가지 모두를 발명의 대상으로 하고 있으므로, 비교대상발명 1에는 위 화합물의 우선성 광학이성질체인 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐이 개시되어 있다.

한편, 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐의 “염산염”을, 이 사건 제10항 발명은 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐의 “혈소판 질환의 치료 및 예방에 유효한 약제학적 조성물”이라는 의약용도를 각 대상으로 하고 있는바, 비교대상발명 1의 발명의 상세한 설명에 위 화합물의 우선성 광학이성질체인 클로피도그렐이 개시되어 있음은 위에서 본 바와 같고, 비교대상발명 1의 실시예 1에는 위 화합물의 라세미체 염산염이 나와 있으며, 위 화합물의 라세미체 염산염과 클로피도그렐이 개시되어 있는 이상 통상의 기술자라면 출원시의 기술지식에 기초하여 어려움 없이 비교대상발명 1로부터 클로피도그렐 염산염의 존재를 쉽게 인식할 수 있고, 비교대상발명 1 또한 ‘위 화합물 및 약제학적으로 허용되는 담체를 함유하는 혈소판 응집 억제 활성 및 항혈전 활성을 갖는 치료 조성물’에 관한 것이므로, 비교대상발명 1에는 이 사건 제2항 발명의 클로피도그렐 염산염과 이 사건 제10항 발명의 클로피도그렐의 의약용도가 구체적으로 개시되어 있다고 보아야 한다.

나아가 비교대상발명 1에 클로피도그렐이 개시되어 있고, 통상의 기술자가 라세미체와 이를 이루는 우선성 광학이성질체 및 좌선성 광학이성질체를 별도의 화합물로 인식하고 있었던 이상, 라세미체로부터 우선성 광학이성질체를 분리하는 방법에 관한 발명이 아닌 이 사건 제1항 발명의 신규성을 부정하기 위하여 원고의 상고이유에서의 주장과 같이 비교대상발명 1에 이에 대한 분리방법 내지 분리가능성이 개시되어 있어야만 하는 것은 아니고, 그 외 원고의 상고이유에서의 주장은 독자적인 견해에서 원심을 비난하는 것이어서 받아들일 수 없다.

따라서 이 사건 제1, 2항, 제10항 발명의 신규성이 부정된다고 본 원심은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 선택발명의 신규성 판단에 관한 법리오해 및 판례위반 등의 잘못이 없다.

2. 진보성의 점

가. 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며 ( 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 , 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조), 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 의약물질의 염 화합물을 만들 때 당연히 고려하는 물리적 성질 이외에 이 사건 특허발명의 염 화합물이 이질적인 효과를 가진다고 볼만한 구체적인 내용이 전혀 없고, 그 제제학적 효과와 관련하여서는 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 것으로 보아야 하는 클로피도그렐이나 클로피도그렐 염산염과의 효과의 차이를 알 수 없는, “구조식(Ⅰd)의 화합물의 우선성 광학이성체의 무기산염 또는 유기산염 중 쉽게 결정화되고 흡습성을 갖지 않으며 특히 유리한 활성 의약품으로 사용될 수 있는 수용성 염이 발견되었다”라는 기재 등만이 있을 뿐이며, 그 외 경련유발효과, 만성독성실험 등에 관하여는 아무런 기재가 없어서 이와 같은 효과가 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명의 염 화합물의 진보성을 판단할 때 이와 같은 효과를 고려할 수 없다.

한편, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 명확하게 기재되어 있는 혈소판 응집작용억제와 혈전억제의 약리효과 및 급성독성실험 효과를 비교대상발명 1의 화합물과 비교하여 보면, 이 사건 제3항 발명의 클로피도그렐 황산수소염은 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 것으로 보아야 하는 클로피도그렐 염산염보다 혈소판 응집작용억제와 혈전억제의 약리효과 및 급성독성실험 효과가 떨어질 뿐만 아니라, 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 위 화합물의 라세미체 염산염과 비교하더라도 혈소판 응집작용억제와 혈전억제라는 약리효과에서 약 2배 정도, 급성독성실험 효과에서 약 1.6배 정도 우수하기는 하나, 약물의 수용체에 대한 입체 특이성 때문에 어느 특정 광학이성질체가 라세미체 또는 나머지 광학이성질체에 대하여 우수한 약리효과를 가질 수 있다는 것은 널리 알려진 것이어서, 우선성 광학이성질체와 좌선성 광학이성질체가 같은 양으로 혼합되어 있는 라세미체와 약리활성을 가지는 그 광학이성질체를 동일한 양으로 투여하여 실험하면 광학이성질체의 약리효과가 라세미체에 비하여 2배 정도 우수하게 나타나는 것은 당연하며, 급성독성실험은 의약 물질의 개발초기단계에서 행하여지는 실험으로 의약품으로 사용가능한지 여부를 알아보는 데에 의미가 있을 뿐이어서, 이와 같은 차이만으로는 이 사건 제3항 발명의 클로피도그렐 황산수소염이 비교대상발명 1의 위 화합물의 라세미체 염산염에 비하여 양적으로 현저한 효과가 있다고 보기 어렵다.

나아가 이 사건 제3항 발명은 클로피도그렐 황산수소염이어서 유리염기(활성물질)의 염 형태로 이루어진 물질이므로, 그 작용효과를 비교할 때 클로피도그렐 황산수소염의 투여용량을 기준으로 효과를 비교하는 것이 당연하고, 동일한 양의 유리염기를 투여하더라도 사용되는 염의 종류에 따라 활성의 정도가 달라질 수 있어서, 원고의 상고이유에서의 주장과 같이 유리염기의 투여량 당의 활성을 기준으로 효과를 비교하여야 하는 것도 아니며, 이 사건 제4항 내지 제9항, 제11항 발명에 관한 상고이유에서의 주장은 위에서 본 청구항들의 신규성 내지 진보성이 부정되지 않음을 전제로 하는 것이고, 그 외 상고이유에서의 주장은 독자적인 견해에서 원심을 비난하는 것이어서 받아들일 수 없다.

따라서 이 사건 제3항 내지 제9항, 제11항 발명의 진보성이 부정된다고 본 원심은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 선택발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 및 심리미진 등의 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.