서울중앙지방법원 2015.7.16.선고 2013가합542076 판결

가. 원고는 시계, 의류, 침구, 향수, 패션 액세서리, 가방 등을 제조·판매하는 이탈리아 법인이고, 피고는 유통업, 무역업(수출입업) 및 무역알선업, 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조 및 판매업, 전자통신 판매업, 액세서리 프랜차이즈사업 등을 목적으로 하는 회사이다.

나. 원고는 별지(1) 등록상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)의 상표권자이고(이하 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 '이 사건 상표권'이라 한다), 이 사건 등록상표 및 별지(2)의 각 표장을 원고의 제품에 표시하여 판매하여 오고 있다.

다. 피고는 자신이 운영하는 웹사이트(www.anymode.com)를 통하여 2009. 9월경부터 2013. 2. 6.까지 별지(3)의 각 표장을 부착한 가죽제 휴대전화 케이스(이하 '피고 제품'이라 한다)를 판매하여 오다가, 원고가 발송한 경고장을 받고 판매를 중단하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 7 내지 9, 20호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 손해배상책임의 발생

가. 2010. 11. 13.(이 사건 상표권 설정등록일)부터 2013. 2. 6.까지의 피고의 행위1) 상표권 침해 여부(표장 및 지정상품의 동일·유사성)

가) 전제사실에 의하면, 이 사건 등록상표와 피고가 사용한 별지(3) 가. 의 표장들은 그 각 외관이 모두 방패 모양 도안으로서 우측 상단부터 좌측 아래를 향하여 45도 각도로 그어진 사선에 의해 구분된 두 구역 중 좌상 부분에는 이탤릭 글씨체로 'L' 및 그 문자를 관통하는 'Tonino'의 문자열이 기재되어 있고 우하 부분에는 고개를 숙이고 오른쪽으로 뿔을 겨누는 황소가 그려져 있는 모양으로서 유사하여 전체적으로 상품출처의 오인·혼동의 우려가 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표와 위 각 표장들은 서로 유사하다.

나) 등록상표의 지정상품과 상표권 침해 여부 판단 대상 제품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 · 판매 부분, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2008. 11. 27. 선고 2006도2650 판결, 2006. 6. 16. 선고 2004후3225 판결 등 참조).

전제사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 가죽제 열쇠 주머니, 동전 지갑, 손지갑 등과 피고 제품은 모두 재질이 가죽이고, 소형 지갑 정도의 크기와 형상을 취하여 열쇠나 동전, 휴대전화기 등의 휴대품을 넣는 패션액세서리의 용도로 사용되며, 생산자(소형 가죽 지갑류 제품 생산자)와 수요자(보통 사람)의 각 범위도 일치한다고 할 것인바, 결국 피고 제품에 이 사건 등록상표와 유사한 별지(3) 가.의 표장이 사용될 경우, 상표법 시행규칙상의 상품류의 동일 여부와는 관계없이 거래자나 일반 수요자들로 하여금 제품 출처에 관한 오인·혼동을 불러일으킬 우려가 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 피고 제품은 서로 유사하다고 봄이 타당하다.

다) 그렇다면 피고가 이 사건 등록상표와 유사한 별지(3) 가의 표장을 사용하여 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 피고 제품을 판매한 것은 이 사건 상표권을 침해한 행위이다.

2) 피고의 상표 사용권한 보유 여부

피고는, 원고가 이 사건 등록상표의 사용권한을 홍콩 소재 업체인 '토러스'에게 부여하였고, 토러스는 주식회사 브리온코리아(이하 '주식회사'는 생략한다)에게 한국 내사용권한을 부여하였으며 브리온코리아가 다시 주식회사 현영 엘엠씨(이하 '주식회사'는 생략한다)에게, 현영엘엠씨가 B라는 업체를 운영하는 피고보조참가인(이하 '참가인'이라 한다)에게 차례로 그 사용권한을 부여하였고, 피고는 참가인으로부터 피고 제품을 매입한 것이라면서, 따라서 피고가 이 사건 등록상표의 사용권한을 보유한 참가인으로부터 피고 제품을 매입하여 판매한 행위는 이 사건 상표권의 침해행위에 해당하지 않는다고 항변한다.

살피건대, 갑 제12, 29 내지 31호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 원고가 아래 표에 기재된 각 계약일(모두 이 사건 등록상표의 설정등록일인 2010. 11. 13. 전이다)에 홍콩 소재 업체인 토러스와 사이에, 원고의 이 사건 등록상표(당시는 국내에서는 등록되지 않은 상태였다) 내지 별지(2)의 표장에 관하여 아래 표 기재의 각 라이센스계약을 체결한 사실, 그 각 계약에는 아래 표 순번 1의 계약의 경우 "상표 사용권한의 범위를 '회사 증정품으로서 회사에 카탈로그를 통한 판매 및 규모가 큰 기업을 위한 맞춤형 상품'으로 제한하고 소매점을 통한 판매는 불허하며, 사용권한의 양도는 불가능하다", 순번 2 내지 4의 각 계약의 경우 "사용권한의 양도는 불가능하다"는 것이 각 규정되어 있는 사실이 인정된다.

이와 같이 원고가 토러스에게 제품의 품목, 사용권한 부여기간을 각 정하여 '사용 권한의 양도 불가' 조건 하에 원고의 상표에 관한 사용권한을 부여한 외에, 피고의 주장과 같이 원고가 토러스로 하여금 브리온코리아에게 한국 내에서의 상표 사용권한을 부여하도록 허락하였다거나, 또는 직접 브리온코리아에게 사용권한을 부여하였다.고 볼 사정이 있는지에 관하여, 을 제3호증의 기재만으로는 이를 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서, 피고의 위 항변은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3) 피고의 과실 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정 된다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결).

피고는, 별지(3) 가.의 표장이 부착된 가죽제 휴대전화 케이스를 참가인으로부터 매입하여 판매하였는데, 참가인으로부터 "이 사건 등록상표의 한국 내 사용권한을 보유한 브리온코리아가 현영 엘엠씨에게 그 사용권한을 부여하였고, 현영 엘엠씨가 참가인에게 다시 그 사용권한을 부여하였다"는 확인을 받고 이를 믿었던 것이라는 취지로 주장하면서, 따라서 브리온코리아가 이 사건 등록상표를 사용할 권한이 없었다 하더라도 피고에게는 이 사건 상표권 침해행위에 대한 과실이 없다는 취지로 항변한다.

살피건대, 피고의 위 주장은 참가인으로부터 이 사건 등록상표의 사용권한이 있다는 말을 듣고 이를 믿었다는 것에 불과하고, 피고가 그 주장과 같이 피고 제품을 참가인으로부터 매입하여 판매함에 있어 미리 상표권자인 원고로부터 브리온코리아에게 상표사용권한이 부여되었는지를 조사 · 확인하는 등 상품판매자로서의 주의의무를 다하였다거나 그러한 조사·확인을 하였음에도 불구하고 원고가 상표사용권한을 브리 온코리아에게 부여하였다고 믿은 점을 정당화할 만한 사정이 있었다는 점에 관한 구체적인 주장이 없는데다, 그러한 사정이 있었는지에 관하여 살피더라도, 을 제3호증의 기재만으로는 이를 인정하기 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위 항변은 이유 없다.

4) 소결론

그렇다면 피고는 원고에게 이 사건 상표권 설정등록일인 2010. 11, 13.부터 2013. 2. 6.까지의 기간 동안의 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 책임이 있다(원고는 위 기간 동안의 피고의 행위로 인한 손해배상책임의 발생 원인으로, 위와 같은 상표권 침해 외에도 부정경쟁행위, 민법상의 불법행위 등을 선택적으로 함께 주장하나, 상표권 침해로 인한 손해배상책임의 발생을 인정하는 이상 나머지 주장에 관하여는 판단하지 아니한다).

나. 2009, 9월부터 2010. 11. 12.까지의 피고의 행위

1) 상표권 침해 여부

원고는, 이 사건 상표권은 1984. 2. 20. 국제등록되었고 2008. 9. 3. 우리나라를 사후지정하였으므로 2008. 9. 3.부터 우리나라 상표법상 보호를 받는다 할 것이고, 따라서 2009. 9월부터 2010. 11. 12.까지의 피고의 행위도 이 사건 상표권을 침해한 행위에 해당한다고 주장한다.

살피건대, 상표권은 설정등록일로부터 발생하는 것이고(상표법 제41조 제1항), 이 사건 상표권의 설정 등록일이 2010. 11. 13.임은 앞서 본 바와 같으며, 상표법 제86조의 14 제1항은 "표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서에 의하여 국제등록된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정(사후지정을 포함한다)한 국제출원은 이 법에 의한 상표등록출원으로 본다."고 규정하고, 제2항 단서는 "대한민국을 사후 지정한 국제출원의 경우는 사후지정일을 이 법에 의한 상표등록출원일로 본다."고 규정하고 있으므로, 이 사건 상표권에 관하여 우리나라가 사후지정된 2008. 9. 3.에는 원고는 우리나라 상표법상 상표등록출원인의 지위를 가질 뿐이다. 따라서 위 사후지정일부터 원고가 이 사건 상표권을 취득하였음을 전제로 하는 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 부정경쟁행위 해당 여부

가) 원고의 주장

원고는, 별지(1), (2)의 각 표장들은 원고의 상품 및 영업을 표시하는 표지로서 국내에 널리 인식되어 있었던 것인데, 피고가 원고의 위 표장들과 유사한 별지(3)의 각 표장을 피고 제품에 부착하여 피고가 운영하는 웹사이트를 통하여 판매하였는바 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (가)목의 상품출처 혼동행위, (나)목의 영업주체 혼동행위 및 (다)목의 저명상표 희석행위에 해당하는 부정경쟁행위이므로, 피고는 이로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 주장한다.

나) 상품출처 혼동행위, 영업주체 혼동행위

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목에서 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지(주지성) 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 기준이 되고, 또한 이는 침해행위 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007도10562 판결 등 참조).

살피건대, 갑 제4, 5, 6호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 국내에서 2008. 9월부터 별지(1), (2)의 각 표장들을 사용한 패션 잡화 제품을, 2012. 4월경부터 별지(2)의 표장들을 사용한 담배 제품을 각 판매하여 온 사실은 인정되나, 한편 원고가 국내에서 위 표지들을 사용한 상품 판매 영업을 시작한 2008. 9월부터 위 침해행위 당시(2009. 9월부터 2010. 11. 12.까지 앞서 본 바와 같이 2010. 11. 13. 이후의 기간에 관하여는 상표권 침해가 인정됨)의 시간적 간격이 그리 길지 않은 것으로 보이는 점, 원고가 2008. 9월부터 2010. 11월경까지 국내에서 판매한 패션 잡화 제품의 매출 규모를 알 수 있는 객관적인 자료가 없는 점 등에 비추어 보면 위 인정사실만으로는 국내의 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 원고의 위 표지들을 통하여 원고의 상품 또는 영업을 다른 상품 또는 영업으로부터 구별하여 널리 인식하기에 이르렀다(즉, 원고의 위 표지들이 주지성을 획득했다)고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

다) 저명상표 희석행위

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정의 '국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지'는 (가)목, (나)목의 경우와 달리 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것'을 의미하는 것으로 해석함이 상당하다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결). 살피건대, 원고의 상품 또는 영업임을 표시한 표지[별지(1), (2)의 각 표장들]가 국내에서 널리 인식된(주지된) 것으로 인정할 수 없음은 위 나)항에서 본 바와 같으므로, 위 표지가 국내에서 주지의 정도를 넘어 저명성까지 획득하였음을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

3) 민법상 불법행위(타인 성과물 모용행위) 해당 여부

가) 원고의 주장

원고는, 원고의 별지(1), (2)의 각 표장이 가지는 고객흡인력은 원고가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물인데, 피고가 위 각 표장과 유사한 별지(3)의 표장들을 피고 제품에 무단 사용하여 원고의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 원고의 법률상 보호가치 있는 이익을 침해하였으므로, 피고의 행위는 민법상 불법행위에 해당한다고 주장한다.

나) 관련 법리

대법원은 2012. 3. 29. 선고한 2010다20044 판결 및 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정을 통하여 "경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도 덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁 행위로서 민법상 불법행위에 해당한다."고 판시하였다. 그 후 부정경쟁방지법은 2013. 7. 30. 법률 제11963호(2014. 1. 31. 시행)로 일부개정되어 제2조 제1호 (차)목에서 "그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위"를 부정경쟁행위로 새로이 규정하였는바, 이는 위 대법원 판례의 취지를 입법화한 것으로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가) 내지 (자)목에 규정되지 아니한 행위라도 타인의 성과물을 모용하는 행위로서 일정한 요건에 해당하는 것은 역시 부정경쟁행위에 해당한다고 정한 보충적 일반조항이다. 위 신설된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 타인 성과물 모용행위와 위 신설된 (차)목 규정의 시행 전에 대법원 판례가 '민법상 불법행위에 해당한다'고 본 타인 성과물 모용행위(판례의 취지와 위 신설 규정의 문언 및 입법 경위 등에 비추어 양자의 내용은 같다고 볼 것이다)는 모두 '타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물을 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하는 것', '그 사용방법이 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 것'을 해당 요건으로 할 뿐, 행위의 유형별로 구분된 (가) 내지 (자)목의 각 부정경쟁행위와는 달리 특정한 행위 유형을 대상으로 하고 있는 것은 아니다.

그러나, 위 대법원 판례와 신설된 (차)목의 규정은 모두, 종전의 부정경쟁방지법이 제2조 제1호(가) 내지 (자)목의 9가지 유형의 부정경쟁행위를 한정하여 열거할 뿐이어서 기술 발전과 시장의 변화에 따라 점점 다양화, 지능화되어 가는 새로운 유형의 부정한 경쟁행위에는 대처하기 어렵다는 문제점이 노정되자, 이러한 문제를 법리 해석이나 입법으로 해결하려 한 것인바, 아래와 같은 점을 종합하여 고려할 때 위 대법원 판례의 법리와 신설된 위 (차)목의 규정은 종전의 (가) 내지 (자)목이 규율하는 부정경쟁행위의 유형에 해당하지 않는 새로운 유형의 부정한 경쟁행위를 규율 대상으로 하는 것이라 해석함이 상당하고, 특별한 사정이 없는 이상 (가) 내지 (자)목이 규율하는 행위 유형에 해당하나 위 각 목이 규정한 구체적 해당 요건을 갖추지 못한 정도의 행위에 대하여는 (차)목에 의한 부정경쟁행위 또는 (차)목 규정 신설 전의 대법원 판례 취지에 의한 민법상 법률행위로 함부로 의율하여서는 아니 된다고 볼 것이다.

① 위 대법원 판례의 사안들은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가) 내지 (자)목의 행위 유형에 해당하지 않는 새로운 행위 유형이 문제된 경우였던 점

부정경쟁방지법 제2조 제1호(가)목의 상품주체 혼동행위, (나)목의 영업주체 혼동행위, (다)목의 저명 상표 희석행위, (아)목의 주지표시 도메인이름 사용행위 및 (자)목의 상품형태 모방행위 등도 모두 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 경쟁자의 상당한 노력과 투자로 구축된 성과물에 이른바 무임승차하는 불법행위이자(차)목의 행위에도 해당되는 것으로, (가) 내지 (자)목의 규정들은 결국 위 판례의 법리가 말하는 민법상의 불법행위 내지 (차)목에 해당할 수 있는 부정한 경쟁행위의 구체적 성립요건을 정하고 있다고 볼 수 있는데, 만일 (가) 내지 (자)목의 행위 유형에 해당하지만 해당 각 목이 정한 요건을 일부 갖추지 못한 경우에도 다시 이를 민법상의 불법행위 내지 (차)목이 정한 부정경쟁행위로 의율할 수 있다면, (가) 내지 (자)목을 (차)목과 별개로 존치시켜 그 각 목의 구체적 요건 구비 여부를 따지는 것이 무의미하게 되는 점시장 참여자의 입장에서 볼 때 (가) 내지 (자)목에 규정된 유형의 행위를 함에 있어 그 각 목이 규정한 요건을 충족하지 아니하여 법률상 허용된다고 판단하고 그 행위를 하였는데도 민법상의 불법행위 또는 (차)목의 부정경쟁행위로 인정될 경우 불측의 제재를당하는 것이 되어 법적 안정성을 저해할 우려가 있는 점

④ 부정경쟁행위의 일반조항의 지나친 확장해석은 자칫 시장경제의 기본인 경쟁의 자유를 과도하게 제한할 우려가 있는 점

⑤ 주지성이 없는 타인의 상품(또는 영업) 표지를 사용하여 영업한 행위의 기간이 타인의 상표권 설정등록 전·후에 걸쳐 있는 경우, 위 행위를 상표권 설정등록 후의 기간에 대하여는 상표권 침해로, 상표권 설정등록 전의 기간에 대하여는 민법상 법률행위 또는 (차)목의 부정경쟁행위로 의율하여 금지나 손해배상을 명하게 되면, 상표권 설정등록 전의 행위가 상품출처(또는 영업주체) 혼동의 부정경쟁행위나 상표권 침해행위에 해당하지도 않는데도 이를 상표권 침해행위와 동일하게 취급하는 것과 마찬가지 결과가 되어 부당할 수 있는 점

다) 판단

이러한 해석론에 따라 이 사건을 살피건대, 원고가 민법상 불법행위라고 주장하는 피고의 행위는 피고가 원고의 별지(1), (2)의 각 표장과 유사한 별지(3)의 표 장들을 피고 제품에 부착하여 판매하였다는 것으로 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호

(가) 내지 (다)목 등이 정하고 있는 행위 유형에 그대로 해당하는 것인바, 앞서 본 바와 같이 원고의 상품 또는 영업 표지가 주지성 또는 저명성 요건 등을 갖추지 못하여

(가) 내지 (다)목의 부정경쟁행위로 인정되지 않는다고 판단하는 이상, 이를 다시 '(가) 내지 (다)목의 행위 유형에 해당하지 않는 새로운 유형의 행위로서 (가) 내지 (자)목의 요건을 갖춘 부정경쟁행위에 준하는 정도의 행위'를 의미한다고 보아야 할 '타인 성과물 모용'에 의한 민법상 불법행위라고 주장할 수는 없다 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장도 이유 없다.

3. 손해배상책임의 범위, 위 2.의 가.항과 같이 인정된 피고의 2010. 11, 13.부터 2013. 2. 6.까지의 행위로 인한 상표권 침해에 따른 손해배상책임의 범위에 관하여 본다.

가. 상표법 제67조 제3항에 따른 '통상 사용료' 상당의 추정 손해액 주장

원고는, 2008. 4. 1. 홍콩 소재 M사와 이 사건 등록상표에 관한 라이센스계약을 체결하면서 이 사건 등록상표의 사용에 대한 로열티로 매년 평균 미화 62,890달러(이하 '미화'의 표시는 생략한다)를 받기로 하였다면서, 따라서 원고가 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액은 연 62,890달러라 할 것인데, 이를 기초로 상표법 제67조 제3항에 따라 피고의 침해행위가 있은 약 2년 3개월간의 손해액을 산정하면 141,502달러(= 62,890 달러/12 X 27개월, 1달러 미만 버림)가 되는바, 이를 원화로 환산한 금액의 범위 내에서 우선 일부청구로서 100,000,100원의 손해배상금 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다고 주장한다.

살피건대, 갑 제10호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 2008. 4. 1. 홍콩 소재 M사와 이 사건 등록상표에 관한 라이센스계약을 체결하면서 로열티를 '계약 기간 첫해 총 57,000달러, 둘째 해 총 62,700달러, 셋째 해 총 68,970달러(해마다 10%씩 인상한 것)'로, 독점적 사용권한 부여 지역을 '호주, 덴마크, 핀란드, 독일, 벨기에, 그리스, 이탈리아, 레바논, 룩셈부르크, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 남아프리카공화국, 스페인, 스웨덴, 터키, 아랍에미레이트'로, 비독점적 사용권한 부여 지역을 '포르투 갈, 루마니아, 슬로베니아, 영국, 미국'으로, 유통경로를 '소매점, 백화점, 면세점에 국한됨'으로 각 정하여 이 사건 등록상표의 사용권한을 위 M사에게 부여한 사실이 인정되나, 위 라이센스계약에서 정하여진 로열티는 M사가 상표를 사용할 수 있는 지역(국가 들)을 정하여 주고 이들 국가에서의 사용권한을 부여하는데 대한 대가로 정해진 점, 피고의 침해행위는 국내의 소비자들에 대한 판매로만 이루어진 것으로 보이는 점, 이와 같이 '연간 일정액'으로 정해진 로열티를 기준으로 손해를 산정할 경우 피고의 침해행위로 인한 손해액은 침해행위의 기간에만 비례하고 판매수량이나 매출액의 규모와는 상관없이 산정될 것인바 이는 불합리하다고 보이는 점 등에 비추어, 이를 이 사건 피고의 침해행위에 따른 손해를 산정하기 위한 상표법 제67조 제3항의 '통상적 상표 사용료'로 삼기는 부적절하다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 상표법 제67조 제5항에 따른 손해액 인정

1) 법원은 상표권 침해행위에 관한 소송에서 손해의 발생은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 상표법 제67조 제1항 내지 제4항의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(상표법 제67조 제5항).

2) 이에 이 사건을 보건대, 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

○ 피고는 2009, 9월부터 2013. 2.6,까지 별지(4) 내역표 기재와 같이 피고 제품을 총 3,143개 판매하였고, 총 매출액은 122,626,807원, 매출총이익은 71,090,708원, 영업이익은 45,746,070원에 불과하다고 주장하고 있다.

○ 피고 주장의 위 영업 실적은 피고의 일방적 주장에 불과하고 이를 인정할 만한 증거는 없으므로 피고의 실제 영업 실적은 피고가 스스로 자인하는 위 주장 내역을 초과할 개연성이 충분하다. 다만 원고는 피고 주장의 위 영업 실적을 신뢰할 수 없다면서 피고의 실제 영업 실적은 위 주장 내역을 초과한다는 취지로 주장하는 바, 위 주장 내역을 초과하는 정확한 실제 영업 실적을 인정할 증거도 없다.

○ 피고 주장의 위 영업 실적 중 총 판매수량, 연도별 매출액, 매출총이익, 영업이익의 각 합계액은 피고가 이를 자인하는 이상 최소한 그와 같은 영업 실적이 있었음은 다툼 없는 사실로서 인정되는 것이고, 다만 각 연도별 판매수량, 매출액, 매출총이익, 영업이익은 별지(4) 내역표의 기재에서 보듯이 기간별로 상당한 편차가 있는데, 피고 제품의 전체 판매 기간 중 상표권 침해행위 기간의 영업 실적이 그 전의 기간에 비해 급격히 하락하였다는 피고의 주장을 인정할 증거도 없으므로, 일응 피고가 전체 판매 기간 동안 매월 같은 정도의 영업 실적을 올렸을 것으로 가정하고 이에 따라 상표권 침해행위 기간의 영업실적을 대략 추산하여 보면, 별지(5) 내역표 기재와 같이 피고는 상표권 침해행위 기간 동안 최소한 피고 제품 총 2,031개를 판매하여 매출액 79,258,790원, 매출총이익 45,948,872원, 영업이익 29,567,582원 이상을 기록하였을 것으로 볼 수 있다.

3) 위 2)에서 본 바와 같은 사정들, 즉 피고는 상표권 침해행위 기간 동안 최소한 매출총이익 45,948,872원, 영업이익 29,567,582원 이상의 영업 실적을 기록하였으리라고 볼 수 있는 점, 그런데 이는 또한 증거로 인정되는 것이 아니라 피고가 주장하는 영업 실적을 기초로 추산한 결과에 불과하므로 피고의 실제 영업 실적은 이를 상당히 초과하는 것으로 봄이 타당하다 할 것인 점 등을 비롯하여, 그 밖에 이 사건 상표권 침해행위의 태양 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합하여 보면, 피고가 원고에게 배상할 손해액은 45,000,000원으로 정함이 상당하다.

4. 결론

그렇다면 피고는 원고에게 이 사건 상표권 침해에 따른 손해배상금 45,000,000원 및 이에 대한 침해행위 종료일인 2013. 2. 6.부터 피고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당한 이 판결 선고일인 2015. 7. 16.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있으므로, 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.