[1] 비교대상발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 선행문헌이 특허거절결정의 심결취소소송에서 제출할 수 없는 새로운 거절이유에 해당하는지 여부(한정 적극)

[2] 명칭이 “우수한 습윤일체성 및 비교적 고농도의 하이드로겔-형성 흡수 중합체를 갖는 체액을 위한 흡수 부재”인 출원발명의 진보성을 인정한 사례

[1] 특허거절결정의 거절이유로 제시된 비교대상발명(반포된 간행물)과 출원발명의 명세서에 기재된 선행기술(공지)은 별개의 증거로서 그 선행기술은 주지관용기술이 아닌 한 새로운 거절이유가 되고, 비교대상발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 선행문헌은 그 선행문헌의 내용이 비교대상발명의 명세서 전반에 나타나 있거나 그 선행문헌의 기재 내용이 주지관용기술이 아닌 한 새로운 거절이유가 되므로, 특허거절결정의 심결취소소송에서 이를 제출하는 것은 허용되지 않는다.

[2] 명칭이 “우수한 습윤일체성 및 비교적 고농도의 하이드로겔-형성 흡수 중합체를 갖는 체액을 위한 흡수 부재”인 출원발명은 비교대상발명과 기술분야 및 목적이 같지만 기술적 구성 및 발명의 효과가 달라 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명에 의해서는 용이하게 발명할 수 없다는 이유로, 그 진보성을 인정한 사례.

[1] 특허법 제62조 , 제63조 , 제170조 제2항 [2] 특허법 제2조 제1호 , 제29조 제2항

[1] 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 (공2003하, 2195)

더 프록터 앤드 갬블 캄파니 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 임성우외 3인)

특허청장

유한킴벌리 주식회사 (소송대리인 변호사 백창훈외 4인)

2006. 7. 5.

1. 특허심판원이 2005. 4. 28. 2003원4972호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인이, 그 나머지 부분은 피고가 각각 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

가. 원고는 1996. 9. 25.(우선권 주장일 1994. 3. 29.) 출원번호 제1996-705387호로 명칭을 “우수한 습윤일체성 및 비교적 고농도의 하이드로겔-형성 흡수 중합체를 갖는 체액을 위한 흡수 부재”로 하는 발명을 특허출원하였다가 2002. 4. 30. 특허청으로부터 그 청구항 전부에 대하여 별지 2.항 기재의 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 취지의 별지 3.항 기재와 같은 의견제출통지를 받고 의견서와 보정서를 제출하였으나 2003. 9. 23. 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 받자, 2003. 12. 23. 이에 불복하여 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구함과 동시에 별지 1.항 기재의 이 사건 출원발명(그 중 이 사건에서 쟁점이 된 청구항 16.을 ‘이 사건 제16항 발명’이라고 한다)과 같이 특허청구범위 등을 보정하였다.

나. 이 사건 출원발명은 일회용 기저귀 등 체액 흡수 제품에 사용되는 흡수 부재에 관한 것으로서, 흡수 부재에 고농도의 하이드로겔-형성 중합체를 사용할 때 체액을 흡수한 중합체 입자가 팽윤하여 입자 사이의 간극을 차단하여 생기는 이른바 ‘겔 블록킹(겔 차단, 겔 폐쇄, gel blocking) 현상’(즉, 이러한 경우에는 흡수부재 내에 미사용 중합체가 다량 존재하게 되어 전체적으로 효율적인 흡수 부재의 이용이 이루어지지 못하고, 흡수되지 못한 체액이 흡수 제품 밖으로 새어 나가는 등의 문제가 생긴다.)을 해결하여 투과성, 가압하 성능 및 습윤일체성이 높은 흡수 부재를 제공함을 특징으로 하는데, 특허심판원은 이 사건 제16항 발명이 위 거절결정 이유와 같이 진보성이 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거 : 다툼 없는 사실]

2. 이 사건 제16항 발명의 진보성 여부

[인정 근거 : 갑 제1 내지 15호증의 각 기재, 경험칙, 변론의 전취지]

가. 목적과 기술분야 대비

이 사건 출원발명은 비교적 고농도의 초흡수성 하이드로겔-형성 중합체를 함유하는 흡수 부재에 관한 것으로, 겔 블록킹 현상을 해결하여 투과성, 가압하 성능 및 습윤일체성이 높은 하이드로겔-형성 중합체 물질을 포함하는 흡수 부재를 제공하고자 하는 데 목적이 있고, 비교대상발명은 초흡수성 하이드로겔-형성 물질을 함유하는 흡수 구조물에 관한 것으로, 미립상의 초흡수성 하이드로겔-형성 물질을 함유하고 개선된 유체흡수 속도 및 분배 속도를 갖는 흡수 구조물을 제공함으로써 겔 블록킹 현상을 극복하고자 하는 데 목적이 있으므로, 양 발명의 기술분야와 목적은 실질적으로 동일하다.

나. 구성과 효과 대비

(1) 법 리

성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 비교대상발명과 대비할 수 없으며, 다만 비교대상발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우(즉, 출원발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 비교대상발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 출원발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 비교대상발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우) 등과 같은 특별한 사정이 있을 때에 그 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다( 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결 , 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결 등 참조).

(2) 이 사건 제16항 발명의 구성

이 사건 제16항 발명은 별지 1.항 기재와 같이, 하이드로겔-형성 중합체를 60 내지 100중량%의 농도로 포함하는 하나 이상의 영역을 포함하는, 수성 체액을 보유하기 위한 흡수 부재로서(이하 ‘구성요소 1’이라고 한다), 상기 하이드로겔-형성 중합체가 팽윤 상태에서 겔-연속 유체 전달 대역을 제공하고, (a) 50×10-7㎤초/g 이상의 염수 유동 전도성(SFC) 값; (b) 0.7psi(5kPa)의 제한 압력하에 23g/g 이상의 가압하 성능(PUP) 용량 값; 및 (c) 10gsm 이상의 기본 중량을 갖고(이하 ‘구성요소 2’라고 한다), 전형적인 사용 조건에서 상기 겔 연속 대역이 겔-연속 대역을 통해 체액을 포획하고 전달하는 능력을 실질적으로 유지하도록 상기 영역이 충분한 습윤일체성을 갖는 흡수 부재(이하 ‘구성요소 3’이라고 한다)로 구성되어 있다.

그 중, 구성요소 1은 비교대상발명의 명세서 중, “바람직한 양태에서, 상기 중합체 물질입자는 본원에 기술된 중량% 분석(Weight Percentage Analysis)에 따라 선택된 흡수 코어의 적어도 하나의 25㎠의 부분 중에 중합체 물질 입자의 약 25 내지 약 90중량%의 농도로 분포된다.” 등의 기재에 의하여 그 기술사상이 개시되어 있고, 구성요소 3은 우수한 흡수 부재를 제조함에 있어서 통상 고려해야 할 구성으로, 주지관용기술로 보이는 ‘화학적으로 경화된 셀룰로스 섬유’의 사용에 대하여는 비교대상발명의 명세서에도 개시되어 있을 뿐만 아니라, 충분한 습윤일체성(건조상태, 부분 혹은 전체 습윤상태에서 전형적인 사용조건인 흡수 제품을 착용하고 있는 사람의 움직임에 영향을 받아 붕괴되거나 부분적으로 두꺼워지고 얇아지거나 끊김이 생기지 않고 물리적 연속성을 유지하는 것을 의미한다.)은 다른 구성요소와 위와 같은 선행 기술 등을 통하여 달성하여야 할 바람직한 효과에 가까운 것으로 별다른 기술적 특징이 있는 구성요소로 보기 어려우므로, 이하에서는 쟁점사항인 구성요소 2가 비교대상발명으로부터 용이하게 도출될 수 있는지에 관하여 살피기로 한다.

(3) 구성요소 2와 비교대상발명의 대비

(가) 구성요소 2는 겔 블록킹 현상을 해결하기 위한 기존의 방법들만으로는 비교적 고농도의 중합체를 함유하는 흡수 부재를 제공하기 어렵다는 전제에서, 중합체가 ‘팽윤된 상태’에서 유체를 얼마나 신속하게 수송하는지에 착안하여 그 투과도를 염수유동전도성(saline flow conductivity, SFC) 값으로 표현하고, 흡수 부재 착용자의 움직임 등 실제 사용 조건을 고려해야 한다는 점에 착안하여 ‘0.7psi에서와 같이 보다 높은 압력하’에서 측정한 그 요구 흡수능을 가압하 성능(Performance under Pressure, PUP) 용량 값으로 표현한 것에 특징이 있다.

이는 비교대상발명에 기재된 ‘x-y 평면 및 z-방향으로의 유체이동속도’ 값이 중합체가 ‘건조된 상태’에서 처음 30분 동안 흡수하는 유체의 90%에 해당하는 양을 흡수하는 데 걸리는 시간을 측정하거나, 종래의 ‘하중 흡수도(absorbency under load, AUL)’ 값이 ‘약 0.3 psi’의 압력이 적용된 중합체에 의하여 흡수된 0.9% 염수의 양(㎖/g 또는 g/g)으로 정의되어, 실제 사용 조건하에서 겔 블록킹 현상을 효과적으로 해결할 수 있는 개념으로는 부족하다는 점에 착안하여 새로운 값으로 중합체의 성질을 정의한 것이다.

위와 같은 이 기술분야의 종래 기술과 이 사건 제16항 발명에 의하여 해결하고자 하는 기술적 과제의 내용 및 발명 대상물의 성질 등을 감안할 때, 이 사건 제16항 발명에서 청구하는 중합체는 구조에 의해서 특정하는 것이 곤란할 뿐만 아니라, 구조만으로 특정하려 할 때 종래의 중합체와 기술적으로 구별하기 어렵다는 특성이 있으므로, 비교대상발명과 대비하여 이 사건 제16항 발명의 진보성을 판단함에 있어서 위 구성요소 2는 특히 유의하여 대비해야 할 구성이라고 보인다.

(나) 살피건대, 비교대상발명에는 위 염수유동전도성(SFC) 값이나 가압하 성능(PUP) 용량 값에 직접 해당하는 구성이 나타나 있지 아니할 뿐만 아니라, 위에서 본 바와 같이 전제가 서로 다른 값을 측정하고 있어 환산이 불가능하다고 보이는 ‘x-y 평면 및 z-방향으로의 유체이동속도’ 값이나 ‘하중 흡수도(AUL)’ 용량 값 외에는 달리 이와 동일·유사한 것으로 환산할 수 있는 성질 또는 특성이 기재되어 있지 않다.

(다) 또한, 양 발명의 출발물질이나 제조방법이 나타나는 구체적 실시예를 대비하여 보면, 이 사건 제16항 발명은 무기분말을 사용하지 않은 채 기존의 하이드로겔-형성 중합체에 실시예 1, 2 등과 같은 특정의 표면가교결합 처리(가교제로 ‘1,3-디옥솔란-2-온’을 사용하고, 가열조건을 185℃/1시간 또는 195℃/1시간으로 하는 등)를 함으로써 특정 범위의 염수유동전도성 및 가압하 성능 용량을 갖는 중합체를 제공하는 실시예를 개시하고 있는 데 반하여, 비교대상발명은 중합체의 입경 분포를 조절하거나(88㎛ 내지 297㎛ 사이) 무기분말(실리카 등)을 사용하여 유체의 흡수속도나 분배속도를 향상시키는 실시예만을 기재하고 있으므로(비교대상발명에도 무기분말을 사용하지 아니한 비교실시예를 들고 있으나, 이는 비교대상발명의 기술적 특징 중의 하나인 무기분말을 사용한 경우의 현저한 효과를 나타내기 위한 비교실시예의 일부로 예시하고 있을 뿐이다.), 그 구체적인 실시예가 동일·유사하다고 볼 수 없다.

(라) 이에 대하여 피고 보조참가인은, 이 사건 제16항 발명의 실시예에 나타나는 표면가교결합 방법은 주지관용기술로서 이 사건 출원발명의 명세서에서 선행기술로 제시된 독일 특허원 제4,020,780호(이하 ‘다멘 특허’라고 한다)나 비교대상발명의 명세서에 선행문헌으로 제시되어 있는 미국 특허 제4,824,901호, 제4,666,983호 및 제4,734,478호의 표면가교결합 방법과 동일·유사하다고 주장하나, 거절이유로 제시된 비교대상발명(반포된 간행물)과 출원발명의 명세서에 기재된 선행기술(공지)은 별개의 증거로서 그 선행기술은 주지관용기술이 아닌 한 새로운 거절이유가 되고( 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등 참조), 비교대상발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 선행문헌은 그 선행문헌의 내용이 비교대상발명의 명세서 전반에 나타나 있거나 그 선행문헌의 기재 내용이 주지관용기술이 아닌 한 새로운 거절이유가 되어, 거절결정 사건에서 이를 각각 제출하는 것은 허용되지 않는다고 할 것인데, 이 사건 비교대상발명의 명세서 어디에도 위 선행문헌에 기재되어 있는 표면가교결합 방법에 관한 구체적인 설명이 제시되어 있지 않고, 다멘 특허를 포함한 선행문헌에 개시되어 있는 표면가교결합 방법이 주지관용기술이라는 점에 대하여는 을가 제1호증, 을나 제2 내지 24호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없으므로, 위 선행문헌들을 이유로 진보성을 부정하는 것은 거절결정과 다른 새로운 거절이유를 제시하는 것으로 되어 허용될 수 없고, 따라서 피고 보조참가인의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

한편, 비교대상발명에서 언급한 선행문헌에서 제시하고 있는 표면가교결합 방법 중 이 사건 실시예와 동일·유사한 방법은 찾아 볼 수 없을 뿐만 아니라, 표면가교결합에 의하여 염수유동전도성이나 가압하 성능 용량이 향상되는 정도는 내부 및 표면 가교결합의 상대적 수준 및 분포, 가교결합제의 종류나 가열온도 등 처리방법에 따라 무수히 달라질 수 있으므로(언급된 대부분의 선행기술도 특정 표면가교결합 방법임을 이유로 새로운 특허대상이 되었다.), 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명의 기재만으로 ‘일반적인’ 표면가교결합 방법에 관한 일부 선행기술을 파악할 수 있다고 하더라도, 일반적으로 효과가 현저한 발명이 있는 경우 그와 같은 발명이 용이한 것이었다면 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그와 같은 발명에 이르지 않은 채 방치하였을 리가 만무한 것이어서 발명의 효과가 현저하다는 것은 결국, 그와 같은 발명에 이르는 것이 용이하지 않다는 유력한 근거가 된다고 할 것이므로, 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 출원발명의 효과가 현저한 이상, 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 그 일부 선행기술과 비교대상발명의 실시예를 바탕으로 하여 이 사건 제16항 발명이 제시한 제조방법을 쉽게 도출해 낼 수 있었다고 할 수 없다.

(마) 또한 피고 보조참가인은, 염수 유동 전도성(SFC) 값은 다아시(Darcy) 법칙의 개념과, 가압하 성능(PUP) 용량 값은 하중 흡수도(AUL)의 개념과 각각 유사한 것이어서 공지의 파라미터에 해당하므로 이 사건 출원발명은 수치한정에 임계적 의의를 요하는 수치한정발명에 해당한다고 주장하나, 다아시 법칙은 다공성 매질을 통한 유체의 투과도를 나타내는 일반 법칙의 하나이지만, 팽윤 상태의 흡수체에 대해 인공뇨를 실제 사용조건과 유사한 압력하에 적용하여 그 투과도를 측정하는 염수 유동 전도성 값과 동일하거나 환산가능한 것으로 볼 수 없고, 0.3psi 압력하에서 측정하는 하중 흡수도(AUL)와 달리 가압하 성능(PUP) 용량 값은 0.7psi 압력하에서의 흡수능을 나타내는 것으로 실제 사용조건하에서의 성능을 나타낸다는 점에서 그 값이 동일하거나 환산가능한 것으로 볼 수는 없으므로, 이를 전제로 한 위 주장도 모두 이유 없다.

(바) 그 밖에 구성요소 2 중 ‘하이드로겔-형성 중합체가 팽윤 상태에서 겔-연속 유체 전달 대역을 제공’한다는 점은 비교대상발명의 ‘개선된 유체흡수속도 및 분배속도를 갖는 개선된 흡수구조물 및 흡수 제품을 제공’하는 것에 대응되고, 하이드로겔-형성 중합체가 ‘10gsm 이상의 기본 중량’을 갖는다는 점은 비교대상발명의 표 3에 기재된 기본중량(g/in2)이 0.25 내지 0.42의 범위(이를 이 사건 출원발명의 gsm 단위로 환산하면 약 390 내지 650의 범위에 해당한다.)인 것에 대응되는바, 모두 비교대상발명의 대응 구성과 실질적인 차이가 없는 구성이다.

(사) 결국, 구성요소 2는 비교대상발명의 구성과는 실질적으로 동일·유사하다고 볼 수 없고, 비교대상발명에 이 사건 제16항 발명과 같은 물성을 나타내는 효과도 나타나 있지 아니하므로, 이 사건 제16항 발명의 현저한 효과도 부정하기 어렵다.

다. 소 결

따라서 이 사건 제16항 발명은 비록 비교대상발명과 그 기술분야 및 목적을 같이하고 있기는 하지만, 그 기술적 구성 및 작용효과가 달라 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명에 의해서는 용이하게 발명할 수 없어 그 진보성을 부인할 수는 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 거절결정과 심결은 모두 부적법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.