개정된 실용신안법의 적용을 받기 위하여 부칙(1998. 9. 23.) 제5조에 따라 신법적용신청을 하였다가 당초의 실용신안등록출원과 내용이 동일하지 않아 신법적용불인정통지를 받은 경우, 위 부칙 규정에 의하여 당초의 실용신안등록출원이 취하된 것으로 볼 수 있는지 여부(적극)

실용신안법 부칙(1998. 9. 23.) 제5조는 종전의 법률을 적용하는 출원에 대하여 출원인의 선택에 따라 신법에 의하여 신속하게 등록할 수 있도록 하면서, 신법적용신청으로 하나의 실용신안등록출원에 대하여 구법과 신법이 동시에 적용되는 불합리한 점을 방지하고자 당초의 실용신안등록출원에 대한 취하간주규정을 두고 있다. 또한, 구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것)은 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 실용신안권의 설정등록 후에 요지를 변경한 것으로 인정된 때에는 구 실용신안법 제15조 제1항 에 의하여 보정서를 제출한 때에 실용신안등록출원된 것으로 보고 있다. 그렇다면 특례규정에 의한 신법적용신청을 하였다가 당초의 실용신안등록출원과 그 내용이 동일하지 않아 신법적용불인정통지를 받았다고 하더라도, 이는 신법적용신청과 함께 비교대상고안을 신법적용등록고안으로 보정하는 보정서를 제출한 것으로 보아야 하고, 신법적용신청과 함께 제출한 보정서인 비교대상고안이 등록 후에 요지변경으로 인정되어 출원일이 비교대상고안의 출원일로 소급되지 않고 보정서를 제출한 때인 신법적용신청일로 인정되는 것은 구 실용신안법 제15조 제1항 의 규정의 해석상 당연하므로, 신법적용신청으로 당초의 실용신안등록출원은 구 실용신안법 부칙 제5조 제3항에 의하여 취하된 것으로 보아야 한다.

구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것) 제8조 제1항 , 제5항 , 제15조 제1항 , 부칙(1998. 9. 23.) 제5조 제1항, 제3항

원고 (소송대리인 변리사 김원식)

세진장묘개발 주식회사

2007. 10. 5.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2006. 11. 29. 2006당21호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록고안

(1) 고안의 명칭 : 봉분식 납골당의 유골함 보관대

(2) 출원일/등록일/등록번호 : 2000. 3. 2./2000. 5. 10./제189934호

(3) 실용신안권자 : 원고

(4) 고안의 내용

이 사건 등록고안은 봉분식 납골당의 턴테이블형 유골함보관대에 관한 것으로서, 유골함 본체의 중심을 비우고 봉분토를 메워서 흙기둥 역할을 하게 하여 납골당 전체를 안정되게 하고, 유골함 본체의 바닥에 원주를 등분하여 테이블 받침을 배치함으로써 턴테이블의 원활한 회전과 지지력을 보강하는 것이다. 구체적인 기술구성을 나타내는 실용신안등록청구범위{이하 청구항 1과 청구항 2를 ‘이 사건 제1항(또는 제2항) 발명’이라고 한다}와 주요 도면은 별지 1과 같다.

나. 비교대상고안들

(1) 비교대상고안 1(1999. 4. 26. 출원된 실용신안등록출원, 을 제4호증의 2)

‘납골묘에 적용되는 회전식 유골함 보관구조’에 관한 것으로서, 복수개의 유골함이 도넛 형상의 본체 내 공간부에 원형의 수평상태로 봉안된 채 임의의 슬라이드 회전이 가능토록 함을 특징으로 하고, 청구범위는 별지 2의 (1)과 같다.

(2) 비교대상고안 2(1999.경 발행된 특허기술장터와 1999. 5. 6. 발행된 특허마트, 을 제2, 3호증, 주요 도면은 별지 2와 같다)

‘납골묘에 적용되는 회전식의 유골함 보관구조’에 관한 것으로서, 형행 묘 형태와 동일하며 외형상으로 부드러운 느낌을 주고, 합성수지로 부식이 없어 반영구적인 특징을 가지고 있으며, 지상에 일반묘 테두리인 둘레석을 설치하고 내부에 도넛 형태의 납골함 Case 속에 12칸을 만들어 빈 칸마다 회전시키면서 납골을 봉안하는 장치라는 설명이 있다.

다. 이 사건 심결의 경위

피고는 2006. 1. 3. 특허심판원에 원고를 상대로, 이 사건 등록고안은 먼저 출원된 비교대상고안 1과 동일하여 선출원주의에 반하고, 비교대상고안 2 등에 비하여 신규성 또는 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이를 2006당21호 로 심리하여 2006. 11. 29., 이 사건 등록고안은 선출원주의 규정에 위반하여 등록되어 무효라는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[증 거] 갑 제1 내지 3호증, 을 제2, 3호증, 을 제4호증의 1, 2, 증인 소외인, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건 등록고안의 선출원주의 규정의 위배 여부

(1) 원고의 주장

이 사건 등록고안보다 먼저 출원된 비교대상고안 1은 1998. 9. 23. 법률 제5577호로 개정된 구 실용신안법(이하, ‘구 실용신안법’이라고 한다) 적용을 위한 같은 법 부칙 제5조에 의한 신법적용신청으로 같은 조 제3항에 의하여 취하간주되어 이 사건 등록고안에 대하여 선출원의 지위를 갖지 못하게 되었으므로, 이 사건 등록고안은 선출원주의 규정에 위반되지 않는다.

(2) 비교대상고안 1의 취하 여부

구 실용신안법 부칙 제5조는 종전의 실용신안등록출원에 대한 신법적용의 특례를 규정하고 있는데, 같은 조 제1항은 “이 법 시행 당시 특허청에 계속 중인 실용신안등록출원(이 법 시행일 현재 당해 실용신안등록출원의 출원일부터 6년을 경과한 출원을 제외한다)에 대하여 출원인의 신청이 있는 경우 당해 실용신안등록출원에 대하여는 이 법의 규정을 적용한다”고 하고, 같은 조 제3항은 “ 제1항의 규정에 의하여 이 법의 적용을 받게 된 실용신안등록출원은 당초의 실용신안등록출원의 출원일에 출원된 것으로 보며, 당초의 실용신안등록출원은 제1항의 규정에 의한 신청일에 취하된 것으로 본다”고 규정하고 있는 바, 구 실용신안법 시행일인 1999. 7. 1. 이전에 출원한 실용신안등록출원에 대하여 구 실용신안법을 적용하기 위한 신법적용신청을 한 경우에 당초의 실용신안등록출원은 그 신청일에 취하된 것으로 간주된다.

살피건대, 갑 제4호증, 을 제4호증의 2 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 모아보면, 원고는 1999. 4. 26. 비교대상고안 1을 출원하였다가 2000. 6. 30. 별지 2의 ⑵와 같은 내용의 청구범위로 구 실용신안법 부칙 제5조의 규정에 의한 신법적용신청을 하여 2000. 10. 5. 등록실용신안공보 제207087호(이하, ‘신법적용등록고안’이라고 한다)로 등록된 사실, 신법적용등록고안은 비교대상고안 1의 청구범위에 포함되어 있지 않은 ‘COVER PLATE를 설치, 볼트 체결 잠금장치를 갖는 버튼키 및 열쇠키 겸용의 편의성과 보안성을 강조한 석조물 외벽문, 보드판, 보강용 리브 사이에 적재된 구슬 등’의 구성이 새롭게 부가되어 당초 출원된 비교대상고안 1의 청구범위를 변경하여 신법적용신청으로 등록된 사실, 특허청은 2001. 8. 9. 신법적용등록고안에 대한 기술평가절차에서 비교대상고안 1과 신법적용등록고안이 동일하지 않아 신법적용을 할 수 없다는 취지의 신법적용불인정예고통지를 하였고, 2001. 11. 30. 원고의 신법적용신청에 대하여 신법적용을 인정할 수 없어 신법적용등록고안의 출원일을 신법적용신청일로 한다는 신법적용불인정통지를 한 사실, 특허청은 비교대상고안 1에 대하여 신법적용신청으로 2000. 6. 30. 취하간주된 것으로 보고 이 사건 변론종결일인 2007. 10. 5. 현재까지 출원절차와 관련하여 어떠한 절차도 취하고 있지 않는 사실을 인정할 수 있다.

위 인정 사실에 의하면, 원고의 신법적용신청이 인정되지 않게 되어 신법적용등록고안의 출원일이 비교대상고안 1의 출원일로 소급하지 않고 신법적용신청일로 인정된다. 한편, 구 실용신안법 부칙 제5조는 종전의 법률을 적용하는 출원에 대하여 출원인의 선택으로 선등록제도를 규정한 신법에 의하여 신속하게 등록할 수 있도록 하면서, 신법적용신청으로 하나의 실용신안등록출원에 대하여 구법과 신법이 동시에 적용되는 불합리한 점을 방지하고자 당초의 실용신안등록출원에 대한 취하간주규정을 두고 있는 점, 구 실용신안법은 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 실용신안권의 설정등록 후에 요지를 변경한 것으로 인정된 때에는 구 실용신안법 제15조 제1항 에 의하여 보정서를 제출한 때에 실용신안등록출원된 것으로 보고 있는 점에 비추어 볼 때, 특례규정에 의한 신법적용신청이 당초의 실용신안등록출원과 그 내용이 동일하지 않아 신법적용불인정통지를 받았다고 하더라도, 이는 신법적용신청과 함께 비교대상고안 1을 신법적용등록고안으로 보정하는 보정서를 제출한 것으로 보아야 할 것이고, 신법적용신청과 함께 제출한 보정서인 비교대상고안 1이 등록 후에 요지변경으로 인정되어 출원일이 비교대상고안 1의 출원일로 소급되지 않고 보정서를 제출한 때인 신법적용신청일로 인정되는 것은 구 실용신안법 제15조 제1항 의 규정의 해석상 당연한 것이므로, 신법적용신청으로 당초의 실용신안등록출원이 구 실용신안법 부칙 제5조 제3항에 의하여 취하된 것으로 봄에는 아무런 영향이 없다고 할 것이다.

따라서 비교대상고안 1에 대한 신법적용신청은 그대로 유효하므로 비교대상고안 1은 구 실용신안법 부칙 제5조 제3항에 의하여 신청일인 2000. 6. 30. 취하된 것으로 보아야 한다.

(3) 이 사건 등록고안에 대한 판단

구 실용신안법 제8조 제1항 과 제5항 의 규정에 의하면, 동일한 고안에 대하여 다른 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에는 먼저 실용신안등록출원한 자만이 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있고, 먼저 출원된 실용신안등록이 취하된 때에는 처음부터 없었던 것으로 간주되어 선출원의 지위를 가지지 못한다.

이 사건에 관하여 보건대, 비교대상고안 1은 신법적용신청으로 인하여 취하간주되어 선출원의 지위를 가지지 못하게 되었으므로, 이 사건 등록고안은 비교대상고안 1과 대비하여 구 실용신안법 제8조 제1항 의 규정인 선출원주의에 위반하여 등록되었다고 할 수 없다.

나. 이 사건 등록고안의 신규성과 진보성 여부

(1) 이 사건 제1항 고안

(가) 기술분야 및 목적

이 사건 제1항 고안은 봉분식 납골당의 유골함 보관구조에 관한 것으로서, 유골함이 있는 턴테이블을 확실하게 지지하면서 원활하게 회전하게 하여 참배하려는 고인의 유골함을 용이하게 드러나도록 하여 참배의 편의를 돕고, 본체의 설치강도를 높여 봉분의 붕괴가능성을 배제하여 강풍 또는 폭우에도 품위를 유지하도록 하는 데 그 목적이 있다.

이와 대비되는 비교대상고안 2는 납골묘에 적용되는 회전식 유골함 보관구조에 관한 것으로서, 국토를 효율적으로 활용하고 비용을 절감하면서 편리하게 봉안할 수 있도록 하는 봉분식 묘지에 회전식 납골함 장치를 제공하는 데 그 목적이 있다(을 제2, 3호증).

양 고안은 납골묘에 적용되는 유골함 보관구조로 그 기술분야가 동일하고, 납골묘를 봉분식으로 하면서 회전할 수 있도록 하여 참배의 편의를 돕는 점에서 그 목적이 동일하다. 다만, 비교대상고안 2에는 이 사건 제1항 고안과 달리 턴테이블의 지지를 확실하게 한다거나 설치강도를 높인다는 목적이 명시되어 있지는 않지만, 이러한 목적은 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하, ‘통상의 기술자’라고 한다)가 추구하는 기본적인 기술과제 및 목적이라고 할 것이므로 목적에 있어서 특이성이 있다고 할 수 없다.

(나) 구 성

이 사건 제1항 고안의 실용신안등록청구범위에 따른 기술구성은, ‘복판을 둥글게 비운 상판(5)과 하판(6)의 가운데를 관기둥(7)으로 연결하여 흙채움용 중공부(4)로 한 본체(1)의 내부에 도넛형 격납고(2)를 형성’한 구성(이하, ‘구성 1’이라고 한다), ‘엽전 모양의 상판(8)과 하판(9)의 원주를 등분한 곳마다 칸막이(10)를 세워서 유골함실(11)로 한 턴테이블(3)을 상기 격납고(2)에 설치하며, 본체(1)의 하판(6) 상에는 등원주분할점마다 테이블 받침(15)을 배치하여 턴테이블(3)을 떠받치게 한’ 구성(이하, ‘구성 2’라고 한다), ‘상기 본체(1)와 턴테이블(3) 및 테이블 받침(15)을 합성수지제로 한’ 구성(이하, ‘구성 3’이라고 한다)으로 나누어 볼 수 있다.

① 구성 1

이 사건 제1항 고안의 구성 1은 ‘본체(1)와 도넛형 격납고(2)’에 대한 구성으로서, 이는 비교대상고안 2의 ‘지상에 일반묘 테두리인 둘레석을 설치하고 내부에 도넛 형태의 납골함 Case를 형성한 구성’과 대응된다. 비교대상고안 2는 구성 1과 같이 ‘상판(5), 하판(6), 관기둥(7) 및 흙채움용 중공부(4)’등에 대한 구체적인 구성이 명시되어 있지 않다. 그러나 둘레석을 설치하고 그 내부에 도넛 형태의 Case를 형성하기 위해서는 당연히 상판과 하판 및 이를 연결하는 기둥이 있어야 하고, 도넛 형태에 의하여 중공부가 형성될 수 있음을 알 수 있다. 따라서 구성 1은 비교대상고안 2와 실질적으로 동일하다.

② 구성 2

구성 2는 ‘유골함실(11)과 테이블 받침(15)’에 대한 구성으로서, 이는 비교대상고안 2의 ‘납골함 Case의 속에 12칸을 만들어 빈칸마다 회전시키면서 납골을 봉안하는 구성’과 대응된다. 구성 2는 엽전 모양의 상판(8)과 하판(9)의 원주를 등분하여 칸막이(10)를 세워서 유골함실(11)로 한 턴테이블(3)을 격납고(2)에 설치하고, 테이블 받침(15)을 배치하여 턴테이블(3)을 떠받치고 있는 것이다. 그런데 비교대상고안 2도 도넛 형태의 Case를 12칸으로 만들어 납골을 봉안하고 있으나, 턴테이블로 형성된 유골함실의 구조와 이를 받치는 테이블 받침 등에 대한 구성이 명시되어 있지 않다. 그러나 비교대상고안 2의 ‘납골함 Case의 속에 12칸을 만들어 빈칸마다 회전시키는 구성’으로부터 Case 내에 또 다른 회전체를 설치하고 일정한 간격으로 회전체를 지지할 수 있도록 바닥부에 롤링 베어링 형태의 받침을 설치할 수 있음을 알 수 있고, 통상 일정한 공간에 칸을 형성할 경우 이를 등분하여 형성하고 칸을 형성한 곳마다 받침을 설치할 것임은 통상의 기술자의 창작 범위 내에 속하는 기술이라고 할 것이다. 따라서 구성 2는 비교대상고안 2로부터 극히 용이하게 도출할 수 있다.

③ 구성 3

구성 3은 본체(1), 턴테이블(3) 및 테이블 받침(15)의 재료를 ‘합성수지제’로 한 구성으로서, 이는 납골장치를 합성수지재로 하여 부식 없이 반영구적으로 사용하는 비교대상고안 2와 동일하다.

(다) 작용효과

이 사건 제1항 고안은 본체의 중심을 비우고 납골당을 설치할 때 봉분토로 메워 그 흙이 본체에 대하여 흙기둥 역할을 하므로 납골당 전체가 안정되고, 본체의 바닥에 원주를 등분한 곳마다 테이블 받침을 배치하여 지지력을 보강함으로써 어느 한 쪽으로 기울어지지 않도록 하면서 해당 유골함을 쉽게 찾아 참배할 수 있는 작용효과가 있다.

그런데 비교대상고안 2도 일반묘 형태의 내부에 도넛 형태의 납골함 Case를 설치하여 봉분토를 메우는 과정에서 도넛 내부의 중심을 흙으로 메우게 되어 흙기둥 역할을 함으로써 납골당 전체를 안정화시키는 작용효과가 있다. 다만, 테이블 받침에 대하여 명확하게 개시되어 있지 않지만, 구성 2에서 본 바와 같이 테이블 받침은 통상의 기술자의 창작 범위 내의 기술로서 그 작용효과 또한 예측할 수 있는 정도에 불과하다.

따라서 이 사건 제1항 고안은 비교대상고안 2로부터 예측할 수 없는 현저한 작용효과가 있다고 할 수 없다.

(라) 대비결과 정리

이 사건 제1항 고안은 유골함 보관구조에 관한 것으로서, 흙채움용 중공부와 테이블 받침을 설치함으로써 납골당 전체를 안정되게 하고, 턴테이블의 지지력을 강하게 하는 것이다.

위에서 본 바와 같이, 이 사건 제1항 고안의 기술구성 중 ‘테이블 받침’에 대한 구성이 비교대상고안 2의 대응구성과 실질적으로 동일하다고 할 수 없어서 신규성이 부정되지는 않지만, 이는 통상의 기술자가 비교대상고안 2로부터 극히 용이하게 도출할 수 있으며, 그 작용효과도 예측할 수 있는 정도에 불과하고, 나머지 기술구성은 비교대상고안 2의 대응구성과 실질적으로 동일하다.

따라서 이 사건 제1항 고안은 신규성이 부정되지는 않지만, 비교대상고안 2에 의하여 통상의 기술자가 극히 용이하게 고안할 수 있는 것으로서, 진보성이 부정된다.

(2) 이 사건 제2항 고안

이 사건 제2항 고안은 이 사건 제1항 고안의 종속항으로서, ‘테이블 받침(15)을 축륜형 테이블 받침(15a), 강구형 테이블 받침(15b) 또는 비축 롤형 테이블 받침(15c) 중의 적어도 어느 한 가지 또는 2종 이상으로 하는 구성’으로 한정하고 있다. 이와 대비되는 비교대상고안 2는 ‘회전시키는’ 구성만 있을 뿐 회전시키는 구체적 구성을 한정하지 않고 있다.

그러나 회전체 구조물에서 회전체를 지지하는 바닥부에 설치되어 회전체를 회전시키는 롤링 베어링 형태의 테이블 받침은 기계분야의 주지관용기술에 불과하고, 이 사건 제2항 고안의 축륜형 테이블 받침(15a), 강구형 테이블 받침(15b) 또는 비축 롤형 테이블 받침(15c)은 롤링 베어링의 다양한 형태 중의 하나에 불과하다. 그렇다면 이 사건 제2항 고안은 통상의 기술자가 주지관용기술을 단순히 채택하여 부가하거나 한정한 정도에 불과하여 기술적 곤란성이 있다고 할 수 없고, 회전체인 턴테이블을 지지하여 회전하도록 하는 작용효과도 통상의 롤링 베어링의 고유한 기능에 해당하여 예측할 수 있는 정도로 현저한 효과가 있다고 할 수 없다.

따라서 이 사건 제2항 고안은 비교대상고안 2에 의하여 통상의 기술자가 극히 용이하게 고안할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

다. 소 결

이 사건 등록고안은 비교대상고안 2에 의하여 진보성이 부정되어 실용신안등록이 무효이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다(이 사건 심결은 이 사건 등록고안이 선출원주의 규정에 위반하여 등록되어 무효라고 하여서, 이 사건 판결과 그 이유를 달리하지만, 이 사건 등록고안의 등록이 무효라는 결론에 있어서 동일하다).

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.