특허청 심사관이 갑 미국회사가 미국 특허청에 「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서」에 의한 국제출원을 하여 국제등록된 출원상표·서비스표 “ ”에 대하여 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당된다는 이유로 상표등록 거절결정을 한 사안에서, 출원상표·서비스표가 위 조항에 해당한다고 한 사례

특허청 심사관이 갑 미국회사가 미국 특허청에 「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서」에 의한 국제출원을 함으로써 세계지식재산권기구(WIPO)의 국제사무국에 의하여 국제등록된 출원상표·서비스표 “ ”에 대하여 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당된다는 이유로 상표등록 거절결정을 한 사안에서, 출원상표·서비스표는 4개의 영어 단어로 이루어진 문자 표장으로서, 상표등록출원일을 기준으로 당시 우리나라의 영어 보급 및 교육 수준 등에 비추어 보면, 중학교 학생 수준만 되어도 ‘그것은 좋은(유용한) 과학이다’ 정도의 의미로 이해할 수 있는 점 등을 고려할 때, 지정상품·서비스업과의 관계에서 객관적으로 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품 또는 서비스업을 표시하는지 식별할 수 없는 상표에 해당하고 이를 특정인에게 독점시키는 것도 공익상 적절하지 않으며, 출원상표·서비스표가 거절결정일 또는 심결 당시 국내 수요자나 거래자 사이에서 지정상품·서비스업의 출처 표시로서 식별력을 인정할 수 있을 정도로 현저하게 인식되었다고 볼 수도 없으므로, 출원상표·서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당한다고 한 사례.

상표법 제6조 제1항 제7호

클론테크 레버러토리즈, 인코퍼레이티드 (소송대리인 변호사 조희경)

특허청장

2016. 3. 11.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2015. 10. 23. 2014원6452 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초 사실

가. 이 사건 출원상표·서비스표

1) 구성:

2) 국제등록일(상표등록출원일)/국제등록번호: (국제등록일 생략)/(국제등록번호 생략)

3) 지정상품·서비스업

가) 상품류 구분 제1류의 Reagents for scientific or medical research use, namely, enzymes, nucleic acids, nucleotides, proteins, antibodies, buffer solutions, biological reagent or biochemicals and conjugates used in molecular biological laboratories; and kits comprised of reagents for scientific or medical research use, namely, buffer solutions, biological reagent or biochemicals and conjugates used in molecular biological laboratories; and chemical reagents (other than for medical or veterinary purposes); Unprocessed resins 주1)

나) 서비스업류 구분 제42류의 Laboratory research services in the field of molecular biology

4) 국제등록명의인: 원고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표·서비스표 “ ”는, 원고가 미국 특허청에「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서」(이하 ‘의정서’)에 의한 국제출원을 함으로써, (국제등록일 생략) 세계지식재산권기구(WIPO)의 국제사무국에 의하여 국제등록된 것으로서, 그 국제출원서(갑 2호증)에 지정국 중 하나로 되어 있던 우리나라의 특허청에서 이에 대한 상표등록출원의 심사절차가 진행되게 주2) 되었다.

2) 그런데 특허청 심사관은 2014. 2. 12. 위 국제사무국을 통해 원고에게, ‘이 사건 출원상표·서비스표는 상품의 품질, 효능을 표시한 것에 불과한 데다가, 구호 또는 선전 문구로 인식되어 소비자에게 식별력이 없다. 또한 그 지정상품 중 일부는 그 정의가 특정되지 않거나 너무 광범위하다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 와 제10조 제1항 에 위배된다’는 취지로 직권가거절결정 통지(갑 3호증)를 하였다.

3) 이에 원고가 2014. 4. 10. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2014. 9. 18. ‘위 보정에 의하여 지정상품과 관련된 상표법 제10조 제1항 의 거절이유는 해소되었으나, 여전히 이 사건 출원상표·서비스표는 그 상품의 성질(품질, 효능)을 직접적으로 표시하고 있어서 식별력이 없을 뿐만 아니라, 구호 또는 광고성 문구로 인식되므로 기타 식별력이 없는 상표에도 해당하여, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 에 의하여 상표등록을 받을 수 없다’는 이유로 거절결정(갑 4호증)을 하였다.

4) 그러자 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2014원6452 사건으로 심리한 결과, 2015. 10. 23. ‘이 사건 출원상표·서비스표는 그 지정상품·서비스업과 관련한 광고 문안이나 구호를 나타내는 것이어서 그 지정상품·서비스업의 출처를 식별할 수 없는 데다가, 이러한 표장은 누구나 사용하고 싶어 하기 때문에 특정인에게 독점권을 부여하는 것은 공익상으로도 적절하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당하므로, 다른 이유에 대하여 살펴보지 않더라도 상표등록을 받을 수 없다’는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결(갑 1호증)을 하였다.

2. 이 사건 심결의 위법성 여부

가. 원고의 주장 요지

다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표·서비스표는 그 등록이 거절될 아무런 이유가 없는데도, 이 사건 심결은 이와 달리 이 사건 상표·서비스표에 대한 거절결정이 정당하다고 판단하였으니 위법하다.

1) 이 사건 출원상표·서비스표 “ ”는 누구나 사용하는 구호나 표어가 아니라, 실제로는 오직 원고만이 이를 사용하고 있으므로, 이와 같은 거래 실정에 비추어 볼 때 이 사건 출원상표·서비스표는 그 지정상품·서비스업과 관련하여 식별력이 있다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 의 기타 식별력이 없는 표장이 아니다.

2) 나아가 이 사건 출원상표·서비스표 중 ‘Science’ 부분은 자연과학뿐만 아니라, 인문과학이나 사회과학 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 단어이므로, 이 사건 출원상표·서비스표가 그 지정상품 중 시약(reagents) 등에 사용되더라도 일반 소비자가 그 의미를 직감한다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 의 기술적 표장에도 해당하지 않는다.

3) 설령 이 사건 출원상표·서비스표가 그 자체로는 식별력이 없다고 가정하더라도, 원고가 그 제품이나 팸플릿, 광고 전단지, 홈페이지 등에 이 사건 출원상표·서비스표를 지속적으로 사용해 온 결과, 이 사건 출원상표·서비스표는 국내 수요자와 거래자 사이에서 원고의 상품 출처를 표시하는 것으로 인식되게 되었다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제2항 의 사용에 의한 식별력 취득 규정에 따라 상표등록을 받을 수 있는 것이다.

나. 상표법 제6조 제1항 제7호 에의 해당 여부

1) 판단 기준

상표법 제6조 제1항 제7호 는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표, 즉 특별현저성이 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이때 출원된 상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부는 그 지정상품이나 지정서비스업과의 관계에 있어서 일반 수요자가 그 출처를 인식할 수 있느냐에 따라서 결정된다.

또한 출원된 상표나 서비스표가 그 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 출처를 표시한다기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고 문안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 특정인에게 독점시키는 것이 부적절하게 되는 경우에는 상표법 제6조 제1항 제7호 에 의하여 그 상표등록이 거절되어야 한다.

한편 어떤 표장이 그 사용 상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품 또는 지정서비스업과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호 의 특별현저성이 없는 상표에 해당하지 않게 주3) 된다. 또한 이 경우 현저하게 인식되었는지 여부의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시가 된다.

2) 객관적인 식별력 부분

먼저 다음과 같은 사정들을 고려할 때, 이 사건 출원상표·서비스표는 그 지정상품·서비스업과의 관계에서 객관적으로 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품 또는 서비스업을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표에 해당하고, 이를 특정인에게 독점시키는 것도 공익상 적절하지 않다고 보아야 한다.

가) 이 사건 출원상표·서비스표 “ ”는 4개의 영어 단어로 이루어진 문자 표장으로서, 그 상표등록출원일인 (국제등록일 생략)을 기준으로 당시 우리나라의 영어 보급 및 교육 수준 등에 비추어 보면, 중학교 학생 수준만 되어도 충분히 이 사건 출원상표·서비스표를 보고 ‘그것은 좋은(유용한) 과학이다’ 정도의 의미로 이해할 수 있으리라고 보인다.

나) 그런데 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업인 ‘과학 또는 의학연구용 시약, 즉 분자생물학 실험용 효소, 핵산, 뉴클레오티드, 단백질, 항체, 완충용액, 생물학적 시약 또는 생화학제 및 결합제, 과학 또는 의학연구용 시약, 즉 완충용액, 분자생물학 실험용 생물학적 시약 또는 생화학제 및 결합제로 구성된 키트, 화학시약(의료용 또는 수의과용은 제외), 미가공 합성수지’와 ‘분자생물학 분야 실험연구서비스업’은 모두 과학 또는 의학 분야의 실험 및 연구활동과 밀접한 관련을 갖는 것들뿐이다. 또한 이 사건 출원상표·서비스표에는 위와 같은 지정상품·서비스업의 품질이나 효능과 무관한 별도의 식별력 있는 구성이 전혀 포함되어 있지 않다.

다) 따라서 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업과 관련하여 이 사건 출원상표·서비스표를 접하게 되는 일반 수요자나 거래자는 단지 ‘그것은 좋은(유용한) 과학이다’라는 의미의 구호 또는 선전 문구로 인식하게 될 가능성이 매우 높다. 나아가 이러한 구호나 선전 문구는 해당 업계의 누구나 상품 또는 서비스업의 광고 등에 사용하고 싶어 할 것이 분명하므로, 특정인에게 이를 독점시키는 것 역시 공공의 이익이라는 관점에서 결코 바람직하지 않다.

라) 한편 갑 5호증의 기재에 의하면 인터넷 포털 ‘구글(http://www.google.co.kr)’을 통해 이 사건 출원상표·서비스표와 같은 “That's Good Science”를 키워드 검색하게 되면 그 검색결과로 원고의 홈페이지나 원고와 관련된 자료들이 다수 제시되고 있는 사실이 인정되기는 한다. 그러나 그러한 사정만으로 원고의 주장과 같이 “That's Good Science”라는 표현을 원고만이 사용하고 있다고 단정할 수는 없다. 즉 위 구글 검색결과에 의하더라도, 원고와 관련이 없어 보이는 내용도 함께 검색되는 데다가, 을 5~7호증의 각 기재 또는 영상에 의하면 ‘Good Science’라는 표현 자체가 과학의 속성 등과 관련하여 다양한 맥락에서 흔하게 사용되고 있음을 확인할 수 있기 때문이다.

3) 사용에 의한 식별력 부분

나아가 다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표·서비스표는 상품 또는 서비스업의 출처 표시로서 현저하게 인식되기에 이르렀다고 보기 어렵다.

가) 먼저 갑 8~12호증(각 가지번호 생략, 이하 같다)의 각 기재 또는 영상에 의하면, 원고는 2013년경부터 국내에서 다카라코리아바이오메디칼 주식회사(이하 ‘다카라코리아’)를 통해 원고가 제작한 시약 및 화학제품 등을 판매하면서, 그 제품의 포장지나 광고지, 쇼핑백, 캘린더 등에 “That's Good Science!”라는 문구를 표시해 온 사실은 인정된다.

나) 그러나 다른 한편, 갑 9호증의 기재에 의하면 실제 국내에서 판매된 원고의 제품 포장지에는 그 상단에 “ ”, “ ” 등과 같은 제품명과 “ ”와 같은 원고의 상호를 나타내는 표장이 표시되어 있고, 그 하단에 “ ”와 같이 원고의 홈페이지 주소 등 표시 옆에 이 사건 출원상표·서비스표와 같은 문구가 표시되어 있음을 알 수 있다.

다) 그런데 위와 같이 제품의 포장지 상단에 제품명과 제조사의 표시와 같이 제품의 출처를 나타내는 표장이 별도로 명시되어 있는 상태에서, 그 하단 구석에 “ ”와 같이 식별력이 크다고 볼 수 없는 문구가 함께 표시되는 경우, 그 수요자나 거래자의 입장에서는 “ ” 부분을 별도의 출처 표시로 받아들일 가능성보다 오히려 “ ”, “ ” 와 같은 제품명이나 “ ”와 같은 제조사의 표시 부분을 상품 출처로 인식할 가능성이 높다. 이는 원고의 제품에 대한 수요자나 거래자가 주로 과학 또는 의학 분야의 실험 및 연구에 종사하는 사람들일 것임을 고려하면 더욱더 그러하다.

라) 그 밖에 갑 10호증의 1~8의 각 기재 또는 영상에 의하면, 아래 그림에서 보는 바와 같이 원고는 그 제품의 광고지나 전단지 대부분에 “Mupid-One”, “LONZA Agarose”, “TaKaRa Ex Taq”, “VECTOR”, “TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice”, “SMART-Seq”, “Cellartis”, “Guide-it CRISPER/Cas9 System” 등과 같은 제품명과 제조사를 나타내는 “ ” 등의 상호 표시와 함께, 한쪽 구석에다가 “ ”와 같이 이 사건 출원상표·서비스표의 문구를 도형화하여 추가하였다. 그런데 위 도형 부분은 제품명이나 제품의 품질 또는 우수성에 대한 설명 문구 등 다른 광고 내용과 혼재되어 있어서, 위 광고지나 전단지를 접하는 일반 소비자에게 위 도형 부분은 상품 출처의 표시가 아니라 제품에 대한 광고 표시 정도로 받아들여지기가 쉽다.

마) 특히 다카라코리아의 홈페이지(갑 7호증) 중 ‘회사 소개’ 부분에는 “ ”와 같이 이 사건 출원상표·서비스표가 원고 회사의 ‘slogan(구호)’임이 명시되어 있다. 또한 원고의 홈페이지(갑 6호증의3)에도 ‘Good Science’의 구체적인 의미에 관하여 “Good science may be understated. It might not be flashy. But it makes a difference. It opens up new possibilities. It informs. It inspires. It creates. [중략] We strive every day to be good partners, because good science needs great support.”라고 설명되어 있다. 즉 원고는 ‘Good Science’를 지원한다는 회사의 이미지를 수요자나 거래자에게 알리고, 이를 특별히 강조하기 위하여 이 사건 출원상표·서비스표를 구호 내지 선전 문구로 사용하고 있는 것으로 보인다.

바) 설령 일반 수요자나 거래자가 “That's Good Science”라는 표현을 원고의 구호나 선전 문구가 아닌 상품 또는 서비스업의 출처 표시로 받아들이는 경우가 있다고 하더라도, 이 사건에서 원고는 이 사건 출원상표·서비스표의 국내에서의 사용 기간, 횟수 및 계속성, 이를 이용한 영업의 매출액 및 시장점유율, 광고·선전의 횟수, 내용, 기간 및 그 액수 등을 객관적으로 확인할 수 있는 자료를 제출하지 못하고 있다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표가 그 거절결정일 또는 이 사건 심결 당시 국내 수요자나 거래자 사이에서 그 지정상품·서비스업의 출처 표시로서 식별력을 인정할 수 있을 정도로 현저하게 인식되었다고 볼 수도 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 출원상표·서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 에 해당하여, 나머지 점에 대하여 더 나아가 따질 필요 없이 상표등록을 받을 수 없는 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

주1) 밑줄 친 부분은 원래 국제출원서에는 “reagents used in biological or biochemical laboratory procedures, namely, chromatographic separation and purification”으로 되어 있었다가, 아래에서 보는 2014. 4. 10.자 원고의 의견서 및 보정서에 의하여 최종적으로 정정된 것이다.

주2) 상표법 제86조의14 제1항에 의하면 의정서에 의하여 국제등록된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 상표법에 의한 상표등록출원으로 보고, 그 제2항에 의하면 의정서 제3조(4)의 규정에 의한 국제등록일은 상표법에 의한 상표등록출원일로 본다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표의 상표등록출원일은 국제등록일인 (국제등록일 생략)이 된다.

주3) 이 사건에서 원고는 상표법 제6조 제2항의 적용을 주장하고 있으나, 정작 상표법 제6조 제2항은 그 제1항 제3호 내지 제6호만을 대상으로 하고 있을 뿐, 제7호는 그 적용대상에서 이를 제외하고 있다. 이는 상표법 제6조 제1항 제7호가 규정하는 기타 식별력이 없는 표장의 경우 사용에 의한 식별력을 취득하게 되면 더 이상 기타 식별력이 없는 표장에 해당하지 않게 되어 상표등록을 받을 수 있다고 보아야 하기 때문이다. 따라서 원고의 상표법 제6조 제2항에 의한 식별력 취득 주장은 그 제1항 제7호와 관련하여서는 이 사건 출원상표·서비스표가 사용에 의하여 식별력을 취득함으로써, 더 이상 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않게 되었다는 취지의 주장으로 이해하고, 그에 따라 살펴본다.