구 상표법 제73조 제1항 제1호의 규정이 서비스표의 등록취소에 대하여도 적용되는지 여부(적극) 및 서비스표권자가 아닌 '전용사용권자'가 통상사용권의 설정등록 없이 타인에게 서비스표를 사용하게 한 경우, 같은 호 소정의 취소사유에 해당하는지 여부(소극)

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호, 제6항은 "상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 …… 사용하게 한 경우, 이해관계인은 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있고, 위 규정은 같은 법 제2조 제2항에 의하여 서비스표의 등록취소에 대하여도 그 적용이 있다고 할 것인바, 위 제73조 제1항 제1호의 규정에 의하여 서비스표등록을 취소하기 위하여는 그 문언상 '서비스표권자'가 타인에게 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 자기의 서비스표를 사용하게 하여야 하고, 서비스표권자가 아닌 '전용사용권자'가 통상사용권의 설정등록 없이 타인에게 서비스표를 사용하게 한 경우에는 본호의 적용이 없어 그 등록취소를 할 수 없다.

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2항 (현행 제2조 제3항 참조) , 제73조 제1항 제1호(현행 삭제) , 제6항

가부시키가이샤 로손 (소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 3인)

데어리 마트 콘비니언스 스토어즈, 인크. (소송대리인 변호사 이재후 외 3인)

특허청 항고심판소 1997. 10. 10.자 95항당298 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 심판청구인의 부담으로 한다.

상고이유를 판단한다.

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제1호, 제6항은 "상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 ……사용하게 한 경우, 이해관계인은 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있고, 위 규정은 같은 법 제2조 제2항에 의하여 서비스표의 등록취소에 대하여도 그 적용이 있다고 할 것인바, 위 제73조 제1항 제1호의 규정에 의하여 서비스표등록을 취소하기 위하여는 그 문언상 '서비스표권자'가 타인에게 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 자기의 서비스표를 사용하게 하여야 하고, 서비스표권자가 아닌 '전용사용권자'가 통상사용권의 설정등록 없이 타인에게 서비스표를 사용하게 한 경우에는 본호의 적용이 없어 그 등록취소를 할 수 없다 할 것이다.

기록에 의하면, 피심판청구인은 1989. 11. 18. 지정서비스업을 제과점업, 편의점가맹점 모집 및 운영업, 편의점, 연쇄점, 슈퍼마켓운영관리업, 대중음식점운영업, 의약품판매알선업, 상품권유통알선업으로 하는 이 사건 서비스표를 출원하여 1991. 5. 2. (등록번호 생략)로 등록을 마친 사실(이하 위 등록된 서비스표를 '이 사건 등록서비스표'라 한다), 이 사건 등록서비스표권자인 피심판청구인은 같은 해 5. 20. 소외 태인유통 주식회사(1995. 4. 21. 코오롱유통 주식회사로 명칭이 변경되었다, 이하 '태인유통'이라 한다) 앞으로 이 사건 등록서비스표에 대한 전용사용권 설정등록을 하였고, 태인유통은 그 무렵부터 국내의 로손(Lawsons) 가맹점인 편의점 등을 모집하여 통상사용권의 설정등록 없이 이 사건 등록서비스표를 6월 이상 사용하게 한 사실을 알 수 있어, 통상사용권을 설정등록하지 아니하고 타인인 국내의 로손 가맹점주들에게 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업과 동일한 편의점 등의 운영관리업에 6월 이상 사용하게 한 자는, 이 사건 등록서비스표권자인 피심판청구인이 아니고 전용사용권자인 태인유통이라고 할 것이며, 한편 태인유통이 국내의 로손 가맹점주들에게 위와 같이 이 사건 등록서비스표를 사용하게 한데 대하여, 피심판청구인이 태인유통에게, 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 위 로손 가맹점주들에게 자신의 이 사건 등록서비스표를 사용할 수 있도록 동의하였다고 볼 만한 증거도 기록상 나타나 있지 아니하다.

원심이 이러한 취지에서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제1호 소정의 취소사유에 해당되지 아니하여 그 등록이 취소될 수 없다고 판단한 조치는 옳고, 거기에 상고이유 주장과 같은 구 상표법 제73조 제1항 제1호에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 심판청구인의 부담으로 하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.