가. 상표법 제73조 제1항 제1호 소정의 6월의 기간계산에는 구 상표법 시행 당시로부터 기산하여 6개월이 경과된 경우도 포함되는지 여부

나. 통상사용권의 경우에도 설정등록 없이 타인에게 6개월 이상 사용하게 하면 상표등록의 취소를 면할 수 없는지 여부

가. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것)상은 자기의 등록상표 등을 사용권설정등록 없이 그 지정상품 등에 타인에게 사용하게 하였을 때는 기간에 관계없이 바로 상표등록을 취소할 수 있었음에 비하여 개정 상표법 제73조 제1항 제1호에서는 사용권설정등록을 하지 아니하고 타인에게 6월 이상 사용하게 한 경우에만 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는바, 그 취지는 구 상표법상 위 규정을 적용함에 있어 실무상 등록상표의 사용허락시 이를 등록할 시간적 여유가 없어 어쩔 수 없이 취소를 당하게 되는 어려움을 구제하기 위한 데에 있는 것이므로, 개정 상표법 부칙 제7조 제2항에 의하여 개정 상표법이 적용되는 경우라도 위 6월의 기간의 계산에 있어서는 구 상표법 시행 당시로부터 기산하여 6개월의 기간이 경과되었다면 위 요건은 충족된다.

나. 개정 상표법은 구 상표법과 달리 상표사용권을 전용사용권과 통상사용권으로 분리하여 규정하고, 전용사용권은 설정등록을 하여야만 사용권을 주장할 수 있음에 반하여 통상사용권은 설정등록 없이도 당사자 간의 계약에 의하여 자유롭게 발생하고 단지 제3자에게 이를 대항하기 위하여 설정등록이 필요한 것으로 규정하고 있으나, 개정 상표법 제73조 제1항 제1호는 “상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 6월 이상 사용하게 한 경우”에 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정되어 있으므로 통상사용권의 경우에도 이의 설정등록 없이 등록상표 등을 타인에게 6개월 이상 사용하게 한 경우에는 그 취소를 면할 수 없다.

가.나. 상표법 제73조 제1항 제1호 , 상표법 부칙 제7조 제2항, 구 상표법 제45조 제1항 제1호 (현행 제73조 제1항 제1호 참조) 나. 상표법 제57조 , 제58조

심판청구인

피심판청구인 소송대리인 변리사 안영길

특허청 1994.4.28. 자 91항당468 심결

상고를 기각한다.

상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

피심판청구인 소송대리인의 상고이유를 본다.

1. 제1점에 대하여

구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것, 이하 구법이라 한다) 상은 자기의 등록상표 등을 사용권설정등록 없이 그 지정상품 등에 타인에게 사용하게 하였을 때는 기간에 관계없이 바로 상표등록을 취소할 수 있었음에 비하여(구법 제45조 제1항 제1호) 개정 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전면 개정된 것, 이하 신법이라 한다) 제73조 제1항 제1호에서는 사용권설정등록을 하지 아니하고 타인에게 6월 이상 사용하게 한 경우에만 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는바, 그 취지는 구법상 위 규정을 적용함에 있어 실무상 등록상표의 사용허락시 이를 등록할 시간적 여유가 없어 어쩔 수 없이 취소를 당하게 되는 어려움을 구제하기 위한 데에 있는 것인바, 위와 같은 취지에 비추어 보면, 신법 부칙 제7조 제2항에 의하여 위 개정된 상표법이 적용되는 경우라도 위 6월의 기간의 계산에 있어서는 구법 시행 당시로부터 기산하여 6개월의 기간이 경과되었다면 위 요건은 충족된다 할 것이다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하고 거기에 소론과 같은 신법 부칙 제7조 제2항에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

논지는 이유 없다.

2. 제2점에 대하여

신법은 구법과 달리 상표사용권을 전용사용권과 통상사용권으로 분리하여 규정하고, 전용사용권은 설정등록을 하여야만 사용권을 주장할 수 있음에 반하여 통상사용권은 설정등록 없이도 당사자 간의 계약에 의하여 자유롭게 발생하고 단지 제3자에게 이를 대항하기 위하여 설정등록이 필요한 것으로 규정하고 있음(신법 제57조 내지 제58조)은 소론과 같으나, 이 사건에 적용되는 신법 제73조 제1항 제1호는 “상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 6월 이상 사용하게 한 경우”에 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정되어 있으므로 통상사용권의 경우에도 이의 설정등록 없이 등록상표 등을 타인에게 6개월 이상 사용하게 한 경우에는 그 취소를 면할 수 없다 할 것이다.

같은 견해에서 원심이 자신의 등록서비스표를 타인에게 6개월 이상 사용권의 설정등록을 하지 아니하고 사용하게 하였다가 뒤늦게 통상사용권의 설정등록을 마친 이 사건에 있어서 신법 제73조 제1항 제1호를 적용하여 이 사건 서비스표의 등록이 취소되어야 한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 소론과 같은 통상사용권에 관한 법리오해나 심결결과에 영향을 미친 판단유탈의 잘못이 있다고 할 수 없다. 신법 제73조 제1항 제1호가 통상사용권을 설정등록없이 타인에게 사용하게 한 경우에도 이를 취소할 수 있도록 한 것은 입법상의 잘못이므로 이를 근거로 이 사건 서비스표의 등록을 취소하여서는 아니된다는 소론 주장은 독자적인 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

논지도 이유 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.