특허청구의 범위가 비록 의약의 제조방법형식으로 표현되어 있다고 하여도 그 제조방법을 구체적으로 명시하지 못하고 있으므로 의약 그 자체의 발명으로 볼 수밖에 없어 본원발명은 등록받을 수 없는 것이라고 본 사례

의약 자체나 의약의 조성물의 제조방법은 특허를 받을 수 없도록 되어 있는 구 특허법(1986.11.31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호 의 규정에 따라, 특허청구의 범위가 비록 의약의 제조방법형식으로 표현되어 있다고 하여도 그 제조방법을 구체적으로 명시하지 못하고 있으므로 본원발명은 의약 그 자체의 발명으로 볼 수밖에 없어 등록받을 수 없는 것이라고 본 사례.

구 특허법(1986.11.31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2호

산도스 파마슈티칼스 코오포레이숀 소송대리인 변호사 도두형 외 1인

특허청장

특허청 1991.6.28. 자 90항원333 심결

상고를 기각한다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

출원인 소송대리인들의 상고이유를 본다(보충상고이유서는 상고이유서제출기간경과 후에 제출되었으므로 상고이유서기재이유를 보충하는 범위 내에서만 판단한다).

구 특허법(1982.11.29. 법률 제3566호, 이하 구 특허법이라 함은 이 법을 말한다) 제4조 제2호 의 규정에 의하면 의약 자체나 의약의 조성물의 제조방법은 특허를 받을 수 없도록 되어 있는바, 기록에 의하여 살펴보면 본원발명의 특허청구범위 제34항은 브로모크립틴의 서방성제제의 제조방법으로 되어 있지만 의약의 물리적 기능인 0.1n HCI(0.1 노르말농도 염산) 중에서 2.5시간 내에 50중량% 이하의 브로모크립틴의 방출만을 기재하고 있을 뿐이고 서방 성분, 그 비율, 제조방법에 관한 기술적 구성도 기재하지 않고 있어 그 제조방법이 구체적으로 명시되었다고 보기 어렵고 그 종속항인 제35항, 제36항도 마찬가지인바, 특허청구의 범위가 비록 의약의 제조방법형식으로 표현되어 있다고 하여도 위와 같이 제조방법을 구체적으로 명시하지 못하고 있다면 본원발명은 의약 그 자체의 발명으로 볼 수밖에 없어 등록받을 수 없다고 보아야 할 것이다 .

또 서방출형제제의 제조방법, 맥각펩티드알칼로이드를 함유하는 약학적 조성물의 제조방법, 조절된 서방성을 지닌 활성제의 고형분산액 제조방법이 특허등록되었다고 하여 본원발명도 등록되어야 하는 것은 아니다.

위와 같은 취지의 원심결은 정당하고 거기에 소론과 같은 위법이 없으므로 논지는 이유없다.

출원인은 상고이유보충서에서 이 사건 거절사정의 거절이유와 원심결이 내세우는 거절이유가 다르므로 원심으로서는 당연히 구 특허법 제134조 , 제82조 제2항 에 의하여 출원인에게 새로운 거절이유를 통지하여야 하고 그 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 주어야 하는데도 그러한 조치를 취하지 아니하고 한 것은 위법하다고 주장하고 있으나, 위 상고이유보충서는 상고이유서제출기간이 경과된 이후에 제출된 것인데 위 주장은 상고이유서에서 전혀 주장한 바 없는 새로운 주장이므로 적법한 상고이유로 삼을 수 없다.

또 상고이유서기재이유 중 조약 제923호 「제법특허출원의 물질특허 보호제공에 관한 대한민국과 미합중국 정부간의 서면교환」에 관한 상고이유는 상고보충이유서에서 철회되었다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.