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판시사항
가. 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호)과 1981.8.25.자 특허청고시 81-5호의 시행 당시 미생물관련 발명에 대한 특허출원을 함에 있어 “부다페스트조약” 제7조 소정의 국제기탁기관에 그 미생물을 기탁한 것이 적법한 기탁기관에 기탁한 것인지 여부(소극)
나. 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서 특허청장이 지정한 기탁기관에 미생물을 기탁하였다는 서면이 첨부되어 있지 아니한 경우, 특허청장은 반드시 그 보정을 명하여야 하는지 여부(소극)
라. 특허출원의 대상인 발명에 이용되는 미생물이 용이하게 얻을 수 없는 것이어서 지정기관에 기탁하여야 한다고 한 사례
판결요지
가. 미생물관련 발명에 대한 특허출원에 있어 구 특허법시행령(1983. 11.5. 대통령령 제11254호, 1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 은 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로 한정하였으며, 한편 1981. 8. 25.자 특허청고시 81-5호에 의하면, 특허청장이 지정한 기탁기관은 한국과학기술원과 사단법인 한국종균협회뿐이고, 그 후 1985. 2.25.자 특허청고시 85-1호에 의하여 특허청장이 미생물 기탁기관으로 위 2개의 국내기관 이외에 특허절차를 위한 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 “부다페스트조약”에 따라 세계지적소유권기구총장이 승인한 국제기탁기관을 추가하면서 국제기탁기관은 출원공개 전까지만 기탁기관으로 인정하며, 이들 국제기탁기관에 기탁한 경우에는 출원공개 이전에 위 2개의 국내기탁기관에 다시 기탁을 하도록 하였고, 위 시행령이 1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되어 그 제2조 제1항 에 의하여 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 이외에 “부다페스트조약“ 제7조의 규정에 의하여 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관이 추가규정되었으나, 이 시행령은 그 부칙 제1항 단서에 의하여 위 “부다페스트조약”에 관한 개정 규정은 동조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날(위 조약은 1990. 3.부터 발효되었다)로부터 시행하도록 규정하고 있으므로 같은법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호)과 특허청고시 81-5호의 시행 당시 특허출원을 함에 있어 “부다페스트조약” 제7조 소정의 국제기탁기관에 그 미생물을 기탁되었다고 하여도 이는 적법한 기탁기관에 기탁한 것이 아니어서 기탁의 요건을 갖춘 것이라고 할 수 없다.
나. 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서 특허청장이 지정한 기탁기관에 미생물을 기탁하였다는 서면이 첨부되어 있지 아니한 경우, 특허청장이 반드시 그 보정을 명하여야 한다고 할 수 없다.
다. 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호) 제1조 제3항 의 규정취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없기 때문에 신규한 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물을 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 방법으로 변이시켜 확실하게 생성할 수 있는 경우에는 그 미생물은 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것으로 보아 기탁할 필요가 없게 한 것이다.
라. 발명에 이용된 미생물의 취득(제조방법)이 슈드모나스 소라니시어럼(U-7 균주)에서의 돌연변이에 의하여 얻을 수 있는 것으로서 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 미생물로 인정되지 아니하고, 명세서에 돌연변이에 의하여 얻을 수 있다고 기재되어 있지만 당업자가 엄밀하게 재현할 수 있는 것이라고 볼 수 없다면 특허출원에 이용되는 미생물은 용이하게 얻을 수 없는 것이라고 보아 지정기관에 기탁하여야 한다고 한 사례.
참조조문
가.나.다.라. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제8조 제3항 가. 같은법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호, 1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 , 같은법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호, 1990.8.28. 대통령령 제13078호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 , 부칙(1987.7.1.) 제1항 단서, 특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 제7조 나. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제157조의5 다.라. 같은법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호, 1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제3항
출원인, 상고인
니홍 다바고 상교 가부시기가이샤 소송대리인 변리사 손은진
상대방, 피상고인
특허청장
주문
상고를 기각한다.
상고비용은 출원인의 부담으로 한다.
이유
상고이유를 본다.
제1점에 대하여
이 사건 특허출원 당시 시행되던 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호, 이하 1983년도 시행령이라고 한다) 제1조 제2항 은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하되, 국제출원인 경우에는 기탁사실을 증명하는 서류를 구 특허법 제157조의11 제4항 의 규정에 의한 기준일 까지 제출할 수 있도록 규정함으로써 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로 한정하였다.
한편 이 사건 특허출원 당시에 시행되던 1981.8.25.자 특허청고시 81-5호(기록 제116면)에 의하면, 특허청장이 지정한 기탁기관은 한국과학기술원과 사단법인 한국종균협회뿐이고, 그 후 1985.2.25.자 특허청고시 85-1호(기록 제117면)에 의하여 특허청장이 미생물기탁기관으로 위 2개의 국내기관 이외에 특허절차를 위한 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 “부다페스트조약”에 따라 세계지적소유권기구총장이 승인한 국제기탁기관을 추가하면서 국제기탁기관은 출원공개 전까지만 기탁기관으로 인정하며, 이들 국제기탁기관에 기탁한 경우에는 출원공개 이전에 위 2개의 국내 기탁기관에 다시 기탁을 하도록 하였고, 1983년도 시행령이 1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되어 그 제2조 제1항 에 의하여 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 이외에 “부다페스트조약” 제7조의 규정에 의하여 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관이 추가규정되었으나, 이 시행령은 그 부칙 제1항 단서에 의하여 위 “부다페스트조약”에 관한 개정 규정은 동조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다)로부터 시행하도록 규정하고 있다.
그렇다면 출원인이 1983년도 시행령과 특허청고시 81-5호의 시행 당시 이 사건 특허출원을 함에 있어 “부다페스트조약” 제7조 소정의 국제기탁기관에 그 미생물을 기탁되었다고 하여도 이는 적법한 기탁기관에 기탁한 것이 아니어서 기탁의 요건을 갖춘 것이라고 할 수 없다.
따라서 같은 취지에서 원심이 출원인이 미생물을 기탁한 일본 통상산업성 공업기술원 미생물공업 기술연구소는 출원 당시의 법령에 의하여 특허청장이 지정한 기탁기관으로 볼 수 없다는 이유로 이 사건 특허출원에는 미생물의 적법한 기탁이 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 미생물 기탁기관에 관한 법리오해나 위의 개정된 특허법시행령 제2조 를 적용하지 아니하여 판단을 유탈한 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유가 없다.
제2점에 대하여
미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서 특허청장이 지정한 기탁기관에 미생물을 기탁하였다는 서면이 첨부되어 있지 아니한 경우에 특허청장이 반드시 그 보정을 명하여야 한다고 할 수는 없으므로, 특허청장이 그 보정을 명하지 않았다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다.
원심이 특허청장이 국제출원의 미생물 기탁에 관하여 한국특허협회등에 발송한 공문(1982.1.5.자 약품 1451-45호)과 관련하여 미생물 기탁절차에 관하여 보정통지가 불필요하다고 설시한 것은 그 표현이 적절하다고 할 수 없으나, 이 사건에 있어서 미생물을 기탁하였다는 서면의 보정명령이 필요하다고 할 수 없다는 판단결과는 정당하다고 보아야 할 것이고, 또 원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건에서 특허청고시 85-1호를 적용한 것도 아니다.
원심판결에 이유불비나 심리미진 또는 법률불소급의 원칙을 위배한 위법이 있다고 할 수 없고, 논지도 이유 없다.
제3점에 대하여
1983년도 특허법시행령 제1조 제3항 의 규정취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없기 때문에 신규한 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물을 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 있는 방법으로 변이시켜 확실하게 생성할 수 있는 경우에는 그 미생물은 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것으로 보아 기탁할 필요가 없게 한 것이다. ( 당원 1989.8.8. 선고 88후42 판결 참조)
원심결이유를 기록에 비추어 보면 이 사건 특허출원에 있어 그 미생물의 취득(제조방법)은 슈드모나스 소라니시어럼(U-7 균주)에서의 돌연변이에 의하여 얻을 수 있는 것임을 알 수 있는데 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 미생물로 인정되지 아니하고, 명세서에 돌연변이에 의하여 얻을 수 있다고 기재되어 있지만 당업자가 엄밀하게 재현할 수 있는 것이라고 볼 수 없다는 원심의 설시이유도 수긍할 수 있고, 사정이 그와 같다면 이 사건 특허출원에 이용되는 미생물은 용이하게 얻을 수 없는 것이라고 보아 지정기관에 기탁하여야 한다고 판단한 원심의 조처도 옳고, 거기에 소론과 같은 심리미진, 이유불비의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지도 이유가 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.