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특허법원 2020.11.20 2020허3300
거절결정(특)
주문

원고의 청구를 기각한다.

소송비용은 원고가 부담한다.

이유

1. 전제된 사실관계

가. 이 사건 심결의 경위 1) 원고의 아래 나.항 기재 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 2018. 5. 31. “이 사건 출원발명의 청구항 1, 2는 인용발명 인용발명 1 내지 5는 이 사건 소송에서의 선행발명 1 내지 5과 동일하다. 1, 2에 의하여, 청구항 3 내지 5는 인용발명 1 내지 3에 의하여, 청구항 6은 인용발명 1 내지 4에 의하여, 청구항 7, 8은 인용발명 1 내지 5에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.”라는 취지의 거절이유를 제시하면서 원고에게 의견제출통지를 하였다. 2) 원고는 2018. 8. 31. 이 사건 출원발명의 청구항 3 내지 6을 삭제하고 이를 청구항 1에 병합하는 내용의 보정서와 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 11. 28. “보정된 청구항 1과 실질적 보정이 없는 청구항 2는 인용발명 1 내지 4에 의하여, 실질적 보정이 없는 청구항 7, 8은 인용발명 1 내지 5에 의하여 진보성이 부정되어 2018. 5. 31.자 거절이유를 해소하지 못하였다.”라는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다.

3) 그러자 원고가 2018. 12. 14. 이 사건 출원발명의 청구범위를 아래 나.의 3)항과 같이 보정하는 내용의 보정서와 의견서를 제출하고 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 2019. 1. 15. “원고의 보정에 의하더라도 보정후 청구항 1과 실질적인 보정이 없는 청구항 8은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 5에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 여전히 2018. 5. 31.자 거절이유를 해소하지 못하였다.”라는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 다시 특허거절결정을 하였다.

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