[1] 특허발명의 명세서가 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제2호 의 기재불비에 해당하는지 여부의 판단 기준

[2] 특허법 제127조 제1호 의 규정 취지

[3] 특허법 제127조 제1호 에서 말하는 특허발명 물건의 ‘생산’의 의미

[4] 특허발명 물건의 생산 이외에 다른 용도가 있는 물건의 생산·양도 등이 특허법 제127조 제1호 의 간접침해에 해당하는지 여부 및 위 ‘다른 용도’의 인정 범위

[1] 특허발명의 명세서가 특허법 제42조 제4항 제1호 의 기재불비에 해당하는지 여부는, 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 같은 항 제2호 에 해당하는지 여부는, 특허청구범위에 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어가 있거나 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것이 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다.

[2] 특허법 제127조 제1호 는 “특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않는 물건을 생산·양도하는 등의 행위는 특허권을 침해하지 않는 것이 원칙이지만, 위 물건을 사용함으로써 특허발명의 구성요건을 충족하여 특허권의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 경우에는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권의 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 그 전 단계에 있는 위 생산·양도 등의 행위를 특허권의 침해로 간주하여 직접침해와 같이 취급하도록 한 것이다.

[3] 특허법 제127조 제1호 에서 특허발명 물건의 ‘생산’이란 특허발명의 구성요건을 충족하지 않은 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요건을 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하므로, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 이에 포함된다.

[4] 특허법 제127조 제1호 에 따른 특허권의 간접침해가 성립하려면 생산·양도 등 행위의 대상인 물건이 특허발명 물건의 생산‘에만’ 사용되는 것으로서 그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건을 특허발명 물건의 생산 이외의 다른 용도로 사용할 수 있는 경우에는 그 물건을 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는다. 여기에서 ‘다른 용도’는, 위 규정에 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없다.

[1] 특허법 제42조 제4항 제1호 , 제2호 [2] 특허법 제127조 제1호 [3] 특허법 제127조 제1호 [4] 특허법 제127조 제1호

원고 주식회사 (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 장덕순외 2인)

피고 주식회사 (소송대리인 변호사 권오창 외 4인)

2007. 5. 18.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2006. 3. 28. 2005당617호 사건에 관하여 한 심결 중 특허 제195831호 발명의 청구범위 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19 내지 28항에 관한 부분을 취소한다.

1. 심결의 경위 등

가. 발명의 내용

(1) 이 사건 특허발명

(가) 명칭 : 개선된 연마패드 및 이의 사용방법

(나) 출원일/등록일/등록번호 : 1995. 12. 8.(우선권 주장일 : 1994. 4. 8.)/1999. 2. 18./제195831호

(다) 특허권자 : 피고

(라) 청구범위 및 도면

청구항 1 : 입자를 함유하는 연마 슬러리를 연마 패드의 전체 표면에 걸쳐 함께 이동시키는 대형유동채널과 소형유동채널을 둘 다 포함하는 표면 텍스쳐(texture) 또는 패턴을 사용하는 동안 보유하는(이하 ‘구성 1’이라 한다) { 여기서, 표면 텍스쳐는 외부 수단에 의해서만 균일한 고체 중합체 시트의 표면에 형성된다(이하 ‘구성 2’라고 한다) }, 슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는 균일한 고체 중합체 시트를 포함하는(이하 ‘구성 3’이라 한다) 개선된 연마 패드(이하 ‘제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 칭한다).

나머지 청구항들 및 도면 : 별지 1 기재와 같다.

(2) 비교대상발명 : 별지 2 기재와 같다.

(3) 확인대상발명 : 별지 3 기재와 같다.

나. 심결의 경위

원고는 2005. 3. 23. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 소극적 권리범위확임심판을 특허심판원에 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구를 2005당617호 로 심리한 다음, 2006. 3. 28. 확인대상발명은 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19항 발명의 권리범위에 속하고, 제3, 5, 7 내지 10, 12 내지 15, 17항 발명의 권리범위에는 속하지 않으며, 제20 내지 28항 발명의 권리범위에 속하는 여부를 판단할 수 있을 정도로 특정되어 있지 않다는 이유로, 위 심판청구 중 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19항 발명에 관한 부분은 기각하고, 제3, 5, 7 내지 10, 12 내지 15, 17항 발명에 관한 부분은 인용하며, 제20 내지 28항 발명에 관한 부분은 각하하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

[증 거] 갑 1 내지 4호증, 변론 전체의 취지

2. 쟁점 및 당사자 주장의 요지

가. 쟁 점

(1) 이 사건 특허발명의 명세서 기재불비 여부

(2) 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18항 발명의 신규성 여부

(3) 확인대상발명의 실시가 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19 내지 28항 발명을 간접침해한 것에 해당하여 확인대상발명이 위 각 발명의 권리범위에 속하는지 여부

나. 원고 주장의 요지

(1) 기재불비에 관한 주장

이 사건 특허발명은 명세서 기재불비에 해당하므로 권리범위를 가질 수 없다(다만, 원고는 이 사건 소송에서 기재불비의 구체적 사유에 관하여는 주장하지 않았다).

(2) 신규성에 관한 주장

이 사건 특허발명 중 제1항 발명은 ‘슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는 균일한 중합체 시트’라는 기술적 수단을 특징적으로 가지지만, 이는 종래의 패드에서 벌크 불균일성을 배제하면 연마활성이 저하된다는 당연한 사실만을 확인시키는 것에 지나지 않아 기술적 의의가 전혀 없다. 또한, 연마율의 가변성 개선이라는 효과는 비교대상발명에서 마이크로 채널의 지속적인 공급에 의해 슬러리 입자를 계속해서 일관되게 채널링하는 것으로부터 이미 달성되는바, 연마패드 전체에 걸쳐 균일한 효과를 나타내는 패드의 벌크 불균일성의 배제는 연마율의 가변성 개선에 별다른 영향을 주지 않는다. 특히, 이 사건 특허발명의 명세서에는 연마율 가변성 개선에 관한 데이터가 전혀 제시되고 있지 않다. 따라서 제1항 발명의 위 기술적 수단은 기술적 의의가 없거나 발명의 효과에 어떠한 증진도 가져오지 못하는 것이므로, 제1항 발명은 비교대상발명과 실질적으로 동일하여 신규성이 없으므로 권리범위를 가질 수 없다.

또한, 이 사건 특허발명 중 제2, 4, 6, 11, 16, 18항 발명도 비교대상발명에 기재된 기술내용과 동일하거나 기술적 의의가 없는 수단 또는 공지된 기술적 수단의 부가에 지나지 않아 비교대상발명과 실질적으로 동일하므로 신규성이 없고, 따라서 권리범위를 가질 수 없다.

(3) 권리범위의 속부에 관한 주장

(가) 제1항 발명

확인대상발명은 종래의 불균일한 중합체 재료로 제조된 연마패드의 벌크 불균일성을 대신하여 마이크로 홀을 부가한 점, 제1항 발명의 소형유동채널을 구비하고 있지 않은 점에서 제1항 발명과 다르다.

확인대상발명에 의하여 생산된 연마패드(이하 ‘확인대상발명 물건’이라고 한다)의 사용 전에 수행되는 브레이크 인(break-in) 공정과 연마패드의 사용 중에 수행되는 컨디셔닝(conditioning) 공정에 의하여 연마패드의 표면에 줄무늬 흠이 형성되나, 위 컨디셔닝 공정은 연마패드의 표면에 일정한 거칠기를 유지하기 위한 것이고 줄무늬 흠의 형성을 목적으로 하는 것이 아니므로 줄무늬 흠의 형성은 우발적인 것에 불과할 뿐 아니라 줄무늬 흠은 연마패드 표면 전체에 균일하게 분포하는 것이 아니고 연마율의 조절수단도 아니다. 따라서 확인대상발명 물건의 사용에 의하여 제1항 발명의 소형유동채널이 형성된다고 할 수 없다.

또한, 확인대상발명은 마이크로 홀이라는 기술적 수단에 의하여 제1항 발명으로 달성할 수 없는 진보된 효과를 가진다.

따라서 확인대상발명은 그 실시로 인하여 제1항 발명을 직접적으로뿐 아니라 간접적으로도 침해하는 것도 아니므로 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

(나) 제2, 4, 6, 11, 18항 발명

제2, 4, 6, 11, 18항 발명은 제1항 발명의 종속항이므로, 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 위 각 발명의 권리범위에도 속하지 않는다.

(다) 제19 내지 21항 발명

제19항 내지 21항 발명은 제1항 발명의 연마패드를 포함하는 층상 연마패드에 관한 것이고, 제22항 내지 제28항 발명은 제1항 발명의 연마패드를 사용하는 연마방법에 관한 것인바, 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 그것을 기술적 특징으로 하는 위 각 발명의 권리범위에도 속하지 않는다.

게다가 제20항 및 제21항 발명의 ‘비표면층 또는 비표면층들이 표면층보다 사실상 더욱(덜) 유연한 층상 연마패드’에서 기술적 구성 ‘비표면층’은 그 독립항인 제19항 발명에 기재된 바 없고 그 유연성 관계가 ‘사실상 더욱(덜) 유연한’과 같이 불명료한 표현으로 기재되어 있어 기술적 특징을 파악할 수 없는바, 권리의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 기술범위를 특정할 수 없는 것인 때에는 확인대상발명은 그 권리범위에 속하지 않으므로, 이 사건 심결에서 확인대상발명이 특정되지 않았다고 하여 심판청구를 기각한 것은 잘못이다.

3. 판 단

가. 이 사건 특허발명의 명세서 기재불비 여부

원고는 이 사건 소송에서 이 사건 특허발명의 명세서가 기재불비에 해당한다고 주장할 뿐 그 구체적 사유에 관하여는 언급하고 있지 않으므로, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다고 할 것이지만, 원고가 심판 단계에서 ① 제1, 19, 22항 발명의 “슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능”이라는 기재가 불명확하고 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, ② 이 사건 특허발명의 목적이 연마패드의 가변성을 줄이기 위한 것이므로 대형 및 소형 유동채널의 분포가 중요한 역할을 하는데 이에 대한 기재가 발명의 상세한 설명에 없고 제1항 발명에 이에 대한 특정이 없으며, ③ 제5항 발명의 “대형유동채널의 폭과 깊이가 다양한 상태로 공존”이라는 기재가 불명확하고 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, ⑤ 제20항 및 제21항 발명의 “표면층과 비표면층간의 유연성 관계”가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않으며, ⑥ 제24항 및 제27항 발명의 “간격을 두고 형성된다”는 기재가 불명료하다고 주장하였으나, 특허심판원은 이를 배척하였으므로, 이에 관하여 본다.

특허발명의 명세서가 특허법 제42조 제4항 제1호 의 기재불비에 해당하는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 같은 항 제2호 에 해당하는지 여부는 특허청구범위에 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어가 있거나 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것이 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 이에 비추어 보면 원고가 주장하는 위 각 청구범위 기재가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다거나 불명확하다고 할 수 없으므로, 특허심판원의 위 판단에 위법이 있다고 할 수 없다.

나. 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18항 발명의 신규성 여부

(1) 제1항 발명

(가) 목적 및 기술분야의 대비

제1항 발명은 유리, 반도체, 유전체/금속 복합체 및 집적 회로와 같은 물품에 평활하고 극도로 편평한 표면을 형성하기 위해 사용되는 개선된 연마패드를 제공하고자 하는 것을 목적으로 하고(갑 2호증 2면), 이에 비하여 비교대상발명은 웨이퍼의 형태와 무관하게 연마율이 높고 안정적인 박판 연마용 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

따라서 양 발명은 반도체 등 물품의 표면을 편평하게 하는 연마패드에 관련된 것인 점에서 목적 및 기술분야가 동일하다.

(나) 구성의 대비

① 구성 1

제1항 발명의 구성 1은 ‘연마패드의 표면에 입자를 함유하는 연마 슬러리를 이동시키는 대형유동채널과 소형유동채널을 포함하는 표면 텍스쳐 또는 패턴을 연마패드의 사용중에 보유하는 것’으로서, 비교대상발명의 ‘연마패드(21)의 표면에 대형 그루브(47)와 소형 그루브(50)가 형성된 것’에 대응된다.

그런데 비교대상발명의 명세서에서 “복수의 원주 형상의 대형 그루브를 형성시킴으로써 연마패드는 연마공정 전에 미리 컨디셔닝될 수 있다(갑 4호증 칼럼 5)”, “패드 컨디셔닝 어셈블리(30)는 패드(21)에 마이크로 채널(50)을 형성하기 위해 제공된다. 마이크로 채널(50)은 웨이퍼가 평탄화되는 동안 형성된다(갑 4호증 칼럼 4)” 등의 기재에 비추어 보면, 비교대상발명의 대형 그루브(47)와 소형 그루브(50)는 연마패드 위에서 연마 슬러리를 이동시키는 표면 텍스쳐로서 연마패드의 사용중에 보유될 수 있는 것임을 알 수 있으므로, 그 점에서 제1항 발명의 구성 1은 비교대상발명의 위 대응 구성과 동일하다.

② 구성 3

제1항 발명의 구성 3은 ‘연마패드의 고체 중합체 시트가 슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는 균일한 것’이라는 것이다. 이에 비하여 비교대상발명의 명세서에는 “연마패드(21)는 실리카 입자 등의 연마입자를 이동시킬 수 있는 비교적 단단한 폴리우레탄 또는 유사한 물질(갑 4호증 칼럼 4)”이라는 기재가 있을 뿐 연마패드의 고유의 특성에 관한 별다른 기재가 없다.

그런데 이 사건 특허발명의 상세한 설명 중 ‘발명의 배경’에는 먼저 선행문헌으로 비교대상발명에 관한 기재가 있은 후, “본 발명자들에게 공지된 모든 선행문헌의 연마 패드는 이들의 제조방법으로 인해 고유의 미소 텍스쳐를 보유하고 있는 복합재 또는 다중상(multiphase) 재료이다. 표면의 미소 텍스쳐는 패드를 제조하는 동안 신중하게 도입되는 벌크 불균일성으로부터 유도된다. 횡단면 절단, 연마 또는 기타의 방식으로 노출되는 경우, 상기한 벌크 텍스쳐는 표면 미소 텍스쳐가 된다. 사용하기 전에 존재하는 이러한 미소 텍스쳐는 슬러리 입자의 흡착과 이동을 가능하게 하고, 패드에 추가의 미소 텍스쳐 또는 거대 텍스쳐의 부가 없이 연마 활성을 부여한다(갑 2호증 3면 5행 내지 9행)”라는 기재가 있는바, 이러한 기재에 의하면 비교대상발명에 기재된 위 연마패드는 이 사건 특허발명의 선행기술에 기재된 슬러리 입자의 흡착과 이동을 가능하게 하는 고유의 미소 텍스쳐를 보유하는 불균질한 중합체 물질에 해당된다고 할 수 있다.

따라서 비교대상발명에는 슬러리 입자의 흡착과 이동을 가능하게 하는 고유의 미소 텍스쳐를 보유하는 불균질한 중합체 물질로서의 연마패드 이외에 균질한 중합체 패드에 관한 어떠한 기재나 암시도 찾아볼 수 없으므로, 제1항 발명의 구성 3은 비교대상발명에 존재하지 않는 구성요소이다.

③ 구성 2

제1항 발명의 구성 2는 ‘균일한 중합체 시트의 표면에 형성되는 표면 텍스쳐가 외부 수단에 의해서만 형성되는 구성’이다.

우선 비교대상발명에 ‘균일한 중합체 시트’가 기재 또는 암시되지 않은 점은 앞에서 본 바와 같다.

다음으로 제1항 발명의 표면 텍스쳐에 포함되는 대형유동채널과 소형유동채널, 그리고 비교대상발명의 그것에 해당하는 대형 그루브(47)과 소형 그루브(50)는 구성 1의 대비에서 검토한 바와 같이 모두 외부수단에 의하여 형성되는 점에서 같다. 그러나 비교대상발명에 개시된 불균질한 중합체 패드는 연마입자를 이동시킬 수 있는 고유의 미소 텍스쳐를 갖고 있으므로 외부수단에 의하지 않은 미소 텍스쳐를 보유하는 점에서 제1항 발명의 구성 2와 차이가 있다.

(다) 신규성 여부

위와 같이 제1항 발명은 연마패드의 표면 텍스쳐로서 대형유동채널과 소형유동채널을 연마패드의 사용중에 외부수단에 의하여 형성하여 보유한다는 구성에 있어서는 비교대상발명과 차이가 없으나, 제1항 발명이 슬러리 입자를 흡착·이동시키는 고유의 성능을 지니지 않는 균일한 중합체인 데 비하여, 비교대상발명은 그러한 성능을 지닌 불균일한 중합체로서 고유의 미소 텍스쳐를 보유하는 점에서 구성상의 차이가 있다.

그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 효과로서 연마활성의 동등 및 연마율의 가변성의 현저한 감소를 기재하고 있고, 균질의 중합체를 연마패드에 적용하는 것이 당해 기술분야에서 주지관용의 기술이라고 볼 아무런 증거가 없으므로, 위 구성상의 차이를 작용효과에 있어서 차이가 없는 단순한 주지관용기술의 부가, 변경 또는 삭제라고 볼 수는 없다.

따라서 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 그 신규성을 부정할 수 없다.

(2) 제2, 4, 6, 11, 16, 18항 발명

제2, 4, 6, 11, 16, 18항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서 제1항 발명의 구성을 부가 내지 한정하여 구체화한 것에 기술적 특징이 있는바, 제1항 발명의 신규성을 부정할 수 없는 이상 그 종속항인 위 각 발명의 신규성도 부정할 수 없다.

다. 확인대상발명이 제20항 내지 제28항 발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되었는지 여부

확인대상발명이 제20항 내지 제28항 발명의 권리범위에 속하는지를 살피기에 앞서 위 각 발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되었는지에 관하여 본다.

(1) 제20항 및 제21항 발명

제20항 및 제21항 발명은 제19항 발명의 종속항으로서 제20항 발명은 비표면층 또는 비표면층들이 표면층보다 사실상 더욱 유연한 층상 연마 패드에 관한 것이고, 제21항 발명은 비표면층 또는 비표면층들이 표면층보다 사실상 덜 유연한 층상 연마 패드에 관한 것이다.

그런데 제20항 및 제21항 발명의 위 구성과 대비할 수 있는 구성이 확인대상발명에 전혀 기재되어 있지 않으므로, 확인대상발명은 제20항 및 제21항 발명과 서로 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다.

(2) 제22항 내지 제28항 발명

제22항 내지 제28항 발명은 연마 패드를 이용하여 제품 표면을 연마하는 방법에 관한 것인데, 제22항 내지 제28항 발명 중 “입자를 함유하는 연마 슬러리가 패드에 존재하고 제품과 패드 사이에 상대 측면운동을 개입시키면서” 및 “제품을 압착시킴을 포함하여”라는 구성에 대비할 수 있는 구성이 확인대상발명에 전혀 기재되어 있지 않다.

따라서 확인대상발명은 제20 내지 28항과 서로 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다.

라. 확인대상발명의 실시가 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19항 발명을 간접침해한 것인지 여부

(1) 제1항 발명의 간접침해 여부

(가) 특허권의 간접침해의 판단 기준

특허법 제127조 제1호 는 “특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권(이하 ‘특허권’이라고만 한다)을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않는 물건을 생산·양도하는 등의 행위는 특허권을 침해하지 않는 것이 원칙이지만, 위 물건을 사용함으로써 특허발명의 구성요건을 충족하여 특허권의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 경우에는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권의 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 그 전 단계에 있는 위 생산·양도 등의 행위를 특허권의 침해로 간주하여 직접침해와 같은 취급을 받도록 한 것이다.

따라서 위 규정에서 특허발명 물건의 ‘생산’이란 특허발명의 구성요건을 충족하지 않은 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요건을 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미한다고 보아야 하므로, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함된다고 할 것이다.

한편, 특허권의 간접침해가 성립하는 물건의 생산·양도 등 행위는 그 물건이 특허발명 물건의 생산‘에만’ 사용되는 것이어야 하므로, 그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건에 특허발명 물건의 생산 이외에 사용될 수 있는 다른 용도가 있는 경우에는 그 물건을 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는바, 여기에서 ‘다른 용도’는 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없다.

(나) 확인대상발명 물건이 제1항 발명 물건의 생산에 사용되는 것인지 여부

① 확인대상발명과 제1항 발명의 구성 대비

제1항 발명의 구성은 ‘외부수단에 의하여 형성되어 연마패드를 사용하는 동안 보유되고 연마 슬러리를 연마패드의 전체 표면에 걸쳐 이동시키는 대형유동채널 및 소형유동채널’의 구성요소와 ‘슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는 균일한 고체 중합체 시트’의 구성요소를 포함하고 있다.

이에 비하여 확인대상발명은 ‘균일한 폴리우레탄 재질의 벌크 시트(11)의 표면상에 위로 개방된 원형 홈 형태의 마이크로 홀(15)’과 ‘연마 슬러리를 연마패드 전체 표면에 걸쳐 이동시키는 채널 형식으로 구성되어 있는 그루브(13, 13′)’를 포함한 CMP 공정에 사용되는 연마패드이므로, 구성요소로서 ‘균질한 재질의 벌크 시트(11)’, ‘마이크로 홀(15)’ 및 ‘그루브(13, 13′)’를 가지고 있다.

양 발명의 구성을 대비하면, 확인대상발명의 그루브(13, 13′)는 연마 슬러리를 연마패드의 전체 표면에 걸쳐 이동시키고, 연마패드의 사용중에 지속적으로 보유되며, 연마패드의 시트 고유의 성질이 아니라 외부수단에 의하여 형성되는 점에서 제1항 발명의 대형유동채널과 일치한다. 또한, 연마패드의 시트는 양 발명에서 모두 균질한 고체 중합체로서 연마 슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는 점에서 일치한다. 이에 비하여 제1항 발명의 소형유동채널은 확인대상발명에 구비되어 있지 않다.

이에 대하여 원고는, 확인대상발명은 종래 불균질한 중합체 재료의 연마패드에서 불규칙적으로 분포하던 기공 등 내부구조가 연마율의 가변성의 원인이 되는 반면 연마 슬러리의 저장, 분배 및 공급 역할을 함으로써 연마율 자체를 부여하는 수단이었다는 점에 착안하여 도입하였는바, 마이크로 홀을 포함함으로써 종래 불균질한 중합체 재료 내부구조의 연마율 활성을 위한 필수적 기능을 그대로 유지하는 점에서 불균질한 중합체 재료의 연마패드와 기술적 사상이 공통되는 반면, 불균질한 중합체로부터 단순히 불규칙한 내부구조를 제거한 것에 불과한 이 사건 특허발명과 완전히 다른 기술적 사상을 가지고 있다고 주장한다.

그러나 이 사건 특허발명 및 확인대상발명에서 연마패드의 균질성은 연마패드가 재질에 있어서 슬러리 입자의 흡착 및 이동을 가능하게 하는 고유한 성능을 지니고 있는지 여부에 의하여 결정되므로, 확인대상발명과 같이 자체로 균질한 중합체 패드의 표면에 외부수단에 의하여 마이크로 홀을 부가한 경우 중합체 패드가 비균질성을 갖는 것으로 된다고 볼 수 없으니, 중합체 패드의 균질성에 있어서 확인대상발명과 제1항 발명이 차이가 있다는 취지로 보이는 원고의 위 주장은 이유 없다.

② 확인대상발명 물건의 사용으로 제1항 발명의 소형유동채널이 형성되는지 여부

위와 같이 확인대상발명은 제1항 발명의 구성요소 중 ‘균질한 중합체 패드’ 및 대형유동채널를 포함하는 점에서 일치하고 제1항 발명의 소형유동채널의 구성요소를 가지고 있지 않으나, 확인대상발명 물건의 사용으로 제1항 발명의 소형유동채널의 구성요소가 갖추어지는 경우에는 특허법 제127조 제1호 에 정한 특허발명 물건의 ‘생산’에 해당하게 된다.

따라서 확인대상발명 물건 사용으로 제1항 발명에서 의미하는 소형유동채널이 형성되는지에 관하여 본다.

㉮ 인정되는 사실

갑 11, 12, 17, 18호증, 을 1 내지 5, 7, 8, 10호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실이 인정된다.

1) 원고가 확인대상발명에 의하여 생산한 제품(모델명 : )은 그 사용방법에 있어서 사용 전에 브레이크 인 공정을 거치고 사용 과정에서 계속적으로 컨디셔닝 공정을 수행하도록 되어 있다. 브레이크 인 및 컨디셔닝 공정은 컨디셔너로 연마패드의 표면을 압착하여 문지르는 공정으로서 ① 변형된 표면을 긁어내어 표면 거칠기를 유지하고, ② CMP 공정 과정에서 발생하는 이물질 및 잔류물을 제거하며, ③ 슬러리의 분배를 촉진하는 등의 기능을 하는데, 컨디셔너는 현재 수많은 미세한 다이아몬드 입자가 부착되어 있는 것만이 사용되고 있다.

2) 위 원고 제품은 현재까지 삼성전자 주식회사(이하 ‘삼성전자’라고만 한다)만이 사용하고 있는데, 삼성전자에서는 약 15만 개의 다이아몬드 입자가 부착된 컨디셔너로 자체 매분 수십 회의 속도로 자전하면서 동시에 연마패드의 중심부와 주변부 사이의 왕복운동을 하는 방식으로 브레이크 인 및 컨디셔닝 공정을 수행하고 있고, 브레이크 인 공정은 보통 10분 내지 20분 정도 수행하고 있다.

3) 삼성전자가 위 원고 제품을 사용하기 전에는 그 표면에 그루브와 마이크로 홀만 존재할 뿐 다른 홈은 존재하지 않다가 브레이크 인 공정 후부터 연마패드의 표면에 미세한 줄무늬 홈들이 나타났다. 전자 현미경으로 관찰하였을 때, 위 줄무늬 홈들은 직선에 가까웠고, 임의로 선택한 40개의 줄무늬 홈의 길이는 최소 40㎛에서 최대 960㎛까지 다양하였으며, 그 폭도 최소 1㎛에서 최대 4.5㎛까지 다양하였고, 깊이는 브레이크 인이 끝난 경우 2.5㎛ 이상, 다 사용한 경우 6㎛ 이상이었다. 브레이크 인 수행 후, 10시간 사용 후, 20시간 사용 후 및 다 사용한 후의 각 연마패드에 있어서 3개씩 배열된 두 줄의 마이크로 홀 사이의 돌출 부위에는 1개 내지 3개의 줄무늬 홈이 보였다. 줄무늬 홈의 양이나 크기는 연마패드 중심에서 3″, 6″ 및 9″의 위치에 관계없이 큰 차이가 없었다. 따라서 면적 약 202,580㎟인 연마패드 전체로 보면, 약 60만 개에서 180만 개의 줄무늬 홈이 관측될 것으로 추정되었다.

한편, 광학 현미경으로 관찰하였을 때는 전자 현미경의 경우보다 많은 줄무늬 홈들이 보였다.

4) 일반적으로 국내에서 주로 이용되고 있는 슬러리 입자의 평균 크기는 0.12㎛ 내지 0.16㎛이다.

㉯ 제1항 발명의 소형유동채널의 특성

제1항 발명의 소형유동채널은 청구범위 기재에 따르면 연마패드의 표면 텍스쳐 또는 패턴의 일종으로서 입자를 함유하는 연마 슬러리를 연마패드의 전체 표면에 걸쳐 이동시킬 수 있고 외부 수단에 의하여 형성되는 특성을 가지지만, 위 기재만으로는 그 기술적 구성이 명백하지 않으므로 명세서의 발명의 상세한 설명과 도면을 참조하여 이를 보충하기로 한다.

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 “거대 오목부 간격에 대한 하한치는 0.5㎜이다”, “본 발명의 패드 중 미소 텍스쳐는 소형임에도 불구하고, 슬러리의 방해되지 않는 유동을 위한 채널로서 또한 작용하는 거대 텍스쳐의 융기 영역의 표면에 존재하는 더욱 미세한 세트의 구조로 이루어진다”, “정의에 있어서, 미소 오목부의 크기는 거대 오목부의 크기보다 현저히 작다. 따라서 미소 오목부 치수에 대한 사실상의 상한치는 0.25㎜이거나 거대 오목부들 사이의 돌출 형태의 최소 치수의 절반 이상, 즉 상기한 돌출 면적의 1/2이다. 미소 오목부의 하한치는 연마에 사용되는 슬러리의 평균 입자 직경의 10배 이상이다”, “거대 오목부에 대한 경우에서와 마찬가지로 패드의 전체 돌출 표면을 균일하게 커버링하고 위에서 언급한 크기 한계 내에 포함되는 한 사실상 임의의 미소 오목부 패턴이 사용될 수 있다. 바람직한 미소 오목부 패턴은 일련의 불규칙하게 배열된 직선 또는 폭과 깊이가 불규칙하게 변화하는 홈이다. 이러한 불규칙 효과는 패드의 전체 표면에 걸쳐 특별히 목적하는 균일한 연마율을 제공한다.” 등의 기재가 있다.

따라서 제1항 발명의 소형유동채널은 작용효과를 충분히 가지기 위하여 그 폭과 깊이가 상한치를 0.25㎜ 즉 대형유동채널들 사이의 돌출 형태의 최소 치수의 절반으로 하고, 하한치를 슬러리의 평균 연마입자 직경의 10배로 하는 범위를 갖는 것으로 해석된다.

㉰ 소형유동채널의 형성 여부

확인대상발명 물건의 사용시 브레이크 인 및 컨디셔닝 과정에서 형성되는 줄무늬 홈은 폭과 길이에 있어서 대부분 제1항 발명의 상한치와 하한치의 범위에 속하는 점, 줄무늬 홈이 마이크로 홀 사이에 평균 1개 내지 3개 존재하고 연마패드 전체적으로는 약 60만 개에서 약 180만 개에 이르러 적지 않은 수인 점(광학 현미경으로 보았을 때는 그보다 많은 줄무늬 홈이 관찰되므로 실제 숫자는 그 이상일 가능성이 크다.), 컨디셔닝은 연마패드에서 연마 잔류물을 제거하는 것 외에 연마패드의 표면 거칠기를 유지하고 슬러리의 분배를 촉진하는 것을 주된 목적으로 하는데, 다이아몬드 컨디셔너로 연마패드를 문지르는 경우 다양한 형태를 가진 다수의 홈이 형성될 수밖에 없고 그러한 홈은 연마패드의 표면 거칠기를 형성하는 한편 슬러리 입자의 이동 통로로 작용함으로써 연마패드의 기계적, 화학적 연마활성에 기여할 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 위 줄무늬 홈들은 외부 수단에 의하여 형성되는 것으로서 입자를 함유하는 연마 슬러리를 연마패드의 전체 표면에 걸쳐 이동시키는 기능을 갖는다고 인정되므로 제1항 발명의 소형유동채널과 동일하다고 할 것이고, 위 줄무늬 홈들을 단순히 컨디셔닝 과정에서 의도하지 않게 우발적으로 생긴 것이라고 볼 수 없다(원고는, 종래 사용되는 컨디셔닝이나 확인대상발명에서 사용되는 컨디셔닝은 연마패드 표면의 잔류물을 제거하고 표면 거칠기를 형성·유지하는 기능을 하는 데 비하여 이 사건 특허발명의 컨디셔닝은 슬러리의 이동 통로로서 소형유동채널을 형성하기 위한 것으로서 서로 다르다고 주장하나, 이 사건 특허발명에서도 다이아몬드 패드 컨디셔너(RPC1)를 실시예에서 기재하고 있는 점에 비추어 이 사건 특허발명의 컨디셔닝 공정이 확인대상발명의 그것과 본질적인 면에서 어떤 차이가 있다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다).

따라서 이 사건 심결 당시를 기준으로 확인대상발명 물건이 그 용법에 따라 통상적 방법으로 사용하는 경우에는 제1항 발명의 소형유동채널이 형성되어 제1항 발명의 구성요건을 충족한다고 할 것이므로, 확인대상발명 물건은 제1항 발명 물건의 생산에 사용되는 것에 해당한다.

(다) 확인대상발명 물건이 제1항 발명 물건의 생산 ‘에만’ 사용되는 것인지 여부

위와 같이 확인대상발명 물건이 제1항 발명 물건의 생산에 사용되는 것에 해당하므로, 확인대상발명 물건이 그 사용으로 제1항 발명 물건의 생산에 이르지 않는 다른 용도가 존재하는지에 관하여 본다.

확인대상발명에 의하여 원고가 생산한 연마패드는 현재까지 삼성전자에서만 사용하고 있고 이 경우 다이아몬드 컨디셔너에 의하여 브레이크 인 및 컨디셔닝 공정이 반드시 이루어지고 있는 점과, 갑 17호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사실, 즉 CMP 공정에 있어서 브레이크 인 공정은 중요성은 떨어졌지만 여전히 필요성이 있다고 인식되고 있고, 90년대 중반 이후 다아이몬드 컨디셔너가 개발된 이후 모든 CMP 공정에서 컨디셔닝시 위와 같은 컨디셔너를 사용할 정도로 그 우수성이 인정되고 있는 점 등에 비추어 보면, 다이아몬드 컨디셔너를 사용하지 않거나 컨디셔닝 공정을 수행하지 않고 확인대상발명 물건을 사용하는 것과 같이 제1항 발명의 소형유동채널을 형성함이 없이 확인대상발명 물건을 사용할 수 있는 것으로 사회 통념상 통용 또는 승인될 수 있는 실용성 있는 방식은 존재하지 않는 것으로 보인다.

이에 대하여 원고는, 컨디셔닝이 패드 표면에 미치는 영향 내지 변화의 유무나 정도는 컨디셔너의 종류, 패드의 경도, 사용하는 슬러리의 종류 및 슬러리에 포함된 연마입자의 종류, 컨디셔너에 의하여 패드에 가해지는 압력의 정도 등 여러 가지 요소에 따라 다르므로, 반도체 생산업체들이 각기 다른 조건으로 확인대상발명 제품을 사용하는 모든 경우에 소형유동채널이 형성된다고 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 위와 같이 각기 다른 조건을 설정하여 소형유동채널을 형성하지 않는 방법으로 사용하는 것은 단순한 가능성에 불과하고, 그것만으로는 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 것으로 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 사용이라고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

따라서 확인대상발명 물건은 제1항 발명 물건의 생산에만 사용되는 것이라고 인정된다.

(라) 정 리

확인대상발명 물건을 생산하는 것은 제1항 발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하고, 원고는 연마패드를 생산하여 유상판매함으로써 이를 업으로서 하였음이 분명하므로, 확인대상발명 물건의 생산은 제1항 발명의 간접침해에 해당한다(원고는 또한, 확인대상발명이 마이크로 홀이라는 기술 수단에 의하여 제1항 발명으로 달성할 수 없는 진보된 효과를 가지므로 제1항 발명의 간접침해에 해당할 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 확인대상발명이 제1항 발명에 없는 구성요소를 가지고 있고 그 구성요소가 작용효과를 가지고 있다고 하더라도, 확인대상발명 물건의 사용으로 제1항 발명의 구성요건을 모두 충족하게 되는 이상 이용관계의 성립이 인정되고 제1항 발명의 간접침해의 성립을 부정할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다).

(2) 제2항 발명의 간접침해 여부

제2항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서 대형유동채널들 사이의 돌출 표면의 가장 큰 측면 치수 범위가 0.5 내지 5㎜인 패드로 구성을 한정하여 구체화하는 것에 그 기술적 특징이 있고, 확인대상발명의 그루브의 측면치수 1.076㎜는 제2항 발명의 위 치수에 포함된다.

따라서 확인대상발명 물건의 생산은 제2항 발명의 간접침해에 해당한다.

(3) 제4항 발명의 간접침해 여부

제4항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서 대형유동채널의 깊이가 폭보다 크고 그 깊이가 패드의 전체 두께의 90%를 초과하지 않는 패드로 구성을 한정하여 구체화하는 것에 그 기술적 특징이 있고, 제4항 발명의 위 구성은 확인대상발명에서 그루브의 깊이가 폭보다 크고 패드 전체 두께의 90% 이하인 것과 구성이 동일하다.

따라서 확인대상발명 물건의 생산은 제4항 발명의 간접침해에 해당한다.

(4) 제6항 발명의 간접침해 여부

제6항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서 균일한 고체 중합체 시트를 폴리우레탄인 패드로 구성을 한정하여 구체화하는 것에 그 기술적 특징이 있고, 제6항 발명의 위 구성은 확인대상발명의 폴리우레탄과 동일하다.

따라서 확인대상발명 물건의 생산은 제6항 발명의 간접침해에 해당한다.

(5) 제11항 발명의 간접침해 여부

제11항 발명은 제1항 내지 제5항 발명의 종속항으로서 대형유동채널이 동심 환상방식으로 배열되어 있는 패드로 구성을 부가 내지 한정하여 구체화하는 것에 그 기술적 특징이 있고, 제11항 발명의 위 구성은 확인대상발명의 그루브가 웨이브 형태(즉 동심 환상방식인 형태)인 것과 동일하다.

따라서 확인대상발명 물건의 생산은 제11항 발명의 간접침해에 해당한다.

(6) 제16항 발명의 간접침해 여부

제16항 발명은 제1항 내지 제5항 발명의 종속항으로서 소형유동채널의 폭과 깊이가 0.25㎜ 내지 연마 슬러리 중 입자의 평균 크기의 10배 이상의 범위의 다양한 폭과 깊이로 이루어진 패드로 구성을 부가 내지 한정하여 구체화하는 것에 그 기술적 특징이 있고, 제16항 발명의 위 구성은 확인대상발명 물건의 사용 도중에 생성되는 줄무늬 홈들이 0.25㎜ 내지 연마 슬러리 입자 평균 크기의 10배 이상인 것과 동일하다.

따라서 확인대상발명 물건의 생산은 제16항 발명의 간접침해에 해당한다.

(7) 제18항 발명의 간접침해 여부

제18항 발명은 제16항 발명의 종속항으로서 소형유동채널이 직선형으로 서로에 대해 불규칙하게 배열되어 있는 패드로 구성을 부가 내지 한정하여 구체화하는 것에 그 기술적 특징이 있고, 제18항 발명의 위 구성은 확인대상발명 물건의 사용 도중에 생성되는 줄무늬 홈이 불규칙하게 배열되어 있는 직선형태인 것과 동일하다.

따라서 확인대상발명 물건의 생산은 제18항 발명의 간접침해에 해당한다.

(8) 제19항 발명의 간접침해 여부

제19항 발명은 독립항으로서 제1항 발명의 구성들을 모두 포함하고 중합체 재료의 층을 2개 이상 포함하는 층상 연마 패드에 관한 것인데, 확인대상발명 역시 ‘연마패드의 표면층’ 외에 비표면층이 존재하는 층상 구조를 예상하고 있음이 분명하다.

따라서 확인대상발명 물건의 생산은 제19항 발명의 간접침해에 해당한다.

마. 소결론

따라서 이 사건 특허발명은 명세서의 기재불비 또는 신규성 결여에 의하여 권리범위를 갖지 않는다고 할 수 없고, 확인대상발명은 제20항 내지 28항 발명과 구성을 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있지 않으며, 확인대상발명 물건의 생산이 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19항 발명의 간접침해에 해당하므로 확인대상발명은 위 각 발명의 권리범위에 속하는바, 이 사건 심결은 이와 같이 판단하였으므로 적법하다.

4. 결 론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.