[1] 특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 경우, 발명의 진보성을 인정하기 위한 요건

[2] '탄산가스 편면 용접용 세라믹 이면재'에 관한 특허발명은 선행발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정한 것으로, 구성의 곤란성이나 효과의 각별한 현저성이 없어 발명의 진보성을 부정한 사례

[1] 특허법 제29조 제2항 [2] 특허법 제29조 제2항

[1] 대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결(공2001하, 1887)

정무수 (소송대리인 변리사 이재화)

정석세라믹스 주식회사 (소송대리인 변리사 이영화)

특허법원 2003. 3. 28. 선고 2002허6244 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

1. 원심의 판단

원심은 채용 증거를 종합하여 이 사건 특허발명(특허번호 제149272호)과 그 출원 전에 반포된 원심 판시 간행물에 게재된 발명(이하 '선행발명'이라 한다)의 요지에 관하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 뒤 다음과 같은 취지로 판단하였다.

가. 이 사건 특허발명과 선행발명의 목적은 모두 용접을 할 때 오버랩(overlap), 언더컷(undercut) 등과 같은 용접 결함이 없고, 백 비드(back bead) 형상을 양호하게 하는 아크 용접용 세라믹 이면재(이면재)를 얻고자 하는 데 있다. 다만, 이 사건 특허발명은 이면재에 포함된 산화철의 양을 최대한 억제하고자 하는 것을 구체적인 해결과제로 하는 점에서 선행발명과 상이하다.

나. 양 발명의 주요 구성성분 및 조성비율은, 산화규소는 47∼65%(이 사건 특허발명)와 45∼70%(선행발명), 산화마그네슘은 5∼18%(이 사건 특허발명)와 5∼30%(선행발명), 산화알루미나는 25∼40%(이 사건 특허발명)와 15∼40%(선행발명)로서 동일한 범주에 속한다. 그리고 이 사건 특허발명의 소재인 세라믹 분말의 내화도(내화도)는 에스케이(S. K.) 16번(1,460℃) 전후로서 선행발명의 세라믹 이면재의 융점인 1,350∼1,500℃에 포함된다. 또한, 이 사건 특허발명에서 '세라믹 분말에 폴리비닐알코올, 스테아린 산의 유기 바인더를 첨가하여 소정의 형태로 관용되는 방법에 의하여 가압 및 가열(1,320∼1,380℃) 하는 구성'은 그 분야에서 널리 사용되는 기술에 해당한다.

다. 그러나 이 사건 특허발명의 세라믹 이면재가 산화철을 0.01∼0.7% 함유하도록 하는 구성은 선행발명에 기재되어 있지 아니한데, 선행발명의 명세서의 기재에 의하면, 선행발명은 주요 구성성분인 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘의 성분비가 일정 범위 내이고 그 합계가 90중량% 이상이라면, 산화철의 함량이 10%까지 허용될 수 있는 것으로 해석될 뿐, 산화철의 함량을 낮추어서 세라믹 이면재의 용접 특성을 개선하고자 하는 점에 관한 기재나 암시가 없음을 알 수 있어, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 세라믹 이면재의 원료에 있는 산화철의 함량을 0.7% 이하로 줄임으로써 용접 결함을 개선하고자 하는 이 사건 특허발명의 구성을 선행발명으로부터 용이하게 채택할 수 있을 것으로 인정되지 아니한다.

라. 이 사건 특허발명과 선행발명은 모두 탄산가스 아크 용접을 할 때 그 목적으로 삼는 우수한 용접 결과를 달성하는 효과가 있다고 각 명세서에 기재되어 있으나, 이 사건 특허발명의 실시례를 보면 산화철 함량 0.7%를 기준으로 하여 효과에 현저한 차이가 있음을 알 수 있으므로, 단순히 추구하는 효과가 동일한 성질의 것이라고 하여 양 발명의 효과가 동일하다고 할 수 없다.

마. 따라서 이 사건 특허발명은 그 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.

2. 이 법원의 판단

특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정으로서 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적(이질적)이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 그 특허발명은 진보성의 요건을 갖추지 못하여 무효라고 보아야 한다 ( 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결 , 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결 등 참조).

원심이 적절하게 판시한 바와 같이 이 사건 특허발명은 세라믹 이면재의 주요 구성성분 및 그 배합비율이 선행발명과 공통되고 그 제조과정에 관한 구성도 그 분야의 관용기술을 채택한 것으로서 세라믹 이면재의 소재에 포함된 산화철의 함량을 구체적 수치로 한정한 점 이외에 선행발명과 구성에 차이가 없다. 그러므로 이 사건 특허발명의 진보성이 인정되기 위해서는 그 산화철의 함유량에 관한 수치 한정 범위 내외에서 선행발명에 비하여 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 있어야 할 것이다.

그런데 선행발명의 특허공보(갑 2호증)에 "산화규소 45∼70중량%, 산화알루미나 15∼40중량%, 산화마그네슘 5∼30중량%의 범위가 내화재로서의 역할 및 비드 형성층으로서의 기능을 겸할 수 있는 가장 바람직한 범위이다. 위 범위를 벗어나면 불량 비드가 형성된다. 저 품질의 실리카, 산화알루미나, 산화마그네슘 등을 사용하더라도 위 범위 내라면 10% 정도의 불순물이 함유되어 있어도 그 효과는 상실하지 않는다."라는 취지로 기재되어 있는 점에 비추어 보면, 선행발명은 산화철을 포함한 다른 불순물을 함유하지 아니하고 위와 같은 배합비율의 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘만으로 이루어진 세라믹 이면재를 가장 바람직한 것으로 제시하면서, 위 조성성분 이외에는 산화철을 포함하여 다른 성분들도 불순물이라는 전제에서 품질이 낮은 원료물질로 말미암아 그와 같은 불순물이 포함되는 경우 불순물의 함유량을 최대 10%로 정하고 있음을 알 수 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에도 기재되어 있듯이 세라믹 이면재를 이용한 편면 용접 분야에서는 이 사건 특허발명의 출원 전부터 세라믹 이면재의 소재가 함유한 산화철은 용접 결과에 악영향을 미치는 불순물로 알려져 있었으므로, 세라믹 이면재의 산화철 함유량이 낮을수록 용접 특성이 좋아진다는 점은 양 발명 모두 기본 전제로 삼고 있는 그 분야의 기술상식에 해당한다고 볼 수 있다.

또한, 이 사건 특허발명의 명세서에 있는 실시례의 기재만으로는 산화철 함량 0.7%를 전후로 한 발명의 효과 차이가 기공률(기공률), 산화철 이외의 불순물 등 다른 실험조건과도 상관관계가 있는지 명확하지 아니할 뿐 아니라, 산화철이 용접 결과에 악영향을 미치는 불순물인 이상, 산화철을 적어도 0.01% 이상 포함하는 이 사건 특허발명의 효과는 산화철을 포함하지 않고 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘만으로 구성된 세라믹 이면재에 관한 선행발명의 '실시례 1.'이 거두는 효과에 비해 현저할 것이라고 볼 수 없다{세라믹 소재에 있는 산화철을 자력(자력) 등 통상적인 물리적 방법으로는 완전히 제거하기 어려운 점을 감안하면 선행발명의 '실시례 1.'의 이면재에도 미량의 산화철이 포함되어 있을 수 있지만, 이 사건 특허발명도 자력(자력)으로 그 세라믹 소재에 있는 철분을 제거하는 방법을 채택하고 있는 이상, 두 발명은 산화철의 함량에 따른 효과의 차이가 있을 것이라고 보기 어렵다}.

그렇다면 이 사건 특허발명에서 용접 결함을 개선하기 위하여 세라믹 이면재의 소재에 있는 산화철의 함량을 그 수치 범위 내로 한정한 것은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 반복시험을 통하여 그 최적비를 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 수치로 한정한 것에 불과하여 구성의 곤란성이나 효과의 각별한 현저성이 있다고 보이지 아니한다.

결국, 이 사건 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명과 관용기술의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있다고 할 것이므로, 이와 결론이 다른 원심판결에는 양 발명의 기술적 특징에 대한 심리를 다하지 아니하고 발명의 진보성에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 결 론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.