상표“Clostridium butylicum TO-A”와“ ”의 유사여부(소극)

본건 상표 “Clostridium butylicum TO-A”와 인용상표 “ ”의 요부가 “TO-A”와 “ ”라고 하더라도 인용상표의 호칭은 “동아”로 읽혀질 것이나 본건 상표의 호칭은 “토아”, "도아" 또는 “투-에이”로 다르게 읽혀질 수 있고, 설사 “도아”로 읽혀진다고 하더라도“동아”와 “도아”사이에는 발음상 현저한 차이가 있어 그 칭호에서 동일하다고 할 수 없을 뿐 아니라 본건 상표에 일본어의 표기가 병기되었다거나 달리 일본을 연상하게 하는 어떤 표지가 있다면 모를까“TO-A”라는 영문의 표기만을 보고 이를 “동아”의 일본어 표기라고 알아차려 “동아”를 연상한다 함은 우리나라에서는 일반적으로 기대할 수 있는 것이 아니므로 관념에서 동일하다고 볼 수도 없다.

구 상표법(1990.1.13.법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제7호

동아제약주식회사 소송대리인 변리사 김경원

도오아 야꾸힌 고오교오 가부시키가이샤 소송대리인 변리사 박희규

특허청항소심판소 1990.2.28.자 1988년 항고심판당 제100호 심결

원심판결을 파기하고 사건을 특허청항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다.

원심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인의 본건 상표“Clostridium butylicum TO-A”중“Closytridium butylicum”은 낙산균계의 세균을 의미하므로 소화기용 약제에 관한 상품인 본건 상표에서는 상품의 식별력이 결여되어 있어 봉건 등록상표는“TO-A”로 인식될 것이고 심판청구인의 인용상표 “ ”중 “ ”이라는 부분도 같은 약제를 지정상품으로 하는 인용상표에서는 식별력이 없는 부분이어서 인용상표는“ ”로 인식될 것이라고 설시한 다음 본건 상표는 그 영문자 표기에 의하여 "도아"라고 호칭될 것이므로 인용상표의 호칭인 동아와 "ㅇ"이 있고 없는 차이만 있을 뿐 전체적 칭호가 극히 유사하고 본건 상표의“TO-A”는“동아”의 일본어 표기이므로 그 관념도 유사하다 하여 이들 상표들은 동종의 지정상품에 같이 사용되면 상품의 출처에 혼돈을 일으킬 우려가 있다고 하여 본건 상표의 등록은 무효라고 판단하였다.

그러나 본건 상표와 인용상표의 요부가 각각 원심의 설시대로 “TO-A”와 “ ”라고 하더라도 인용상표의 호칭은 "동아"로 읽혀질 것이나 본건 상표의 호칭은 "토아", "도아" 또는 "투-에이"로 다르게 읽혀질 수 있고 설사 "도아"사이에는 발음상 현저한 차이가 있어 그 칭호에서도 동일하다고 할 수 없을 뿐 아니라 본건 상표에 일본어의 표기가 병기되었다거나 달리 일본을 연상하게 하는 어떤 표지가 있다면 모를까 “TO-A”라는 영문의 표기만을 보고 이를“동아”의 일본어표기라고 알아차려“동아”를 연상한다 함은 우리나라에서는 일반적으로 기대할 수 있는 것도 아니므로 관념에서 동일하다는 원심의 결론도 받아들이기 힘들다.

그렇다면 위 두 개의 상표가 서로 유사하다 함을 전제로 하는 원심의 판단은 상표의 동일, 유사성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고 이는 심결결과에 영향을 미쳤다고 할 것이니 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.

그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 특허청항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.