동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명을 특허출원함에 있어 그 특허청구 범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있는 경우 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 되는지 여부(적극)

사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의약이나 의약의 조제방법 및 의약을 사용한 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이나, 다만 동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다.

구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 , 특허법 제29조 제1항

유니버어시티 파텐츠 인코포레이팃드 소송대리인 변호사 박성귀 소송대리인 변리사 차윤근 외 1인

특허청장

특허청 1989.12.30. 자 89항원288 심결

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

출원인 소송대리인들의 상고이유를 본다.

1. 원심결은 이 사건 발명의 요지가 왁진 조성물에 관한 것으로서 그 판시내용과 같은 것임을 설시한 다음 본원발명의 특허청구 범위 제3항, 제4항 및 제8항 내지 제10항에는 비록 인간을 제외한 포유동물의 “왁진접종방법”이라고 기재되어 있으나 본원발명은 실질적으로 의약을 사용하여 사람의 질병을 예방하는 방법의 발명에 해당되는 것으로서 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 볼 수 없어(산업부문별 심사기준 “의약”3,11 참조) 특허를 받을 수 없는 발명에 해당한다고 하여 이 사건 특허출원에 대한 거절사정을 유지하고 있다.

2. 사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의약이나 의약의 조제방법 및 의약을 사용한 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이나 다만 동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다고 할 것이다.

기록에 의하면 이 사건에서 출원인이 당초 특허청구 범위의 기재에 있어서 특허청구범위 제3항, 제4항 및 제8항 내지 제10항에 관하여 그 발명이 동물에만 한정됨을 명시하는 취지의 기재를 하지 아니하였으나 특허청 항고심 계속중 위 특허청구범위에 관하여 “인간을 제외한 포유동물의 왁진접종방법”이라고 보정을 하여 그 특허청구범위를 동물에만 한정하고 있으므로, 비록 그 발명이 실질적으로 사람의 질병의 경우에도 적용될 수 있다 하더라도 이를 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 볼 수 없음에도 불구하고 원심이 본원발명은 실질적으로 의약을 사용하여 사람의 질병을 예방하는 방법의 발명에 해당한다는 이유로 본원발명이 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 본 것은 특허요건에 관한 법리를 오해한 위법이 있다할 것이고 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략하고 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.