화학적 변화에 의하여 물질을 제조하는 방법이 특허의 대상이 될 수 있는지 여부(적극)

특허법 제4조 제3호는 화학방법에 의하여 제조할 수 있는 물질의 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는 바 이는 화학물질 자체에 대하여 특허를 부여하게 되면 동일물질의 다른 제조방법에 관한 기술연구의 의욕을 저하시키고 화학공업의 발달을 저해하는 결과를 초래하기 때문에 이를 방지하려는 데에 그 취지가 있는 것이므로 특허의 대상에서 제외되는 것은 화학물질 자체이고 화학적 변화에 의하여 그 물질을 제조하는 방법은 그것이 산업에 이용될 수 있는 발명으로서 신규성과 진보성을 갖춘 이상 특허의 대상이 될 수 있다.

특허법 제4조 제3호

켄리치 페르로오 케미칼즈 인코포레이팃드 대리인 변리사 차윤근, 차순영

특허청장

특허청 1984.7.20. 자 1983년항고심판절제91호 심결

상고를 기각한다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

출원인 소송대리인의 상고이유를 본다.

1. 특허법 제4조 제3호는 화학방법에 의하여 제조할 수 있는 물질의 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이는 화학물질 자체에 대하여 특허를 부여하게 되면 동일물질의 다른 제조방법에 관한 기술연구의 의욕을 저하시키고 화학공업의 발달을 저해하는 결과를 초래하기 때문에 이를 방지하려는 데에 그 취지가 있는 것이다. 그러므로 특허의 대상에서 제외되는 것은 화학물질 자체이고 화학적 변화에 의하여 그 물질을 제조하는 방법은 그것이 산업에 이용될 수 있는 발명으로서 신규성과 진보성을 갖춘 이상 특허의 대상이 될 수 있다.

2. 원심결 이유에 의하여 특허청 항고심판소가 설시한 바를 보면 아래와 같다.

출원인이 1982.6.19자 보정서에서 설명한 바에 따라 이 사건 출원발명의 내용을 반응식으로 표현하면 다음과 같다.

위 반응식에서 출발물질인 일반식(II)에서 치환기 X의 정의에 의하면 일반식(II)는 아실기로 치환된 에스테르 형태의 화합물로 표현될 수 있고 목적화합물인 일반식(I)도 (R'는 탄소수가 2-12인 알케닐기)인 아실기로서 아실기로 치환된 에스텔 형태의 화합물이므로 결국 이 사건 발명은 출발물질과 목적물질 모두가 아실기 에스텔형태의 동일한 화합물에 불과하니 화학방법에 의하여 제조되는 물질의 발명에 불과하고 화합물을 제조하는 방법의 발명이라고 인정되지 않는다고 판단하여 원거절사정을 유지하고 있다.

3. 생각컨대, 원심결이 설명하고 있는 바에 의하더라도 출발물질인 일반식(II)의 화합물이 반응물질인 일반식(III)의 화합물에 의하여 화학변화를 일으켜 일반식(II)의 X와 일반식(III)의 Z가 이탈되고 X 대신에 부분이 들어와 목적물질인 일반식(I)의 화합물이 생성되며 목적물질 구조중 R'는 탄소수가 2-12인 알케닐기임을 알 수 있으므로, 위와 같은 화학반응을 거쳐 생성되는 일반식(I)의 물질이 그 출발물질인 일반식(II)의 물질과 동일한 에스텔형태의 화합물이라고 할지라도 구조상 동일물질이라고 볼 수는 없다고 할 것이니, 원심결이 동일한 물질로 보고 그 사이의 화학반응의 과정을 별 가치가 없는 것으로 단정하여 이 사건 발명이 제조방법이 아니라 물질자체의 발생이라고 판단하였음은 잘못이라고 하지 않을 수 없다.

그러나 출원인이 제출한 특허출원서 및 보정서에 기재된 발명의 상세한 설명을 자세히 살펴보아도 위와 같은 출발물질과 목적물질의 특성과 그 작용 및 효과가 산업상 이용에 있어서 어떠한 차이가 있는 것인지에 관하여 납득할 만한 설명이 없는 바, 만일 출발물질과 목적물질의 특성이나 그 작용, 효과가 산업상 이용에 있어서 별다른 차이가 없는 것이라면 그러한 목적물질을 제조하는 화학변화의 방법은 산업상 이용가치가 없는 제조방법이라고 볼 수 밖에 없을 것이다.

결국 이 사건 출원은 특허요건을 구비한 발명의 출원이라고 보기 어려우므로 거절사정한 사정조치는 결론에 있어서 정당하다고 하겠고 논지는 이유없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.